Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 13 maggio 2016, n. 9889

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16961/2010 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.S., (OMISSIS) (P.I. (OMISSIS)), PUBBLICO mINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS) S.S. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

(OMISSIS), PUBBLICO mINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 839/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2016 dai Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso, rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del quarto, quinto e sesto motivo, assorbito il settimo motivo, rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.La (OMISSIS) s.r.l., titolare di un importante casa vinicola, rinomata nella produzione di vini, spumanti e grappe di qualita’, pluripremiati, titolare dei marchi italiano (n. (OMISSIS), registrato il 24 marzo 1983) e internazionale (n. (OMISSIS), del 27 giugno 1986), recante il patronimico ” (OMISSIS)”, ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, l’ (OMISSIS) s.s. (e la rivenditrice (OMISSIS), pure convenuta, titolare del sito internet (OMISSIS)) esponendo che la concorrente anche attraverso la rivenditrice commercializzava i propri prodotti apponendo il marchio ” (OMISSIS)” sulle etichette dei propri prodotti vinicoli commerciati anche attraverso i propri siti internet ((OMISSIS)), cosi’ cagionando confusione tra i prodotti posti in commercio dalle due imprese. Chiedeva, pertanto, l’inibitoria dell’utilizzazione del marchio, il sequestro delle bottiglie marcate ” (OMISSIS)”, l’oscuramento delle pagine web (in sede cautelare) e la condanna delle convenute al risarcimento dei danni (in sede di merito).

1.1.La sola convenuta (OMISSIS) s.s. si e’ costituita ed ha eccepito di: a) usare il patronimico fin dalla meta’ dell'(800, evidenziando che (OMISSIS) e (OMISSIS) discendevano da (OMISSIS) che, assieme al fratello (OMISSIS), avevano inventato verso la fine del 19 secondo il sistema di cura e coltivazione della vite denominano (OMISSIS); b) di vendere i prodotti aziendali in tutto il territorio italiano, fin dagli anni 70, attraverso la rete Enoselezione Vini d’Italia; c) aver dato, a suo tempo, a tale (OMISSIS), per conto della societa’ attrice, il permesso di utilizzare lo stesso patronimico da loro adoperato per produrre soltanto i vini spumanti.

2. Il Tribunale adito, sulla base della disposta istruttoria, ha accolto le domande (sia nei confronti della convenuta costituita che di quella contumace), inibito l’uso della parola ” (OMISSIS)” come marchio e l’utilizzazione dei domain name, il ritiro dal mercato dei prodotti recanti il segno contestato, imposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza e fissato una somma per ogni futura ipotetica inosservanza o violazione da parte delle convenute, ma escluso il risarcimento del danno, con condanna delle convenute al pagamento delle spese processuali.

3. Entrambe le parti hanno proposto appello contro la sentenza di primo grado: principale, la societa’ semplice e incidentale la srl.

3.1. La Corte d’appello di Venezia, in sostanziale accoglimento dell’impugnazione principale e parziale riforma della sentenza di prime cure, ha respinto l’appello incidentale e tutte le domande dell’attrice ad eccezione di quella relativa ai nomi di dominio, con l’accertamento del diritto societa’ semplice ad usare il marchio ” (OMISSIS)”, in ambito locale-regionale, ma anche in ambito nazionale, confermando nel solo divieto dell’uso dei nomi di dominio la sentenza impugnata e condannando l’appellante principale (e la contumace) al pagamento di un terzo delle spese dei due gradi.

3.2. Secondo il giudice di appello, la societa’ resistente avrebbe solo genericamente contestato la derivazione della societa’ semplice dall’ (OMISSIS) (risalente al 1974) essendosi accertato, gia’ in primo grado, che la prima, costituita nel 1989 (percio’ dopo la registrazione del marchio ” (OMISSIS)”), era la continuazione dell’ (OMISSIS) (risalente al 1974), “alla stregua di documenti assolutamente inequivoci”, anche se contestati dalla controparte (ma, per la prima volta, solo nella comparsa conclusionale) e dalle deposizioni dei testi i quali avevano “implicitamente conferma(to) l’identita’ dell’impresa gestita congiuntamente dai soci”.

3.2.1. In particolare, l’identita’ dell’azienda, sia pure individuata attraverso la successione temporale dalla prima alla seconda, sarebbe stata desumibile: a) dalle etichette, apposte fin dagli anni 70 sulle bottiglie di vino prodotte e messe in vendita dall’Azienda agricola dei due fratelli (OMISSIS), con una decisa prevalenza di tale ultimo patronimico; b) dalle testimonianze, ottenute dalle deposizioni di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); c) dai cataloghi di vendita al pubblico.

3.3. Tali indicazioni, presenti sulla menzionata documentazione, non potrebbero essere ridotte alla loro mera equivalenza al nome e, percio’, alla ditta o alla denominazione dell’azienda produttrice, ma assumerebbero una valenza distintiva inerente allo stesso prodotto commerciato, essendo stato quest’ultimo munito di un segno avente una “palese capacita’ distintiva in quanto costituito da un patronimico” (p. 21), anche perche’ “la stessa apposizione della ditta o ragione sociale su un prodotto ovvero sulle confezioni costituisce uso in funzione di marchio” in base al principio di unitarieta’ dei segni distintivi (desumibile dagli articoli 1 e 13 della Lm).

3.4. Di qui la tutela accordata al marchio di fatto, che gode di un preuso rispetto al marchio registrato dalla ricorrente, convivendo con l’altro in una sorta di regime di duopolio, nella specie dimostrato dal risalente utilizzo del patronimico, “prevalentemente in ambito locale e regionale, ma in una qualche modesta misura esteso anche al territorio nazionale” (p. 22), al quale non potrebbe piu’ opporsi il titolare del marchio posteriore registrato.

3.5. La reiezione della richiesta di accertamento dell’uso confusorio del segno, tuttavia, si doveva arrestare di fronte all’impiego del patronimico ” (OMISSIS)” nei siti internet ((OMISSIS)), attivi solo in anni recenti e comportanti lo sfruttamento del marchio di fatto, a fini commerciali, al di fuori dell’ambito territoriale del suo preuso, in tal modo “comportando un macroscopico agganciamento ad un marchio registrato, nazionale ed internazionale, idoneo a determinare sia un’appropriazione di tale marchio… sia un’effettiva situazione confusoria su scala potenzialmente illimitata.. attesa la dimensione globale della rete” (p. 24).

4. L’accertata condotta di concorrenza sleale, censurabile ex articolo 2598 c.c., n. 1, comportava la conferma della sentenza limitatamente al divieto della registrazione dei domain names e il divieto di uso del marchio nelle pagine web, anche del sito internet gestito dalla (OMISSIS), con le conseguenti sanzioni in caso di inosservanza del divieto.

4.1. Tuttavia, la Corte territoriale ha, infine, disatteso il motivo di appello tendente ad ottenere la richiesta statuizione di condanna dei convenuti per i danni lamentati (e quella relativa alla pubblicazione del dispositivo), mancando gli elementi “per attribuire un concreto risarcimento derivante dal solo utilizzo dei suddetti domain names, in relazione ad un pregiudizio dedotto in termini non sufficientemente specifici”, non potendosi applicare la nuova disposizione sulla retroversione degli utili, introdotta solo dopo i fatti oggetto di lite.

5.Avverso tale decisione la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi di censura, contro cui ha resistito l’ (OMISSIS) s.s., con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico mezzo.

6. La (OMISSIS) srl ha contrastato quest’ultimo mezzo di cassazione, con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale: violazione del principio di non contestazione ex articolo 115 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte se, in assenza di una codificazione espressa, il principio di non contestazione (ora introdotto all’articolo 115 c.p.c.) sia applicabile nel nostro ordinamento processuale e se lo stesso potere debba essere esercitato nel processo a pena di decadenza entro un termine prestabilito”.

1.1. Secondo la ricorrente, il giudice distrettuale, pervenuto alla conclusione che, ai fini dell’accertamento del preuso del marchio, tra la societa’ semplice, costituita nel 1989, e l’omonima societa’ di fatto, operante dal 1974, non vi fosse soluzione di continuita’, avrebbe ricavato tale conclusione facendo applicazione del principio di non contestazione, ancora non introdotto (ratione temporis) nel nostro sistema processuale (che se ne sarebbe dotato solo con laL. n. 69 del 2009), e sottoponendolo a non codificati (ed inammissibili) termini di decadenza.

1.2. Peraltro, nella specie, la soc. (OMISSIS) avrebbe tempestivamente e puntualmente contestato tale continuita’ di societa’, richiamando nel ricorso tutti gli atti ed i relativi punti della menzionata contestazione.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale: violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 Lm (ora 22 CPI) e articolo 2967 c.c., sull’onere della prova di preuso del marchio (articolo 360 c.p.c., n. 3) e vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente pone alla Corte:

a) il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte se, ai sensi dell’articolo 9 Lm (ora 121 CPI) e dell’articolo 2697 c.c., e’ sufficiente per chi agisce o eccepisce un preuso di marchio fornire anche solo dichiarazioni testimoniali e prove documentali non univoche sul preuso medesimo e sulla continuita’ d’uso in capo a soggetti giuridici diversi”;

b) il seguente “quesito di fatto”:

“il preuso del marchio (OMISSIS)” riconosciuto in capo all’ (OMISSIS), fatto decisivo nel presente giudizio perche’ ha comportato il rigetto delle domande di contraffazione marchio e di concorrenza sleale avanzate dalla (OMISSIS) nei confronti di entrambe le resistenti, e’ stato accertato nella sentenza qui impugnata con motivazione insufficiente e contraddittoria, stante la mancanza di una prova sostegno della sua ontologica esistenza ex articolo 9 Lm”.

2.1. Anzitutto, la ricorrente premette che, con riferimento all’articolo 9 Lm (ora 22 CPI), che il riconoscimento del cd. preuso del marchio esige la prova della sua utilizzazione concreta, effettiva e continuata (rif. a Cass. n. 3224 del 1994) che, nella specie, avrebbe dovuto riguardare il periodo anteriore alla registrazione del marchio da parte della societa’ odierna ricorrente (cio’ che e’ avvenuto in data 24 marzo 1983).

2.1.1. Essa, altresi’, illustra la comune (alle persone fisiche facenti parte dei due sodalizi contrapposti) non discendenza dagli inventori della cd. pratica viticoltrice detta (OMISSIS), essendo appartenenti ad altro ramo familiare, come accertato dal giudice di primo grado e travisato da quello di appello.

2.2. Con riferimento all’accertamento della successione della societa’ di fatto (l’Azienda agricola del 1974) nella societa’ semplice del 1989 (l’attuale ricorrente incidentale), la (OMISSIS) precisa che, essendo la seconda nata solo nel 1989 ed avendo essa registrato il marchio nel 1983, il periodo di preuso da provare ricade tutto all’interno del periodo di vita della societa’ di fatto che, secondo il giudice di appello, avrebbe poi messo capo alla societa’ semplice.

2.2.1. Ne conseguirebbe la necessita’ di un accertamento rigoroso tra il preuso della societa’ estintasi e il suo passaggio (non si sa se mediante incorporazione o cessione di azienda) alla societa’ ricorrente incidentale, precisandosi anche i termini temporali dell’attivita’ di preuso ed il suo carattere continuo e non interrotto.

2.3. Inoltre, con riferimento al quesito di fatto, la Corte territoriale avrebbe valutato non gia’ i documenti e le dichiarazioni testimoniali afferenti al periodo rilevante del preuso, ossia al lasso dal 1974 (data di nascita della societa’ di fatto) al 1983 (data di registrazione del marchio da parte dell’odierna ricorrente), ma anche agli anni 1970-72, e con riguardo al documento dell’iscrizione all’albo delle imprese imbottigliatrici, del tutto irrilevante perche’ non avente rilievo ai fini della effettivita’ del preuso.

2.3.1. Inoltre, molti dei documenti, oltre a riferirsi al periodo anteriore al 1974, riguarderebbero cataloghi non univocamente dimostrativi del fatto contestato ed alcune etichette prive di indicazioni temporali.

3.Con il terzo motivo di ricorso principale: violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 Lm (ora 22 CPI) e articolo 2571 c.c., sulla carenza dei presupposti per il riconoscimento del preuso di marchio (articolo 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte se, ai sensi dell’articolo 9 Lm e dell’articolo 2571 c.c., e’ possibile riconoscere il preuso del marchio, in mancanza anche di uno solo dei requisiti di uso continuo, effettivo, notorio del marchio stesso e senza determinare esplicitamente l’estensione territoriale entro cui l’uso sia stato realizzato. Dica ancora la Corte se e’ possibile qualificare come preuso di marchio l’indicazione della denominazione sociale sul prodotto, pur in presenza sugli stessi di un logo autonomo”.

3.1. Assume la ricorrente, anche in relazione alle circostanze gia’ espresse con il secondo mezzo di cassazione, che nella specie difetterebbero gli elementi della fattispecie del marchio di fatto (sia esso quello senza notorieta’ o con notorieta’ puramente locale, sia quello con notorieta’ generale) nella carenza della dimostrazione del suo uso intenzionale, continuo ed effettivo.

3.1.1. In particolare, il ragionamento giudiziale (compiuto dalla Corte territoriale) non individuerebbe, anzitutto, in modo chiaro, il lasso temporale del preuso, con l’indicazione del dies a quo e del dies ad quem, risultando alcuni degli elementi considerati dai giudici di merito del tutto irrilevanti. E, inoltre, esso mancherebbe della dimostrazione della continuita’ temporale del preuso del marchio, emergendo uno iato tra le etichette risalenti al 1974/76 e quelle del 2003.

3.2. Senza dire dell’assoluta incertezza circa l’estensione territoriale del detto preuso avendo la Corte distrettuale affermato la sua prevalenza “in ambito locale, regionale, ma in qualche modesta misura esteso anche al territorio nazionale”.

3.3. Del resto, mancherebbe anche l’accertamento della notorieta’ del segno, intesa come sua riconoscibilita’ nel mercato e verso i consumatori.

3.4. Infine, difetterebbe anche l’accertamento circa l’esatta individuazione del segno preusato atteso che dalla dicitura utilizzata dalla societa’ semplice ( (OMISSIS)) non si dimostra come la parola ” (OMISSIS)” (ossia il patronimico) possa essere quella individualizzante il marchio.

4. Con il quarto motivo di ricorso principale: violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 e articolo 13 Lm (Regio Decreto n. 929 del 1942, ora articoli 12 e 22 CPI), sull’uso della denominazione in funzione distintiva e sul principio di unitarieta’ dei segni (articolo 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte se, ai sensi degli articoli 9 e 13 Lm e in base al principio di unitarieta’ dei segni distintivi, l’apposizione sui prodotti o sulle confezioni degli stessi della denominazione sociale possa essere equiparata all’uso di marchio a prescindere dalla funzione svolta dal segno apposto sui prodotti. In caso di risposta affermativa alla prima parte del quesito, se lo stesso principio valga anche nel caso in cui la denominazione sociale apposta sui prodotti o sulle confezioni dei prodotti sia fatta in ottemperanza ad un obbligo di legge, come nel caso del settore alimentare”.

4.1. Infatti, la Corte territoriale avrebbe utilizzato il riferimento a Cass. n. 4404/2006 trovando come automatica la fungibilita’ dei segni fino ad affermare (erroneamente) che l’apposizione della denominazione sociale sui prodotti o confezioni costituirebbe sempre uso del segno in funzione distintiva e, quindi, di marchio.

4.2. Nel nostro ordinamento un tale principio estensivo della fungibilita’ dei segni distintivi, a prescindere dalle funzioni svolte da ciascuno di essi, non potendosi consentire a qualcuno (che non abbia mai curato di registrarlo) di estendere e di ampliare il preuso di un segno, come situazione di mero fatto, ad ogni possibile impiego di esso, anche in epoca successiva al suo deposito da parte di un avente diritto.

4.3. Tanto piu’ nella materia alimentare dove, per ragione di igiene e sanita’, vigerebbe l’obbligo dell’indicazione del produttore sulla confezione del prodotto.

5. Con il quinto motivo di principale: violazione dell’articolo 345 c.p.c., sull’introduzione di domande nuove (articolo 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte se le domande, difese ed eccezioni nuove svolte dalla difesa dell’ (OMISSIS) nell’atto di citazione d’appello debbano essere dichiarate inammissibili ex articolo 345 c.p.c.”.

6.Con il sesto motivo di ricorso principale: violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 Lm, sulla coesistenza del marchio preusato e quello registrato (articolo 360 c.p.c., n. 3) e vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente pone alla Corte:

a) il seguente quesito di diritto:

“Nella denegata ipotesi che venga confermata la sentenza d’appello, in relazione al preuso di marchio risalente agli anni settanta, dica la Corte se, ai sensi dell’articolo 9 Lm, sia possibile autorizzare la continuazione del marchio di fatto, con modalita’ diverse ed estensione territoriale piu’ ampia del preuso eventualmente accertato in causa”;

b) il seguente “quesito di fatto”:

” Nella denegata ipotesi che venga confermata la sentenza d’appello, in relazione al preuso di marchio risalente agli anni settanta, il preuso, privo dell’indicazione dell’ambito formale e territoriale entro cui debba coesistere con il marchio registrato, e’ idoneo a determinare una grave interferenza con il marchio ” (OMISSIS)” registrato dalla ricorrente e un’effettiva situazione confusoria per il vasto pubblico dei consumatori, alla stregua di quanto paventato dalla Corte d’Appello in riferimento alla registrazione dei siti internet ritenuti illegittimi”.

6.1. Premette la ricorrente che il giudice distrettuale, rigettando le domande di contraffazione del marchio, di accertamento della concorrenza sleale e la relativa inibitoria, non avrebbe fissato i limiti territoriali, di forma e di prodotto, entro i quali la convivenza tra i segni (il cd. duopolio) dovrebbe essere ammessa.

6.2. Tanto provocherebbe, anzitutto una violazione dell’articolo 9 Lm e poi sarebbe in contrasto con la motivazione, adottata dalla stessa corte territoriale, in ordine all’utilizzazione non lecita dei siti internet, inibiti.

6.3. Senza dire delle attuali etichette che utilizzerebbero il marchio con modalita’ tali da discostarsi palesemente dalle diciture utilizzate negli anni 1974-1977.

7. Con il settimo motivo di ricorso principale: violazione delle norme sul risarcimento del danno (articolo 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto:” Dica la Corte se il danno derivante da contraffazione del marchio e/o da concorrenza sleale possa essere ritenuto sussistente in base ai principi di cui agli articoli 2043 e 2041 c.c., consentendo che il titolare del marchio violato possa ottenere la restituzione degli utili del contraffattore o almeno la liquidazione in via equitativa dello stesso”.

7.1. Secondo la ricorrente, il giudice distrettuale, riportando per esteso nella sua motivazione le posizioni espresse dalla controparte avrebbe del tutto trascurato la non contestazione circa il fatto che, in data (OMISSIS), la signora (OMISSIS) aveva ceduto a tale (OMISSIS), dante causa della F.lli (OMISSIS), 500 etichette recanti il nome ” (OMISSIS)”, apposto in dimensioni macroscopiche nella banda superiore dell’etichetta e, quindi, palesemente in funzione di marchio.

8. Con il primo motivo di ricorso incidentale: violazione dell’articolo 9 Lm con riferimento alla registrazione dei siti internet (articolo 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte se, accertato il preuso di un segno come ditta, oltre che come marchio di fatto con notorieta’ non meramente locale, sia legittima la pretesa di inibire al preutente la registrazione di siti Internet recanti al loro interno tale patronimico”.

9. Il primo motivo del ricorso principale, con il quale si lamenta una violazione dell’allora non ancora vigente principio di non contestazione (e dei pretesi termini decadenziali per il suo esercizio), nell’ambito del giudizio di merito (e della decisione di appello), non consente di pervenire ad uno scrutinio del merito della questione processuale in quanto essa e’ irrilevante ai fini della decisione del caso, avendo il giudice di appello tratto la sua conclusione (relativa alla continuita’ tra una preesistente societa’ di fatto ed una successiva societa’ semplice) non solo e non tanto dalla mancata (o tardiva, perche’ enunciata per la prima volta, solo nella comparsa conclusionale) contestazione di alcuni (e non meglio precisati) “documenti assolutamente inequivoci” (cosi’ la sent. a p. 20), ma dalle deposizioni dei testi (nominativamente elencati: tali (OMISSIS) e (OMISSIS)) i quali avrebbero, secondo il giudice del gravame, “implicitamente conferma(to) l’identita’ dell’impresa gestita congiuntamente dai soci”.

9.1. Il mezzo di cassazione appare, pertanto, inammissibile in quanto irrilevante ed inidoneo a rimuovere il giudizio di continuita’ di vita tra le due imprese sociali, preutenti del marchio ” (OMISSIS)”, essendo il ragionamento giudiziale, criticato dalla ricorrente, basato su una complessa argomentazione e non gia’ soltanto sull’applicazione (erronea ed intempestiva, secondo la medesima) del principio di non contestazione.

10. Il secondo motivo, connesso a quello appena esaminato, e’ infondato.

10.1. La Corte territoriale, con giudizio articolato e motivazione congrua, ha illustrato gli elementi che l’hanno portata a concludere che tra l’azienda agraria in forma di societa’ di fatto tra i due fratelli (OMISSIS) e la societa’ semplice, costituita dopo la registrazione del marchio dell’odierna ricorrente, vi sia stata continuita’ soggettiva e, quindi, in tale ambito anche l’uso del patronimico a fini industriali e commerciali.

11. Il terzo, il quarto ed il sesto mezzo di cassazione, che sono fondati, vanno trattati congiuntamente in quanto suppongono, con diverse ricadute, la verifica dell’indagine sui medesimi fatti; essi vanno accolti, ma con le precisazioni svolte nella motivazione che segue.

11.1. Ha ragione la societa’ ricorrente a lamentare il mancato rigoroso accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’uso del marchio di fatto che non puo’ esistere in mancanza del riscontro, anche di uno solo, dei presupposti stabiliti dalla legge per la sua verificazione: l’uso continuo, effettivo e notorio del marchio stesso, con la conseguente determinazione esplicita, anche dell’estensione territoriale entro cui l’uso di fatto del marchio sia stato realizzato. Nonche’ il rapporto esistente tra il detto preuso e l’indicazione della denominazione sociale della casa produttrice sui propri prodotti, alla luce della legislazione, in materia di alimenti e bevande, che ne rende obbligatoria la menzione.

12. Procedendo con ordine, il ricorso principale e’ fondato anzitutto per non aver fatto il giudice di merito corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3224 del 1994) e secondo cui “la tutela del marchio non registrato (cosiddetto marchio di fatto) trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorieta’ presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che la tutela medesima non e’ esperibile in rapporto a segni distintivi di un’attivita’ d’impresa mai (o da lungo tempo non) esercitata dal preteso titolare. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione del merito, la quale ha escluso la tutelabilita’ dei segni distintivi “targa (OMISSIS)”, sul presupposto che il preteso titolare degli stessi, da oltre venti anni prima dell’introduzione del giudizio, non risultava avere esercitato attivita’ d’impresa)”.

12.1. Infatti, nel caso che ci occupa, il giudice di appello (che in parte qua ha riformato la contraria sentenza di prime cure) non ha chiaramente delimitato, ne’ in termini temporali ne’ in termini territoriali, il preuso fattuale del marchio da parte della societa’ odierna controricorrente, a tanto non bastando la generica indicazione dell’avvenuta successione tra le due imprese (dalla societa’ di fatto alla societa’ semplice) che, in una qualche misura, ne hanno fatto impiego.

12.2. In particolare, la Corte territoriale ha mancato di verificare, sul piano diacronico, il passaggio del marchio di fatto dalla societa’ estintasi a quella che si assume ad essa succeduta (non si sa se mediante l’incorporazione della prima o mediante una cessione dell’azienda), con la necessaria delimitazione dei termini temporali dell’attivita’ di preuso e del riscontro del suo carattere continuo e non interrotto, alla luce del richiamato principio di diritto.

12.3. Cio’ che avrebbe imposto di valutare, dandone riscontro motivazionale, i documenti e le dichiarazioni testimoniali afferenti al periodo rilevante del preuso, che nel caso di specie era costituito dal lasso temporale iniziato nel 1974 (data di nascita della societa’ di fatto) e poi finito nel 1983 (data della registrazione del marchio da parte dell’odierna ricorrente), selezionando gli elementi rilevanti e ricostruendo la continuita’ dell’impiego del logo (cio’ che visibilmente manca nella motivazione posta a base della pronuncia impugnata in questa sede).

13. L’accertamento, inoltre, si presenta difettoso anche in riferimento all’esatta individuazione del segno preusato, sul piano sincronico, atteso che la dimostrazione del passaggio dalla dicitura utilizzata dalla societa’ semplice (che era quello di (OMISSIS)) semplicemente alla parola ” (OMISSIS)” (ossia al patronimico) come individuante il “cuore del marchio”, esigeva una verifica resocontata sul piano motivazionale che, nella specie, e’ del tutto mancante.

13.1. Tale difetto, peraltro, si manifesta anche altrove poiche’ il giudice distrettuale ha compiuto un passaggio indimostrato, dalla denominazione sociale originaria ( (OMISSIS)) al marchio ” (OMISSIS)” in se’ e per se’, sulla base dell’operativita’ del principio di diritto (enunciato da questa Corte nella sentenza n. 4405 del 2006) che tuttavia esso male interpreta poiche’ il detto principio non istituisce affatto un’automatica estensione del diritto (da registrazione o da preuso) sui segni ad ogni possibile componente, attraverso la comunicazione estensiva di essi in una sorta di stato della materia, instabile, passando dalla ditta/denominazione sociale al marchio (e viceversa), avendo quel principio affermato una “tendenziale convergenza dei differenti segni verso una stessa finalita’”.

13.2. Questa stessa sezione (Cassazione, 1 sez. civ., sentenza n. 12326 del 2015, non massimata) ha percio’ gia’ avuto modo di affermare il principio di diritto (riportato in motivazione) secondo cui:

in tema di segni distintivi di fatto, va affermata la regola della loro distinta articolazione onde e’ ben possibile (in astratto) che un imprenditore abbia preusato del segno per la ditta-denominazione sociale senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessita’, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto che, colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia del preuso della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorieta’ di esso).

13.3. Tenuto conto della facile equivocabilita’ del principio della tendenziale unitarieta’ dei segni distintivi, va ora precisato, a integrazione di quanto gia’ enunciato con la richiamata sentenza n. 12326 del 2015, che il detto principio non comporta ne’ puo’ comportare l’automatica e meccanica estensione dell’uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale in quella di marchio (e viceversa), tanto piu’ in un settore particolare qual e’ quello dei prodotti alimentari e delle bevande.

13.4. In tale ambito, infatti, sia dalla legislazione nazionale (all’epoca dei fatti oggetto di causa, la L. 30 aprile 1962, n. 283, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) sia da quella comunitaria o di derivazione comunitaria (il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, contenente l’attuazione delle direttive 89/395/Cee e 89/396 Cee concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicita’ dei prodotti alimentari), e’ stato imposto l’obbligatorieta’ dell’indicazione della ditta/denominazione sociale su tutti i prodotti generati e commerciati da un’impresa alimentare o di bevande cfr.: la L. n. 283, articolo 8: “I prodotti alimentari o le bevande confezionati debbono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, sulla confezione, oltre il nome o ragione sociale e la sede dell’impresa produttrice”; il Decreto Legislativo n. 109, articolo 3, comma 1: “e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunita’ economica europea;”.

13.5. In presenza di tali rigorose prescrizioni di legge, l’accertamento dell’uso di fatto dei segni distintivi, e della sua volontarieta’ in funzione di marchio, diventa particolarmente pregnante e necessita di un adeguato accertamento e di una specifica motivazione.

14. Infine, la sentenza si palesa viziata anche sotto altri profili e cioe’ con riferimento a quella parte di pronuncia che ha autorizzato la continuazione del marchio di fatto, in un ambito spaziale non accertato in modo chiaro, ma giustificato da una motivazione contraddittoria, atteso che si e’ considerato il preuso come avvenuto, al contempo, in un ambito locale, regionale e, in una qualche misura, anche nazionale, senza che tale misura territoriale sia poi chiaramente perimetrata e definita, inducendo, pertanto, un fattore di ulteriore conflitto tra i marchi che si vogliono esistenti in un regime di duopolio.

15. Il quinto mezzo, con il quale si lamenta l’esame di due motivi di appello (riguardanti il diritto di proseguire nell’uso del marchio e di utilizzare lo stesso nei nomi a dominio) e’ infondato in quanto, i motivi di appello non sono altro che l’eccezione svolta, contro le domande avversarie, in prime cure.

15.1. Si tratta di un principio gia’ affermato e riconducibile all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (Sez. U., Sentenza n. 12067 del 2007) e secondo cui “soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex articolo 346 c.p.c., puo’ limitarsi a riproporle mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa”.

16. L’accoglimento dei predetti tre mezzi di ricorso principale, con il conseguente rinvio della causa per il nuovo giudizio, impone l’assorbimento del settimo motivo del ricorso principale, a seguito del nuovo esame di quelli accolti, atteso che i lamentati danni potranno essere apprezzati (sia nell’an che nel quantum) solo all’esito del giudizio di rinvio.

17. L’unico motivo di ricorso incidentale, attinente al diritto all’utilizzo dei siti internet da parte del preutente, infine, deve essere respinto senza che sia necessario attendere il riesame della controversia da parte del giudice di merito, con riferimento alle censure accolte.

17.1. Infatti, qualunque sia il frutto dell’accertamento di cui dovra’ occuparsi il giudice del rinvio, risultando la sentenza, nella parte relativa al limite territoriale del preuso del marchio, impugnata dalla sola societa’ ricorrente principale, si registra la formazione del giudicato in relazione all’estensione del preuso che, per i termini territoriali in esso indicati, non si estende oltre una “qualche modesta misura anche (de)1 territorio nazionale”.

17.2. Al contrario, invece, l’utilizzazione dei cd. domain names, essendo ” strumenti attraverso cui accedere, nell’ambito di Internet, ad un vasto mercato commerciale di dimensioni globali che consentono di identificare il titolare del sito web ed i prodotti e servizi offerti al pubblico” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24620 del 2010), si porrebbe in ineludibile contrasto con i paletti territoriali oggetto del giudicato gia’ al riguardo formatosi nella vertenza.

18.In conclusione, il ricorso principale e’ fondato e va accolto con riferimento al 3, 4 e 6 motivo, assorbito il 7, respinti i restanti ed il ricorso incidentale, con rinvio per il nuovo esame della causa, in relazione ai motivi accolti ed ai principi di diritto enunciati, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il 3, 4 e 6 motivo del ricorso principale, assorbito il 7, e respinti i restanti ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.