Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 4 settembre 2017, n. 20715. L’intenzione di impedire a un terzo di commercializzare un prodotto può caratterizzare la malafede del richiedente

Sentenza 4 settembre 2017, n. 20715
Data udienza 18 gennaio 2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9168/2013 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del Consigliere delegato e legale rappresentante sig. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) e dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. prof. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante sig. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Prof. (OMISSIS), dall’Avv. (OMISSIS) e dall’Avv. Prof. (OMISSIS), con domicilio eletto presso quest’ultimo in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 90/13 depositata il 15 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 2017 dal Consigliere Carlo De Chiara;

udito l’Avv. (OMISSIS) per la ricorrente;

udito l’Avv. (OMISSIS) per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) s.p.a. convenne davanti al Tribunale di Venezia la (OMISSIS) s.r.l. Premesso di essere titolare della registrazione per marchio comunitario n. (OMISSIS), depositato il (OMISSIS) e registrato il (OMISSIS), relativo alla dicitura (OMISSIS), di essere attiva da anni sul mercato spagnolo e di aver constatato che la (OMISSIS) s.r.l. aveva iniziato ad usare marchi e segni distintivi con la medesima dicitura, chiese disporsi a carico della convenuta l’inibizione dell’uso in qualsiasi forma del marchio (OMISSIS), soprattutto in Spagna, con previsione di penale per ogni violazione, risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza.

La convenuta resistette sostenendo di essere titolare di un marchio di fatto con diffusione nazionale, costituente titolo anteriore rispetto a quello azionato dall’attrice; propose quindi domanda riconvenzionale di nullita’ del marchio comunitario di controparte sia per tal motivo, sia comunque perche’ registrato in malafede. Soggiunse, quanto alla contraffazione dedotta dall’attrice, che non era confondibile il marchio-logo da essa usato – (OMISSIS) – in cui la parola (OMISSIS) era assolutamente secondaria rispetto alla prima ((OMISSIS)).

Il Tribunale respinse le domande attoree avendo accertato la nullita’ del marchio comunitario (OMISSIS) per avvenuta registrazione in malafede. Infatti la richiedente (OMISSIS) s.p.a., consapevole che la (OMISSIS) s.r.l. utilizzava in Italia da molto tempo il comune nome ( (OMISSIS)), di certo fruente di tutela giuridica nel nostro paese, era intenzionata ad impedirne alla stessa l’utilizzazione. Tale intenzione, inoltre, era accompagnata da circostanze oggettive, quali la decisione di registrare il marchio a soli sette giorni di distanza da quella di estendere a 41 stati la registrazione del marchio internazionale (OMISSIS), originariamente registrato nel 1995 con rivendicazione per la sola Cina e la violazione del patto di non concorrenza stipulato nel 1996 tra (le due societa’ di cui erano titolari) i fratelli (OMISSIS).

2. La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame della societa’ soccombente, confermando le considerazioni del Tribunale e osservando, in risposta alle censure dell’appellante, quanto segue:

a) che “il marchio (OMISSIS) godeva di espansione territoriale almeno nazionale, in Italia, ed anche maggiore, come si rileva dalla stessa convenzione tra le parti del gennaio 1996 in cui si pattuiva la fornitura esclusiva del prodotto (OMISSIS), della (OMISSIS) srl, alla (OMISSIS) in funzione dei mercati tedesco e francese (…) e che di una tale espansione la (OMISSIS) era ben consapevole, come appunto si ricava dalle espressioni usate della convenzione che esplicitamente fa riferimento, quanto alla produzione (OMISSIS), ai citati mercati”;

b) che una simile espansione, nazionale o sovranazionale, poteva essere considerata tale da impedire la registrazione;

c) che l’intenzione della (OMISSIS) s.p.a. di impedire l’utilizzazione del marchio alla (OMISSIS) s.r.l. era “viepiu’ corroborata” dalla circostanza oggettiva, trascurata dall’appellante, della richiesta di registrazione del marchio in 41 paesi, oltre che in Cina, cio’ che denota il fine di impedire l’utilizzazione del segno all’altra societa’, essendo “intuitivo che lo sforzo economico sotteso alla contemporanea utilizzazione del marchio in tutti i 41 paesi di cui alla richiesta era assai difficilmente sostenibile” e che, pertanto, era assai verosimile l’intenzione di registrare il marchio non al fine di usarlo, ma al solo scopo di ostacolare i concorrenti;

d) che la malafede della richiedente era confermata definitivamente dalla violazione del patto in data 22 febbraio 1996, con cui le due societa’ si erano impegnate – si legge nella sentenza – “a non farsi concorrenza sino al saldo integrale dei prezzi di cessione delle quote ed in particolare a non creare confusione nei prodotti e nei marchi commercializzati in dipendenza del nome comune: il tentativo di “bloccaggio” del mercato Europeo posto in essere dalla (OMISSIS) e’ all’evidenza contrastante con detto impegno perche’ proprio il vincolo assunto nella citata convenzione dava per presupposto che entrambe le societa’ potessero usare o stessero usando il patronimico comune, con pari dignita’”.

3. La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. L’intimata (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; fatto consistente in cio’, che l’attivita’ di (OMISSIS) s.r.l. in mercati diversi da quello italiano, ossia quello tedesco e francese, cui fa riferimento la Corte d’appello (nella statuizione sopra riportata in narrativa sotto la lettera a) del paragrafo 2), seppure sussistente, non implicava certo l’uso del marchio (OMISSIS), bensi’ l’uso del diverso marchio (OMISSIS).

1.1. Il motivo e’ inammissibile essendo il fatto indicato privo di decisivita’, come eccepito dalla societa’ controricorrente.

Infatti la Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 11 giugno 2009, Lindt, ha statuito che:

“Ai fini della valutazione dell’esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell’articolo 51, n. 1, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario, in particolare:

– il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;

– l’intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare un siffatto segno, nonche’:

– il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione”.

Ai fini della nullita’ in questione, dunque, rileva anche l’uso altrui del medesimo segno in un solo Stato membro.

La contestazione della ricorrente relativa all’uso del segno (OMISSIS), da parte della controricorrente, in altri paesi Europei e’ percio’ priva di decisivita’, non essendo contestato anche l’uso di quel segno nel territorio italiano.

1.1.1. Nella memoria la ricorrente contrappone a detta tesi una interpretazione restrittiva della richiamata sentenza Lindt, che a suo avviso configurerebbe la malafede di chi richieda la registrazione di un marchio pur nella consapevolezza dell’uso in atto da parte di un terzo, nel solo caso che il richiedente abbia l’intenzione di impedire al terzo la continuazione dell’uso in quello stesso paese nel quale gia’ lo eserciti (sicche’ nella specie l’uso del segno in Italia da parte della (OMISSIS) s.r.l. sarebbe irrilevante, avendo la controversia ad oggetto l’espansione dell’uso del segno in Spagna, non gia’ la continuazione dell’uso dello stesso in Italia), e cio’ in considerazione del fatto che nel dispositivo della sentenza figura il verbo “continuare” (“continue” nel testo originale inglese), nonche’ in considerazione della fattispecie concreta all’attenzione della Corte di giustizia, in cui la societa’ che deduceva la nullita’ del marchio per malafede della societa’ depositante faceva uso di un segno simile nel solo mercato austriaco.

1.1.2. Detta tesi, pero’, e’ smentita dal testo della motivazione della sentenza Lindt, nella quale la Corte di giustizia, dopo aver chiarito che la sola consapevolezza dell’uso altrui anche in uno solo degli Starti membri non comporta di per se’ stessa la malafede di chi richieda la registrazione del marchio e che a tal fine e’ necessario prendere in considerazione anche l’intenzione del richiedente al momento della richiesta, osserva che “l’intenzione di impedire ad un terzo di commercializzare un prodotto puo’, in talune circostanze, caratterizzare la malafede del richiedente” (par. 43) e che “cio’ si verifica in particolare qualora in piu’ si dia il caso che il richiedente ha fatto registrare come marchio comunitario un segno senza l’intenzione di utilizzarlo, unicamente al fine di impedire che un terzo entri (enfasi nostra) nel mercato” (par. 44; “to prevent a third party from entering the market” nel testo originale inglese). Il verbo “continuare”, che figura nel dispositivo della sentenza, non e’ dunque indicativo del riferimento alla sola intenzione del richiedente (non di usare il marchio, bensi’) di impedire la protrazione dell’uso del segno, da parte del terzo, nel medesimo ambito nazionale in cui gia’ sia presente, ma indica piuttosto l’intenzione di impedire comunque al terzo la prosecuzione dell’uso del segno, anche eventualmente entrando nei mercati di paesi diversi. Anche in tale ipotesi, invero, non diversamente che nell’altra, il marchio non adempirebbe “la sua funzione primaria consistente nel garantire al consumatore o all’utente finale l’identita’ d’origine del prodotto o servizio di cui trattasi perche’ possa distinguersi con sicurezza questo prodotto o servizio da quelli provenienti da terzi” (par. 45 della sentenza).

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’articolo 8, par. 4, Regolamento U.E. n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (RMC), si censura nuovamente la statuizione della Corte d’appello sopra riportata sub a) al par. 2 della narrativa in fatto. Secondo la ricorrente la norma suindicata sarebbe stata violata in quanto, ai sensi della stessa, la portata invalidante dell’uso anteriore nazionale del segno presuppone che siano “stati acquisiti diritti a detto contrassegno” (come recita la lettera a) del richiamato articolo 8, par. 4); il che non deriva di per se’ da un impegno di fornitura in esclusiva, per un certo mercato, in relazione a un certo prodotto (il riferimento e’ all’accordo del 1996) e, soprattutto, nella specie non vi era affatto la prova che l’uso riguardasse il medesimo contrassegno, posto che, come evidenziato con il primo motivo, l’uso della (OMISSIS) s.r.l. riguardava il segno (OMISSIS), e non (OMISSIS).

2.1. Il motivo e’ inammissibile perche’, ancora una volta, ha riguardo all’uso del marchio, da parte della (OMISSIS) s.r.l., nei mercati tedesco e francese, mentre ai fini della nullita’ per malafede e’ rilevante, come si e’ visto, anche l’uso nel solo territorio italiano.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’articolo 8, par. 2, lettera c), e par. 4 e dell’articolo 52, par. 1, lettera b), RMC, nonche’ dell’articolo 4, par. 2, lettera d), della direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi di impresa. Sempre a proposito della espansione commerciale della (OMISSIS) s.r.l., assunta dalla Corte d’appello a criterio di valutazione della sussistenza della malafede della (OMISSIS) nel deposito del marchio comunitario, si sottopone a censura l’affermazione di cui alla lettera b) della motivazione della Corte d’appello come sintetizzata sopra in narrativa.

Va premesso che la Corte d’appello ha fatto riferimento in proposito alle conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa davanti alla Corte di giustizia C- 328/06, Alfredo Nieto Nuilo contro Lonci Monlleo’ Franquet, che richiamano appunto l’articolo 4, par. 2, lettera d), della direttiva sopra citata. La ricorrente osserva che tale disposizione e’ del tutto estranea alla presente controversia, caratterizzata dall’uso anteriore di un marchio in ambito italiano, che tuttavia non presentata la caratteristica – pacificamente assente, invece, nella specie – di essere notoriamente conosciuto, ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi. Inoltre, ai sensi dell’articolo 51, par. 1, lettera b), RMC, come interpretato dalla Corte di giustizia Europea nella richiamata sentenza Lindt, “la circostanza che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, da molto tempo un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene richiesta la registrazione non e’ sufficiente, di per se’, perche’ sia dimostrata l’esistenza della malafede del richiedente”.

3.1. Il motivo non puo’ essere accolto.

Il riferimento all’articolo 4, par. 2, lettera d), della richiamata direttiva e’ soltanto un aspetto, non decisivo, della complessiva argomentazione in diritto della sentenza impugnata, con la quale la Corte d’appello ha inteso in definitiva affermare che, se poteva rilevare, ai fini della malafede, un uso in un ambito inferiore a quello nazionale, a maggior ragione rilevava un uso a carattere nazionale. Del resto la rilevanza dell’uso in uno degli Stati membri dell’Unione e’ stata confermata, come si e’ visto, dalla sentenza Lindt; sicche’ la censura mossa dalla ricorrente a quel passaggio della motivazione della sentenza impugnata e’ inammissibile per difetto di decisivita’.

E’ invece esatto che la Corte di giustizia, nella sentenza Lindt, come si e’ visto, esclude che la consapevolezza dell’uso in uno Stato membro sia di per se’ sufficiente per affermare la malafede di chi richiede la registrazione del marchio, e prevede il concorso di altre circostanze riferite all’intenzione del richiedente, come, in particolare, l’intenzione di impedire al terzo di usare il marchio, piuttosto che di usarlo egli stesso. La Corte d’appello non si e’ discostata, pero’, da tali principi, avendo appunto accertato in fatto che tale era l’intenzione che animava la (OMISSIS) nel richiedere la registrazione del marchio comunitario.

4. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’articolo 52, par. 1, lettera b), RMC, si censura l’accertamento della malafede della (OMISSIS) in quanto basato sul mancato uso del segno oggetto di registrazione. Tale circostanza, ad avviso della ricorrente, non era pero’ mai “venuta in causa” ed anzi era contraddetta da prove documentali (non meglio indicate), mentre il deposito del segno con riferimento a 41 paesi era irrilevante, discutendosi in causa del solo marchio comunitario.

4.1. Il motivo e’ inammissibile, sostanziandosi in una critica dell’accertamento di fatto relativo all’intenzione della (OMISSIS) di non utilizzare per se’ il marchio comunitario che andava a depositare, ma soltanto di impedirne l’uso alla controparte; intenzione dedotta dai giudici di appello da circostanze diversamente valutate, invece, dalla ricorrente.

5. Anche con il quinto motivo si denuncia violazione dell’articolo 52, par. 1, lettera b), RMC, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui trae argomenti a sostegno della malafede della richiedente dagli accordi intervenuti con la (OMISSIS) s.r.l.. Si critica l’affermazione riportata sopra in narrativa alla lettera d) del par. 2, sostenendo che gli accordi richiamati dalla Corte d’appello “nulla hanno a che vedere con il mercato comunitario, risolvendosi in pattuizioni (…) sull’esistenza o no del diritto di (OMISSIS) s.r.l. di ampliare merceologicamente, non territorialmente, la propria attivita’ col marchio di cui si tratta”.

5.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ si sostanzia nella contestazione dell’interpretazione data dalla Corte d’appello alla convenzione intercorsa tra le parti, senza peraltro denunciare la violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti ne’ il vizio di cui all’articolo 360 cod. proc. civ., n. 5.

6. Con il sesto motivo si denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi della norma appena richiamata. Tale fatto consisterebbe in cio’, che gli accordi tra le parti del 22 febbraio 1996 non significavano ne’ supponevano che il reciproco riconoscimento del diritto d’uso del nome (OMISSIS) non avesse limitazioni territoriali e non si riferisse all’ambito comunitario.

6.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ quello indicato dalla ricorrente non e’ un fatto, bensi’ una interpretazione del contenuto degli accordi di cui trattasi.

7. Anche con il settimo motivo, infine, si denuncia il vizio di cui all’articolo 360 cod. proc. civ., n. 5. Il fatto controverso e decisivo trascurato dai giudici di appello sarebbe, in questo caso, la circostanza che gli accordi di cui sopra non potevano avere la portata prospettata dal Tribunale – ossia il riconoscimento del diritto di uso del medesimo nome per contraddistinguere i medesimi prodotti da parte di due diversi produttori ( (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.r.l.) – perche’ cio’ sarebbe stato contrario alla legge e al sistema di tutela dei’ segni distintivi.

7.1. Anche tale motivo e’ inammissibile, perche’ quella indicata dalla ricorrente non e’ una circostanza di fatto, bensi’ una valutazione in diritto.

8. Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.