Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 gennaio 2025| n. 280.
Marchi la novità valutata in astratto
Massima: In tema di marchi di impresa, la registrazione del marchio successivo presuppone che non vi sia rischio di confusione con un marchio anteriore ed il giudizio di novità va compiuto in astratto, raffrontando i segni come registrati, a prescindere dal loro uso e dall’intensità ed estensione della loro conoscenza presso i consumatori, salvo il limite della decadenza per non uso, a differenza della valutazione da compiersi nel giudizio di contraffazione, in cui tale accertamento è influenzato dalle modalità con cui il marchio anteriore è utilizzato e percepito dal pubblico di riferimento.
Ordinanza|7 gennaio 2025| n. 280. Marchi la novità valutata in astratto
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Tag/parola chiave: Beni – Immateriali – Marchio (esclusivita’ del marchio) – Novita’ e originalita’, preuso registrazione di marchio successivo – Confronto con marchi precedenti – Giudizio di novità – Contenuto – Valutazione astratta – Conseguenze.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta da:
Dott. IOFRIDA Giulia – Presidente
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere Rel.
Dott. VALENTINO Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6045/2023 R.G. proposto da
Am.Ea. Inc., Re.Ro. e AE.Di. Co, LL., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avv. Ka.Mu., Ca.Co. e Lu.Bi.,
– ricorrenti –
contro
Ru.St., rappresentato e difeso dall’avv. Pa.Bo.,
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2674/2022, depositata il 29 luglio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
Marchi la novità valutata in astratto
RILEVATO CHE:
– la Am.Ea. Inc., la Re.Ro. e la AE.Di., LL. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 29 luglio 2022, che, in riforma della sentenza del locale Tribunale, aveva respinto il gravame principale delle originarie attrici, confermando il rigetto delle loro domande di accertamento della nullità, per classi diverse dalla 35, del marchio italiano n. (Omissis) di titolarità di Ru.St., nonché di tutela del segno di titolarità delle attrici come marchio forte o rinomato o per violazione del diritto d’autore, di accertamento della contraffazione del marchio europeo n. (Omissis), asseritamente realizzata da quest’ultimo, e di condanna del predetto Ru.St. al risarcimento dei danni per concorrenza sleale, e aveva, in accoglimento dell’appello incidentale del Ru.St., respinto anche la domanda di nullità, sia pure parziale (solo limitatamente alla classe 35);
– la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda delle attrici di accertamento della nullità del marchio vantato dal convenuto, sia pure limitatamente alla classe merceologica 35, in ragione della preesistenza del loro marchio, avuto riguardo all’identità dei segni e delle classi merceologiche interessate da entrambe le registrazioni, respingendo le altre domande;
– ha dato atto che tale decisione era stata autonomamente impugnata sia da Ru.St., sia dalle odierne ricorrenti;
– quindi, dopo aver riunito gli appelli, ha accolto quello del primo e disatteso quello delle seconde, osservando, in particolare, che non vi era alcuna affinità funzionale tra i servizi di investigazione e recupero crediti, contraddistinti con il marchio di titolarità di Ru.St., e i capi di abbigliamento giovanile casual, commercializzati dalle società con il marchio da queste vantato, rimasta indimostrata la tutela ultramerceologica (anche per classi diverse dalla 35) invocata dalla società statunitense, che presupponeva la rinomanza del segno;
– ha, poi, confermato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva escluso che il disegno costituente il marchio a “forma d’aquila” delle società attrici fosse dotato di elementi di creatività richiesti ai fini della sua tutelabilità ai sensi dell’art. 14, primo comma, lett. c), c.p.i.;
– il ricorso è affidato a quattro motivi;
– resiste con controricorso Ru.St.;
– le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Marchi la novità valutata in astratto
CONSIDERATO CHE:
– con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, lett. d), c.p.i., per aver la sentenza impugnata escluso la nullità del marchio di titolarità di Ru.St. anche relativamente alla classe 35 (domanda invece accolta dal Tribunale) all’esito di una valutazione di affinità dei servizi e prodotti contraddistinti dai segni in conflitto effettuata in concreto, in relazione alle attività esercitate con tali segni, e non già in astratto, in relazione ai servizi e prodotti rivendicati nelle rispettive domande di registrazione;
– il motivo è fondato;
– come ricordato in precedenza, la Corte territoriale ha accolto il gravame dell’odierno controricorrente affermando che “non potendovi essere alcuna affinità funzionale tra i servizi di investigazione e recupero crediti forniti dal Ru.St. e i capi di abbigliamento giovanile casual commercializzati da AE., non possa esservi nemmeno alcun rischio di confusione tra i marchi delle parti in causa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 lett. d) CPI”;
– ha, sul punto, aggiunto, richiamando precedenti di questa Corte, che la tutela contro la contraffazione dei marchi è configurabile solo tra prodotti identici o affini e che l’indagine sulla ricorrenza della affinità tra prodotti non è vincolata al riscontro della inclusione o meno dei prodotti nella medesima classe merceologica, richiedendosi a tal fine l’identità dei bisogni cui quei beni sono preordinati;
– orbene, si osserva che ai sensi dell’art. 12, primo comma, lett. d), c.p.i., non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
– tale disposizione riflette il principio espresso, da ultimo, dall’art. 5 della Direttiva (UE) 2015/2436 del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e con la disposizione, a quest’ultima analoga, contenuta nell’art. 8 del Regolamento (UE) 2017/1001 del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione europea in tema di impedimenti relativi alla registrazione;
– ne consegue che quando un marchio viene registrato il titolare di esso ha il diritto di utilizzarlo a suo piacimento, cosicché, ai fini della valutazione se la domanda di registrazione ricada nell’impedimento alla registrazione previsto in tali disposizioni, occorre verificare se esista un rischio di confusione con il marchio anteriore dell’opponente in qualsiasi circostanza in cui il marchio richiesto, se registrato, potrebbe essere usato (così Corte Giust. UE 12 giugno 2008, C-533/06, O2 Holdings ET O2 (UK));
– nel giudizio di novità di un marchio rispetto a un segno anteriore il confronto tra i marchi va, dunque, effettuato tra i segni come registrati e i prodotti o servizi indicati nelle rispettive registrazioni, per cui le circostanze particolari nelle quali i prodotti coperti dai marchi sono effettivamente commercializzati non hanno, in linea di principio, alcun impatto sulla valutazione del rischio di confusione perché possono variare nel tempo a seconda della volontà dei titolari dei marchi (cfr. Corte Giust. UE 15 marzo 2007, C-171/06 P, Quantum);
– come è stato autorevolmente affermato anche in dottrina, il giudizio di novità è un giudizio in astratto, nel senso che si deve basare su un raffronto tra i segni come registrati che prescinde totalmente dal loro uso e dalle modalità di esso e, dunque, a prescindere dall’estensione e dall’intensità della sua conoscenza presso i consumatori, ed eventualmente anche in assenza di qualsiasi uso e conseguente notorietà, salvo il limite della decadenza per non uso;
– ciò differisce dalla valutazione che deve compiersi nel giudizio di contraffazione – cui si riferisce la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata e dal controricorrente – in cui l’accertamento del rischio di confusione è influenzato dalle modalità con cui il marchio anteriore è utilizzato e percepito dal pubblico di riferimento;
– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo, con cui si censura la sentenza di appello per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso individuato nella rivendicazione del marchio anteriore anche nella classe 35, in quanto vertente su questione strettamente conseguenziale;
Marchi la novità valutata in astratto
– con il terzo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello escluso la rinomanza e la notorietà del marchio dalle stesse vantato benché dagli atti esse fossero pacifiche tra le parti, poiché espressamente riconosciute dal convenuto;
– il motivo è inammissibile;
– le ricorrenti poggiano la doglianza sul fatto che, nella comparsa conclusione depositata nel corso del giudizio di primo grado, il convenuto aveva riconosciuto “la notorietà del marchio AE. (sia a livello nazionale che internazionale) così come è pacifico che il pubblico riconosca nel simbolo dell’aquila di Am.Ea. un marchio di moda…” e, comunque, non aveva negato che il marchio di AE. fosse un segno rinomato, contestando unicamente la confondibilità tra i segni;
– orbene, se è vero che il giudice è tenuto a considerare provati i fatti non contestati, è tuttavia necessario che la non contestazione degli stessi emerga all’esito della definizione del thema decidendi, così come cristallizzato all’esito del completamento delle rispettive attività di allegazione;
– ne consegue che non può attribuirsi rilevanza ad allegazioni espresse nella comparsa conclusione, atteso che questa è estranea alla formazione del thema decidendum e ha l’unica funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte (cfr. Cass.23 giugno 2022, n. 20332);
– con l’ultimo motivo, le ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per essersi la Corte di appello pronunciata sull’esistenza del diritto di autore sulla figura di aquila, negandolo, benché non fosse stata avanzata alcuna domanda di protezione del diritto d’autore, bensì una domanda di nullità del marchio di titolarità del convenuto fondata (anche) sull’art. 14, primo comma, lett. c), c.p.i. secondo cui non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni il cui uso costituirebbe violazione di un diritto di autore altrui;
Marchi la novità valutata in astratto
– il motivo è inammissibile;
– diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti la sentenza in esame ha escluso la sussistenza di un loro diritto di autore sulla “forma d’aquila” presente nel marchio vantato al (solo) fine di escludere la ricorrenza della dedotta causa di nullità;
– la doglianza, dunque, non coglie la ratio decidendi;
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2025.
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