Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 2 novembre 2015, n. 22350
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), titolare della (OMISSIS), domiciliata in (OMISSIS), presso gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono unitamente all’avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., domiciliati in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende come da mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1765/2009 della Corte d’appello di Roma, depositata il 27 aprile 2009;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M., Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto accoglimento quarto motivo ricorso principale e rigetto nel resto, inammissibilita’ del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento di domande proposte da (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) s.r.l., dichiaro’ la nullita’ dei marchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” registrati da (OMISSIS), cui ribadi’ altresi’ l’interdizione all’utilizzazione dei segni “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”.
Ritennero i giudici d’appello che i inarchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, acquisiti per successione ereditaria, dovevano essere qualificati come forti, nonostante il generico riferimento al caffe’,
in ragione della fantasia e dell’originalita’ espresse nell’accostamento tra le parole e la raffigurazione grafica di una tazzina stilizzata, che attribuiva un’elevata portata individualizzante all’attributo “d’oro”, privo di legami diretti con il prodotto. Sicche’ i marchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, privi del requisito della novita’, erano nulli.
Quanto alle domande di risarcimento dei danni e di pubblicazione della sentenza, gia’ avanzate in primo grado da (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., i giudici d’appello ne ribadirono il rigetto, per la mancata allegazione di elementi utili a determinare il danno lamentato e per il tempo decorso dai fatti, che rendeva inattuale l’invocata pubblicazione.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di cinque motivi di impugnazione, cui resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., proponendo altresi’ ricorso incidentale affidato a tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., u.c., e vizi di motivazione della decisione impugnata.
Lamenta che i giudici d’appello abbiano accolto la domanda di nullita’ dei suoi marchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” in ragione della ritenuta natura forte dei contrapposti marchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, fondata sulla produzione solo in appello della domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. per la loro registrazione, dalla quale risultava che i marchi includevano anche il disegno stilizzato di una tazzina. E di tale produzione la corte non aveva valutato l’indispensabilita’ al fine di ammetterne le tardiva produzione.
Il motivo e’ infondato.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa corte formatasi prima della riforma del 2012, “il giudizio di indispensabilita’ della prova nuova in appello – previsto dall’articolo 345 c.p.c., comma 3, con riferimento al rito di cognizione ordinaria e dall’articolo 437, comma 2, in relazione al processo del lavoro – non attiene al merito della decisione, ma al rito, in quanto la relativa questione rileva ai fini dell’accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all’ammissibilita’ di una richiesta istruttoria di parte: ne consegue che, nel caso in cui venga dedotta in sede di legittimita’ l’erronea ammissione di una prova documentale non indispensabile da parte del giudice di appello, la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, e’ giudice anche del fatto, ed e’ quindi tenuta a stabilire essa stessa se si trattasse di prova indispensabile” (Cass., sez. 1 , 17 giugno 2009, n. 14098, m. 609187, Cass., sez. 3 , 24 febbraio 2011, n. 4478, m. 616057).
Cio’ posto, deve ritenersi che in un giudizio promosso per l’accertamento della contraffazione di un marchio e per la conseguente dichiarazione di nullita’ del marchio contrapposto, e’ prova documentale indispensabile quella relativa alla registrazione dei marchi e alla descrizione del segno. 2. Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 929 del 1942, articoli 4, 17, 22 e 47, applicabile ratione temporis.
Sostiene di avere presentato nel 1997 la domanda di registrazione dei suoi marchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, registrati poi in corso di causa, ma con effetto retroattivo decorrente dalla domanda. Sicche’ i giudici del merito non avrebbero potuto dichiararne la nullita’ per interferenza con i marchi depositati solo nel 1998 da (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l..
Il motivo e’ palesemente infondato.
La ricorrente non contesta che l’uso dei marchi rivendicati da (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. risalisse a epoca precedente la domanda di registrazione dei suoi marchi, essendo indiscusso che, come rilevato anche dai giudici del merito, si trattava di segni trasmessi per successione mortis causa dal genitore delle parti. Ne consegue che, essendo certo il preuso dei marchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” da parte dei resistenti, ne conseguiva la nullita’ dei marchi successivamente registrati da (OMISSIS).
Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “il preuso di un marchio di fatto con notorieta’ nazionale comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l’invalidita’ del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui al Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, articolo 48) il carattere della novita’, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione” (Cass., sez. 1 , 26 settembre 2003, n. 14342, m. 567192, Cass., sez. 1 , 25 giugno 2007, n. 14684, m. 597341).
3. Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce vizio di motivazione della decisione impugnata in ordine alla ritenuta natura forte dei marchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” rivendicati da (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l..
Lamenta che i giudici del merito abbiano omesso di indicare i criteri in ragione dei quali hanno considerato forti tali inarchi e abbiano fatto riferimento alla continuita’ del loro uso, mentre i resistenti ne avevano vantato la notorieta’.
Il motivo e’ infondato.
I giudici d’appello hanno qualificato come forti i marchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, nonostante il generico riferimento al caffe’, in ragione della fantasia e dell’originalita’ espresse nell’accostamento tra le parole e la raffigurazione grafica di una tazzina stilizzata, che attribuiva un’elevata portata individualizzante all’attributo “d’oro”, privo di legami diretti con il prodotto. Il giudizio cosi’ espresso e’ del tutto conforme alla giurisprudenza di questa corte, che considera forte un marchio appunto quando la combinazione dei segni che lo compongono “rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell’originalita’ e della fantasia nel relativo accostamento” (Cass., sez. 1 , 18 gennaio 2013, n. 1249, m. 624851). Sicche’ e’ incensurabile la valutazione espressa dai giudici del merito.
4. Con il quarto motivo la ricorrente principale deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c., lamentando che i giudici d’appello, oltre ad accogliere la domanda di nullita’ dei marchi controversi, abbiano ribadito anche la decisione inibitoria, benche’ la relativa domanda non fosse stata riproposta.
Il motivo e’ manifestamente infondato.
(OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., attori parzialmente vittoriosi in primo grado per avere ottenuto dal tribunale l’inibitoria di cui ora discute la ricorrente, proposero appello avverso la sentenza nella parte in cui ne aveva rigettato la domanda intesa alla dichiarazione di nullita’ dei marchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, registrati da (OMISSIS), chiedendo tra l’altro che la nullita’ venisse dichiarata. (OMISSIS) appello’ in via incidentale la sentenza del tribunale, chiedendone la riforma della statuizione inibitoria.
La corte d’appello accolse il motivo d’appello di (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., dichiarando la dedotta nullita’, e, rigettato l’appello incidentale, confermo’ nel resto la sentenza, inclusa la decisione inibitoria. Non vi fu dunque alcuna violazione dell’articolo 112 c.p.c., perche’ gli appellanti principali non dovevano affatto riproporre la domanda che avevano gia’ visto accolta dal tribunale. Quelle che debbono essere riproposte in appello, secondo quanto prevede l’articolo 346 c.p.c., sono le domande non accolte, non quelle accolte.
5. Con il quinto motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2563 c.c., e del Regio Decreto n. 929 del 1942, articoli 4, 17, 22 e 47, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente dichiarato la nullita’ dei marchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, riproduttivi della ditta e dell’insegna “(OMISSIS)” da lei utilizzati sin dal 1946, prima che il comune dante causa registrasse nel 1984 l’analogo marchio.
Il motivo e’ infondato.
Occorre premettere alcune precisazioni preliminari. La ditta ha la funzione di identificare l’imprenditore come soggetto di diritti; e per questa ragione l’articolo 2563 c.c., esige che ne includa almeno il cognome o la sigla (Cass., sez. 1 , 10 luglio 2009, n. 16283, m. 608997). L’insegna ha invece la funzione di identificare un determinato stabilimento nel quale l’attivita’ imprenditoriale viene esercitata (Cass., sez. 1 , 23 aprile 1966, n. 1042, m. 322091).
La denominazione sociale e’ il nome necessario di una societa’ di capitali, in qualche misura equivalente al nome della persona fisica, ed e’ percio’ possibile tenerla distinta dalla ditta, che, individuando l’impresa, non deve necessariamente coincidere con la denominazione sociale. Una stessa societa’ puo’ anzi utilizzare diverse ditte, destinate a identificare sue eventualmente diverse attivita’ imprenditoriali, purche’, nel rispetto del principio di verita’ imposto dall’articolo 2563 c.c., vi sia una connessione con la denominazione sociale.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, pertanto, “l’inserimento nella ditta o nell’insegna di una parola facente parte di un marchio brevettato da altro imprenditore (ma non usato dallo stesso anche come ditta od insegna) e’ lecito, in considerazione della diversa funzione dei rispettivi segni distintivi e della mancanza di una diversa previsione normativa, sempre che quella ditta od insegna vengano utilizzate solo quali strumenti di individuazione dell’impresa o dello stabilimento, non anche per identificare o pubblicizzare prodotti, e cioe’ sostanzialmente come marchi, si’ da determinare violazione dell’altrui privativa” (Cass., sez. 1 , 28 ottobre 1987, n. 7958, m. 455695). Infatti “il concetto di ditta, volto a designare, genericamente ed unitariamente, il nome sotto cui l’imprenditore esercita l’impresa, non ha – salvo che essa venga usata anche come marchio – una diretta attinenza con i prodotti fabbricati o venduti o con i servizi prestati, e si distingue, pertanto, sia dal marchio in generale, sia dal cosiddetto marchio di servizio (introdotto in Italia dalla Legge n. 1178 del 1959, articolo 3), destinato a contraddistinguere una specifica attivita’ o branca di attivita’ tra quelle esercitate dall’impresa (e dotato di un campo di produzione limitato a tale attivita’ in se’ considerata, mentre la ditta e’ sempre riferibile ad un complesso di attivita’), sia dall’insegna, che non identifica ne’ il prodotto, ne’ l’attivita’ o branca di attivita’, bensi’ un bene aziendale presso il quale o mediante il quale un prodotto viene posto in commercio” (Cass., sez. 1 , 13 giugno 2000, n. 8034, m. 537549).
Nel caso in esame dunque la ricorrente pote’ legittimamente continuare nell’uso della ditta ” (OMISSIS)” anche dopo che nel 1984 fu registrato l’identico marchio dal dante causa suo e del (OMISSIS). Ma essendo stato assegnato a costui il marchio, non puo’ la ricorrente utilizzare anche come marchio la sua ditta, perche’, come ha chiarito da tempo la giurisprudenza, “anche nell’ipotesi in cui due imprese operino nello stesso mercato, e’ lecito inserire nella propria ditta una parola che gia’ faccia parte di un marchio di cui sia titolare altro imprenditore…, ma non e’ consentito usare quella parola anche come marchio, in funzione di presentazione immediata, o mediata attraverso forme pubblicitarie, dei prodotti o servizi offerti” (Cass., sez. 1 , 28 aprile 1990, n. 3604, m. 466928).
6. Il ricorso incidentale, inteso a censurare il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni, risulta formulato in tutti i tre motivi con riferimento a una motivazione tutt’affatto diversa da quella esibita dai giudei del merito. Sicche’ e’ ragionevole presumere che si riferisca ad altro giudizio, cui gli stessi ricorrenti incidentali fanno cenno nel controricorso, con la conseguenza della inammissibilita’ dell’impugnazione per difetto di specificita’.
7. Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso incidentale.
Considerata la parziale soccombenza reciproca delle parti, si giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa le spese.
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