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Il cd. secondary meaning, il quale, secondo il senso letterale dell’espressione (“significato secondario”, inteso sia come successivo, sia come aggiunto) e le ricostruzioni degli interpreti, si verifica tutte le volte in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trovi ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. Tale fenomeno è stato elaborato ai fini della cd. riabilitazione o convalidazione del segno originariamente privo di capacità distintiva perché mancante di originalità, in quanto generico o descrittivo, e che, tuttavia, finisce con il riceverla dall’uso: esso, pertanto, pur a volte utilizzato al fine di cogliere ogni evoluzione della capacità distintiva (anche come rafforzamento della capacità distintiva del marchio in origine debole), ricorre propriamente quando il marchio descrittivo divenga successivamente distintivo attraverso la diffusione, la propaganda e la pubblicità. In tale ipotesi, l’ordinamento recepisce il dato di fatto dell’acquisizione successiva e “secondaria” della “distintività”, attraverso un meccanismo di “convalidazione” del segno, espressamente previsto dalla legge marchi nella formulazione successiva alla novella di cui al d.lgs. n. 480/1992, con l’inserimento, ad opera di quest’ultimo, dell’art. 47-bis l. Mar. (v. ora art. 13 c.p.i.). La modifica introdotta dal d.lgs. n. 480/1992 abbia codificato un principio già affermato in giurisprudenza, secondo cui può divenire valido un marchio che, pur originariamente privo di carattere distintivo, tale carattere abbia acquisito nel tempo per l’uso che ne sia stato fatto. In sostanza, è soprattutto per effetto dell’elevata diffusione commerciale, a sua volta sovente dipendente da massicci investimenti pubblicitari ed azzeccate strategie di marketing, che un marchio inizialmente privo di capacità distintiva può acquistarla. Massicce attività di pubblicizzazione del marchio possono indurre ad una radicale trasformazione della sua percezione distintiva nel mercato dei consumatori, nel quale si sia diffusa l’identificazione del prodotto contraddistinto dal marchio, sebbene questo consti in origine di un termine generico. L’esito del processo comporta la possibilità per il titolare del marchio di agire in contraffazione. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 aprile 2016, n. 7738

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 aprile 2016, n. 7738 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Milano con sentenza del 25 agosto 2011, respingendo gli appelli principale ed incidentale, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del 5 novembre 2008, la quale aveva dichiarato, accogliendo la domanda riconvenzionale di Industrie Cartarie...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2016, n. 100. La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui (art. 2598 n. 2 cod. civ.) non consiste nell’adozione, sia pur parassitarla, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, qualità indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui (art. 2598 n. 2, seconda parte, cod. civ.) non consiste nell’adozione, sia pur parassitarla, di tecniche, materiali o procedimenti già usati da altra impresa, che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile, ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali, ad esempio, premi, medaglie, riconoscimenti, qualità, indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o alla impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 7 gennaio 2016, n. 100 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-Jbis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 17 ottobre 2013, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 novembre 2015, n. 23981. L’accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto, costituente un presupposto comune delle azioni di nullità e contraffazione del marchio, deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all’insieme dei loro elementi salienti, grafici, visivi o fonetici, e non attraverso il loro esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 24 novembre 2015, n. 23981 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 marzo 2015, n. 4386. Non sussiste contraffazione del marchio se un'impresa decide di utilizzare un nome che è già presente sul mercato. Il tutto naturalmente a condizione che la sovrapposizione letterale non coincida anche con quella sostanziale delle attività rese dalle due imprese

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 4 marzo 2015, n. 4386 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 febbraio 2015, n. 3118. Non costituisce contraffazione del marchio l'utilizzo di un logo simile ma ritenuto dai giudici distinguibile rispetto all'originale

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 febbraio 2015, n. 3118 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 febbraio 2015, n. 1861. Anche un marchio cosiddetto «debole», per esempio perché costituito da parole di uso comune, deve beneficiare di adeguata tutela nei confronti della contraffazione. Non solo, l'elevata diffusione pubblicitaria e commerciale possono trasformarlo in un marchio «forte».

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 febbraio 2015, n. 1861   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere...