Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5963.

La massima estrapolata:

In tema di brevetto per invenzioni industriali, dal disposto dell’art. 122, comma 4, del Codice della proprietà industriale, il quale dispone che “l’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso” si evince che l’inventore, che non sia stato mai titolare del brevetto per avere ceduto il diritto a registrarlo, debba ritenersi escluso dal novero dei litisconsorti necessari. La figura dell’inventore infatti assume rilievo, ai fini delle vicende processuali del brevetto, quale litisconsorte necessario, solo ove lo stesso sia diventato – nell’esercizio delle sue facoltà, titolare originario del “diritto sul brevetto”, acquisendo così i diritti patrimoniali conseguenti alla brevettazione, anche se per un arco temporale limitato per averli poi ceduti a terzi, ma non anche nel caso in cui – non avendo proceduto alla brevettazione – abbia ceduto “il diritto al brevetto”

Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5963

Data udienza 8 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21357/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 347/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, pubblicata il 17/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:
1. In primo grado la (OMISSIS) SPA aveva convenuto in giudizio la (OMISSIS) SRL e la (OMISSIS) SRL svolgendo: a) domanda di contraffazione della frazione italiana del brevetto Europeo per invenzione n. 567.044 (riguardante un apparecchio per la pulizia di ambienti domestici); b) domanda di concorrenza sleale ex art.2598 c.c., nn. 1, 2 e 3, c) nonche’ le conseguenziali domande in ordine all’accertamento della contraffazione, all’inibitoria, al risarcimento del danno ed alla pubblicazione della sentenza.
Le convenute avevano contestato e proposto domanda riconvenzionale chiedendo di accertare e dichiarare la nullita’ della componente italiana del brevetto (OMISSIS); avevano proposto altresi’ domande di concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c., lamentando la scorrettezza professionale della (OMISSIS).
Respinta la domanda cautelare della (OMISSIS) – sia in prima istanza che in sede di reclamo-, svolte due CTU, il Tribunale, accogliendo la domanda riconvenzionale, dichiarava la nullita’ della frazione italiana del brevetto Europeo per invenzione n. (OMISSIS) con riguardo alle rivendicazioni numero 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 e 39, rigettava le domande dell’attrice, dichiarava la liceita’ della produzione e commercializzazione degli accessori (OMISSIS) applicati sui prodotti (OMISSIS), rigettava le restanti domande delle parti convenute e provvedeva sulle spese di giudizio.
2. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello proposto da (OMISSIS) SPA – con il quale era stata eccepita la nullita’ del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio ex articolo 102 c.p.c. nei confronti dell’inventore della frazione italiana del brevetto Europeo sulla domanda riconvenzionale proposta dalle convenute -, eccezione ritenuta fondata ed assorbente rispetto alle altre questioni, ed ha dichiarato la nullita’ della sentenza n. 1062/2008 del 17 marzo/27 aprile 2008 del Tribunale di Brescia, rimettendo le parti dinanzi a detto giudice per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’inventore del brevetto (OMISSIS).
La Corte di appello – dopo avere richiamato il principio del litisconsorzio necessario nell’azione di nullita’ del brevetto nei confronti di coloro che risultavano annotati nell’apposito registro quali “aventi diritto sul brevetto”, anche quali “precedenti titolari del brevetto, poi ceduto ad altri” al fine di assicurare tutela processuale anche a loro in considerazione degli effetti retroattivi della pronuncia – ha affermato che tale estensione del litisconsorzio necessario riguardava anche l’inventore, se diverso dal titolare del brevetto.
3. (OMISSIS) SRL ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo illustrato da memoria. La (OMISSIS) SPA ha replicato con controricorso corredato da memoria. Sono rimasti intimati (OMISSIS) e (OMISSIS), quali ex soci amministratori della (OMISSIS) SNC, cancellata dal R.I. in data 22/01/2009.
Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c., e articolo 380 bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:
1. Con l’unico motivo di ricorso la (OMISSIS) lamenta la violazione degli articoli 102 c.p.c. e Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 122, comma 4, (codice proprieta’ industriale c.p.i.), come modificato dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131, e sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o nullita’ di un brevetto per invenzione industriale dovesse essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto, compreso l’inventore, se diverso dal titolare del brevetto (fol.12/13 sent.) ed ha applicato il vecchio testo dell’articolo 122 cit., omettendo di applicare il nuovo, come previsto per i giudizi in corso Decreto Legislativo n. 131 del 2010, ex articolo 128.
Sostiene la ricorrente che la Corte di appello ha confuso la figura del titolare (ed ex titolare) del brevetto con l’inventore del brevetto che, come nel caso di specie, non sia mai stato titolare del brevetto e non vanti, ne’ abbia vantato, pertanto, diritti patrimoniali sullo stesso.
Rimarca altresi’ che tale questione non era stata sollevata dalla (OMISSIS) nel giudizio di primo grado ma proposta solo con l’atto di appello e, per giunta rinunciata nelle conclusioni, salvo a farla valere nuovamente da ultimo in sede di discussione orale, producendo la sentenza della Cass. n. 13915/2014.
2.1. Il motivo e’ fondato e va accolto.
2.2. Giova premettere, per un corretto inquadramento della questione, che questa Corte ha gia’ avuto di chiarire efficacemente la distinzione tra il “diritto al brevetto” ed il “diritto sul brevetto” (Cass. n. 6392 del 17/5/2000).
Il “diritto al brevetto” identifica la facolta’ di chiedere la registrazione, posizione giuridica che si riconosce all’inventore ovvero a colui che a titolo derivativo acquista la completa descrizione dell’invenzione, ceduta contestualmente alla assunzione dell’obbligo di non divulgarla ulteriormente. Esso, come emerge dagli articoli 2588 e 2589 c.c., nonche’ dagli articoli 62 e 63 del c.p.i. (ed in precedenza dal Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 7, comma 1, articoli 18 e 19) puo’ circolare, e dunque puo’ essere oggetto di negozi in tal senso, a differenza del diritto d’autore che rimane sempre in capo all’inventore.
Il “diritto sul brevetto” consiste invece nella facolta’ esclusiva di attuare e di trarre profitto dalla invenzione (articolo 66, comma 1, del c.p.i.): esso consegue alla brevettazione, tant’e’ che solo chi ha brevettato ne puo’ godere (articolo 2584 c.c.).
In proposito e’ stato sottolineato che “la relazione tra le due situazioni soggettive tuttavia non e’ soltanto… di natura temporale, quasi che il diritto al brevetto fosse un diritto sul brevetto in formazione. In realta’ la norma dell’articolo 27 della l. inv. al comma 1 delimita l’ambito dei possibili soggetti legittimati a chiedere la registrazione con la espressione “chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente decreto”, ovvero all’inventore ed al suo avente causa. Quindi al comma 2 stabilisce la presunzione per la quale davanti all’Ufficio Brevetti il richiedente si identifica con l’avente diritto. Tutto cio’ fa dedurre una natura complessa del titolo di acquisto del brevetto, il quale non e’ costituito solo dalla brevettazione come atto formale, bensi’ anche dalla attitudine a richiederla sul rilievo della invenzione, o del suo acquisto. Concorrono percio’ a costituire tale diritto sia la fattispecie diritto al brevetto che la fattispecie della brevettazione. Da cio’ deriva che se e’ sicuramente possibile distinguere il diritto al brevetto da quello sul brevetto, e dunque una circolazione distinta di entrambi, cio’ non vuoi dire che tale circolazione possa contraddire la logica dell’istituto brevettuale. La quale pretende siffatto complesso titolo di acquisto del brevetto perche’ adotta quale fondamentale principio che soltanto chi brevetta bene ha il potere di esclusiva. Cosicche’ tale potere non e’ riconosciuto a chi non brevetta, ovvero a chi brevetta male perche’ non ha titolo per farlo.”(Cass. n. 6392 del 17/5/2000).
Tale ragionamento non muta alla luce degli articoli 118, comma 1 e articolo 119, comma 1, del c.p.i., che hanno sostituito le norme richiamate del Regio Decreto in termini del tutto sovrapponibili.
2.3. Alla luce di tali premesse va riguardato il quadro normativo evocato nella presente doglianza.
Questa Corte (con la sentenza n. 8564 del 6/8/1991) aveva affermato il principio secondo cui il Regio Decreto n. 1127 del 1939, articolo 78, comma 2, disponendo che l’azione di nullita’ del brevetto dovesse essere esercitata nei confronti di tutti coloro che risultavano annotati nel registro apposito quali aventi diritto sul brevetto stesso, andava inteso come idoneo a ricomprendere nel novero dei legittimati passivi, rispetto alla detta azione, perche’ aventi qualita’ di litisconsorti necessari, anche quanti risultavano, in tale registro, come precedenti titolari del brevetto, poi ceduto ad altri, solo in tal guisa potendosi assicurare anche a costoro una adeguata tutela processuale della loro posizione di ex titolari, tenuto conto degli effetti retroattivi espressamente riconosciuti dalla legge alla declaratoria giudiziale di nullita’ del brevetto.
Il citato articolo 78, comma 2, e’ stato trasfuso nell’articolo 122, comma 4, del c.p.i. il quale dispone che “l’azione di decadenza o di nullita’ di un titolo di proprieta’ industriale e’ esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto…” e, successivamente, il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131, articolo 54, vi ha aggiunto le seguenti parole: “… in quanto titolari di esso”. Il medesimo Decreto Legislativo del 2010, all’articolo 128, comma 2, ha disposto che “gli articoli 120 e 122 del codice si applicano anche ai procedimenti in corso alla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
2.4. Ad avviso della ricorrente, da questo complesso quadro normativo si desume che l’inventore, che non sia stato mai titolare del brevetto per avere ceduto il diritto a registrarlo, debba essere escluso dal novero dei litisconsorti necessari.
2.5. Questa tesi va condivisa. Invero la Corte territoriale ha erroneamente fondato la sua statuizione sulla sentenza di legittimita’ n. 13915 del 18/6/2014.
2.6. Con la sentenza n. 13915 del 18/6/2014, il cui dictum e’ condiviso da questo Collegio, e’ stata affermata la sussistenza del litisconsorzio processuale necessario tra coloro che sul registro dei brevetti risultino come ex titolari del brevetto, per averlo ceduto ad altri, essendone stati titolari, ab origine avendolo essi richiesto, o successivamente avendolo a loro volta acquistato dal primo titolare, ravvisando il loro interesse giuridico a partecipare al giudizio di nullita’ del brevetto in quanto portatori di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validita’ del brevetto stesso, in ragione degli effetti retroattivi della dichiarazione di nullita’ del brevetto sui contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi anteriormente a quella dichiarazione di nullita’ ai sensi dell’articolo 59 bis della legge invenzioni (in tema, Cass. n. 8564 del 6/8/1991), interessi tutelabili dal rischio di seri pregiudizi attraverso “la presenza necessaria al giudizio tra attore e convenuto attuale titolare del brevetto anche di coloro che in precedenza ne sono stati titolari e poi lo abbiano trasferito”. E tale principio e’ stato affermato e confermato anche a fronte dell’intervento legislativo del 2010, ritenuto inidoneo a superare la predetta interpretazione resa dalla Corte nel 1991.
2.7. Tuttavia, questa decisione, pronunciata con riferimento ad un inventore, per cio’ solo non soccorre nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale.
Quest’ultima infatti, ha trascurato di evidenziare la ricorrenza in concreto della circostanza fattuale centrale che caratterizza il principio espresso, e cioe’ che l’inventore sia stato (anche se non piu’ all’attualita’ per averlo ceduto) titolare originario del brevetto, per avere proceduto alla brevettazione e, dunque titolare dei diritti patrimoniali conseguenti, alla cui tutela e’ funzionale la previsione del litisconsorzio necessario processuale, nei termini prima ricordati; inoltre, erroneamente ha esteso sic et simpliciter all’inventore l’applicazione del principio riguardante esclusivamente il titolare attuale o pregresso del brevetto.
2.8.Ne consegue che la figura dell’inventore assume rilievo, ai fini delle vicende processuali del brevetto, quale litisconsorte necessario solo ove lo stesso sia diventato – nell’esercizio delle sue facolta’, titolare originario del “diritto sul brevetto”, acquisendo cosi’ i diritti patrimoniali conseguenti alla brevettazione, anche se per un arco temporale limitato per averli poi ceduti a terzi, ma non nel caso in cui (non avendo proceduto al brevettazione) abbia ceduto “il diritto al brevetto”, circostanza di fatto, che il giudice del merito e’ tenuto a verificare.
3. Conclusivamente, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimita’.

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