Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 29 maggio 2020, n. 10298.
La massima estrapolata:
L’imprenditore che abbia ceduto a terzi un marchio patronimico, incentrato sul proprio nome anagrafico, può procedere alla registrazione di altro marchio che rechi lo stesso nome, ma deve rispettare i principi di correttezza professionale, sicché il giudice di merito deve considerare insieme all’indebito beneficio che l’imprenditore tragga dallo sfruttamento del patronimico contenuto nel marchio ceduto, anche il pregiudizio che in tal modo viene arrecato al nuovo titolare dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva omesso di valutare la conformità ai principi di correttezza professionale del comportamento dell’imprenditore che, dopo aver ceduto il marchio patronimico “Fiorucci”, aveva registrato un altro marchio, recante la sequenza linguistica “Love Therapy by Elio Fiorucci”, riferito a prodotti riconducibili al medesimo “brand” commerciale dell’acquirente del marchio anteriore).
Sentenza 29 maggio 2020, n. 10298
Data udienza 6 febbraio 2020
Tag – parola chiave: Marchio – Cessione – Marchio contenente il patronimico del cedente – Utilizzabilità da parte del cedente nei limiti della funzione descrittiva e non distintiva – Clausola di salvaguardia – Fatti del 2007 – Applicazione dell’art. 21 c.p.i. – Principio della correttezza professionale – Direttiva n. 89/104
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso ricorrente 22768/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) giusta procura speciale per Notaio (OMISSIS) di (OMISSIS), con apostille n. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. in Liquidazione, gia’ (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) – Rep. n. (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3443/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 21/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2020 dal Cons. Dott. Marco Marulli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza 3443/2015 del 21.8.2015 la Corte d’Appello di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa ha accolto l’appello proposto da (OMISSIS) e da (OMISSIS) s.r.l. ed in riforma dell’impugnata decisione di primo grado ha respinto la domanda di (OMISSIS) s.r.l. – di seguito (OMISSIS) – nei confronti degli appellanti volta a far dichiarare che l’uso del segno (OMISSIS) abbinato ad altri elementi denominativi nella complessiva espressione (OMISSIS) costituiva contraffazione dei marchi nazionali relativi al segno (OMISSIS).
La vicenda scrutinata dal decidente del grado traeva origine dal fatto che nel maggio 2007 (OMISSIS), licenziataria esclusiva per l’Italia dei marchi (OMISSIS) di seguito alla loro acquisizione operatane dalla capogruppo (OMISSIS) avvenuta nel 1990, aveva appreso che era stato immesso in commercio una limited edition del body spray “(OMISSIS)” contraddistinta dal marchio (OMISSIS) ed in seguito un kit costituito da un pareo marcato allo stesso modo in accompagnamento ad un deodorante appartenente alla medesima linea di prodotti per la cura della persona. Nella lite che ne era scaturita (OMISSIS) si era costituita chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimita’ dell’uso da parte di (OMISSIS) e da (OMISSIS) s.r.l. dei marchi correlativi; domanda, che inizialmente accolta dal Tribunale, era invece di seguito respinta dalla Corte d’Appello sulla considerazione che, non avendo (OMISSIS) acquisito i diritti di marchio dal (OMISSIS) in proprio, bensi’ dal liquidatore dei beni della procedura di concordato preventivo della (OMISSIS) s.p.a., il cedente, stante il carattere personale del diritto al nome, non poteva disporre di esso con gli stessi margini con cui’ avrebbe potuto disporne il diretto interessato, con la conseguenza che l’attivita’ svolta da (OMISSIS) e da (OMISSIS) successiva al contratto del 1990 non riguardava i diritti ceduti e non era percio’ contraria alla correttezza professionale e non generava nessun effetto confusorio.
La cassazione di detta sentenza e’ ora pretesa da (OMISSIS) sulla base di dieci motivi di ricorso, ai quali replicano gli intimati con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. I controricorrenti osteggiano previamente la cognizione dei motivi di ricorso per mezzo di due eccezioni intese a confutarne l’ammissibilita’.
Con la prima di esse si sostiene che considerate le ragioni della decisione – di cui e’ fatto sintetico, ma esaustivo compendio nella pregressa narrativa di causa – le doglianze espresse con ciascun motivo non attingerebbero al nucleo portante della decisione nel senso che esse, collocandosi su un diverso terreno, non ne intercetterebbero la ratio decidendi, con l’effetto che ne sarebbe percio’ precluso l’esame in ossequio all’insegnamento che perime l’interesse dell’impugnante all’annullamento della sentenza allorche’, delle ragioni poste a fondamento del decisum, solo alcune siano state censurate e quelle non censurate risultino logicamente e giuridicamente in grado di sorreggere autonomamente la decisione.
L’obiezione non coglie nel segno. Il ventaglio delle questioni che prendono forma nell’illustrazione di ciascun motivo, in coerenza con l’assetto che la materia e’ venuta assumendo sotto l’influenza del diritto Eurorunitario, oltre che’ per concreto sviluppo del diritto vivente, sposta l’asse della decisione oltre il perimetro idealmente tracciato dal decidente del grado per mezzo del fatto ritenuto dirimente che, non essendo il (OMISSIS) disponente del proprio marchio patronimico, questi potrebbe pur sempre continuarne l’uso risultando lo stesso conforme a correttezza professionale. Non a caso, assai significativamente, in relazione ad una fattispecie speculare tra le medesime parti gia’ trattata da questa Corte, si e’ in ragione di cio’ ritenuto che “alla luce di tale problematica, l’interpretazione fornita dalla Corte d’appello di Milano, secondo cui l’uso del patronimico si sarebbe svolto in funzione distintiva e non di marchio appare piuttosto semplificata, per non dire banalizzata, rispetto alla complessa realta’ oggetto di allegazioni e prova da parte delle odierne ricorrenti,… onde la risposta della Corte territoriale appare monca perche’ mancante rispetto all’esigenza che quell’interpretazione venisse svolta alla luce di tutti i profili di diritto implicati e oggetto delle doglianze di cui ai motivi… del rincorso per cassazione” (Cass., Sez. I, 25/05/2016, n. 10826).
3. Anche la seconda obiezione e’ di poco momento. Si sostiene che il giudizio demandato alla Corte per mezzo di “gran parte dei motivi di ricorso” avrebbe ad oggetto i profili fattuali della decisione e, dunque, ne sarebbe per questo preclusa la scrutinabilita’ in questa sede. Come evidenzia, tuttavia, la stessa forma verbale in cui l’obiezione e’ formulata, essa non concerne tutti i motivi di ricorso, di modo che della sua conferenza e decisivita’ se ne potra’, se del caso, discutere all’atto di esaminare ciascuno di essi.
4. Venendo con cio’ al ricorso la ricorrente lamenta, con il primo motivo, che la sentenza avrebbe omesso di indagare, all’atto di escludere che la condotta ascritta ai resistenti fosse contraria al principio della correttezza professionale e fosse fonte di un effetto
confusorio, l’indebito vantaggio ritratto dai predetti dall’agganciamento al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio, cosi’ incorrendo nell’omesso esame di fatto decisivo ovvero nel vizio di motivazione apparente o ancora nella violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4; con il secondo motivo, che la sentenza sarebbe incorsa nella violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera a), c.p.i., dal momento che, quand’anche avesse misconosciuto il fatto di cui al primo motivo, non avrebbe potuto “liceizzare” l’uso del patrominico idoneo a dar vita al vantaggio da agganciamento o rinomanza risultando questo effetto contrario ai principi della correttezza professionale; con il terzo motivo, che la sentenza avrebbe omesso di indagare, all’atto di reputare lecita la condotta dei resistenti, che l’utilizzazione ex adverso del segno contenente il marchio rinomato non era avvenuta per contraddistinguere un prodotto contenente un apporto personale del (OMISSIS), cosi’ incorrendo nell’omesso esame di fatto decisivo ovvero nel vizio di motivazione apparente o ancora nella violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4; con il quarto motivo, che la sentenza sarebbe incorsa nella violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera a), c.p.i., dal momento che, quand’anche avesse misconosciuto il fatto di cui al terzo motivo, la norma richiamata prevede espressamente ed inequivocabilmente un’esenzione personale che consente di utilizzare il patronimico uguale o simile ad un marchio solo nell’ambito dell’attivita’ professionale del titolare e non con riferimento all’uso fattone da terzi; con il quinto motivo, che la sentenza sarebbe incorsa nella violazione dell’articolo 21, comma 1, c.p.i., dal momento che, nel giudicare conforme al principio della correttezza professionale le condotte dei resistenti e, segnatamente, del (OMISSIS), non aveva considerato che il principio in parola si applica al caso dell’imprenditore che venga a trovarsi in condizioni di omonimia con il titolare del marchio e non gia’ a chi, come il (OMISSIS), ne aveva ceduto a terzi i diritti relativi e non avrebbe potuto percio’ riappropriarsene; con il sesto motivo, che la sentenza avrebbe omesso di indagare, all’atto di reputare lecita la condotta dei resistenti, se effettivamente questa fosse o meno contraria al principio della correttezza professionale assunto in chiave discriminatoria dall’articolo 21, comma 1, c.p.i.; con il settimo motivo, che la sentenza sarebbe incorsa nella violazione dell’articolo 21, comma 1, c.p.i., dal momento che, nel giudicare conformi al principio della correttezza professionale le condotte dei resistenti, non aveva considerato il pericolo di confusione generato agli occhi del consumatore dall’utilizzazione del patronimico per identificare un prodotto estraneo al brand di (OMISSIS); con l’ottavo motivo, che la sentenza sarebbe incorsa nella violazione dell’articolo 21, comma 1, c.p.i., avendo giudicato conformi al principio della correttezza professionale le condotte dei resistenti malgrado il contrario fosse argomentabile alla luce delle censure declinate nel corso del giudizio soppesate in modo organico ed unitario.
5. Tutti i sopradetti motivi sono esaminabili congiuntamente perche’ essi si mostrano avvinti ad un medesimo tema di diritto. Essi devono reputarsi fondati nei sensi di cui in motivazione.
6. La quaestio iuris al centro dell’odierno contenzioso, che giunge non nuova all’attenzione della Corte, consiste nel chiedersi, se stante la scriminante piu’ generalmente prevista in favore di un uso conforme ai principi della correttezza professionale, possa giudicarsi conforme ai predetti principi il contegno dell’imprenditore che, gia’ titolare di un marchio imperniato sul proprio nome, ne ceda i diritti ad un terzo e di seguito utilizzi il proprio patronimico, inserendolo qui nel contesto di una sequenza linguistica, per denominare prodotti riconducibili al medesimo brand commerciale del cessionario.
7. Giova preliminarmente individuare, anche alla luce della constatazione che il profilo e’ del tutto negletto nel raziocinare delle parti, l’ambito normativo entro cui la questione di che trattasi prende forma, vero, infatti, che la materia ha formato oggetto nel tempo di ripetuti rimaneggiamenti, a vario titolo incidenti sulla collocazione della clausola di salvaguardia dianzi richiamata. Sicche’, essendosi nella specie consumati i fatti denunciati nel maggio 2007, e’ da credere che la loro regolazione vada operata alla stregua dell’originario disposto dell’articolo 21 c.p.i. approvato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che innovando sul punto il precedente dettato del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, articolo 1-bis, ha collocato la predetta clausola, in precedenza figurante in un autonomo capoverso posto a seguito dell’elencazione delle tre ipotesi in cui il diritto di esclusiva subisce limitazione, in un inciso conclusivo del comma 1, lettera c (“I diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attivita’ economica… c) del marchio d’impresa se esso e’ necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purche’ l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale”), generando cosi’ il dubbio circa il raggio della sua efficacia. Dubbio, che fugato oramai dal dettato vigente dell’articolo 21 c.p.i. risultante a seguito delle modifiche dovute al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131, articolo 13, che ha riposizionato la clausola nell’incipit della norma (“I diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attivita’ economica, purche’ l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale”), puo’ ritenersi superato, nel senso di accordare alla clausola un’efficacia larga, anche nel vigore del testo originario dell’articolo 21 c.p.i. in ragione dell’assorbente considerazione che una limitazione di essa alla sola ipotesi della lett c) non trovava il conforto nell’articolo 6, comma 1, Dir CE 89/104 (“Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio: a) del loro nome e indirizzo;… purche’ l’uso sia conforme agli usi consueti di lealta’ in campo industriale e commerciale”) – da cui la norma nazionale direttamente rampolla con una mera variante linguistica piu’ adesiva alla nostra tradizione giuridica – ed ora dell’articolo 14, parr. 1 e 2, Dir UE 2015/2436 (“Il diritto conferito da un marchio d’impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio a) del nome o dell’indirizzo del terzo, qualora si tratti di una persona fisica;… Il paragrafo 1 si applica solo se l’uso fatto dal terzo e’ conforme alle consuetudini di lealta’ in campo industriale e commerciale”), che nell’interpretazione resane dal giudice Eurounitario, notoriamente vincolante per il giudice nazionale, non sconta eccezioni, posto “che tale disposizione non opera alcuna distinzione tra i possibili usi delle indicazioni menzionate” (Corte giust., 7/01/2004, C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, 19).
8. Nel dare applicazione alla clausola in questione la giurisprudenza di questa Corte segue da tempo itinerari noti.
In linea generale si tende ad escludere che “il marchio costituito dall’uso di un patronimico possa essere considerato debole, sempre che il nome utilizzato non abbia alcuna relazione col prodotto e non venga usato nella consuetudine di mercato per designare una categoria di prodotti” (Cass., Sez. I, 14/04/2000, n. 4839), anzi risultando impossibile negarne il carattere forte di esso tanto piu’ in relazione al grado diffusione del nome (Cass., Sez. I, 29/12/2011, n. 29879). In ragione di cio’ si ritiene – non senza dare, nel contempo, atto pure delle ricadute che il rilievo comporta in punto di nullita’, non sottraendosi il marchio comprendente il patronimico gia’ registrato alle anteriorita’ invalidanti indicate dall’articolo 12 c.p.i. (Cass., Sez. I, 24/05/2017, n. 12995) – che l’inserimento del medesimo patronimico in altro marchio o in altra ragione sociale non possa considerarsi ne’ legittimo ne’ lecito, (Cass., Sez. I, 25/05/2016, n. 10826) e che la preclusione che ne discende, in guisa della quale un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non puo’ essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, ne’ come marchio, ne’ come denominazione sociale (Cass., Sez. I, 25/02/2015, n. 3806), non possa essere evinta, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attivita’ economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione, prima, e di notorieta’, poi, ad opera dello stesso titolare che l’abbia poi ceduto ad altri (Cass., Sez. I, 25/05/2016, n. 10826). A stemperare il rigore del principio, che riserva al titolare del marchio registrato inglobante il patronimico di ritrarre da esso i vantaggi patrimoniali connessi alla sua rinomanza e all’agganciamento ad una filiera produttiva che il marchio contribuisce ad individuare, interviene l’articolo 21 c.p.i. secondo cui il diritto di privativa non si estende sino al punto di vietare che altri faccia uso del patronimico nella propria attivita’ economica. In tal caso, tuttavia, l’utilizzazione commerciale del nome patronimico, deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non puo’ avvenire in funzione di marchio, cioe’ distintiva, ma solo descrittiva, in cio’ risolvendosi la preclusione normativa per il titolare del marchio di vietare ai terzi l’uso nell’attivita’ economica del loro nome (Cass., Sez. I, 29/12/2011, n. 29879). L’importanza che in questo ragionamento si ascrive alla funzione identificativa del patronimico, nel senso che l’uso da parte di terzi non puo’ essere precluso dal titolare della privativa quando esso avvenga in funzione descrittiva e non nella funzione distintiva che e’ propria del marchio quale garanzia per il consumatore dell’originalita’ del prodotto rispetto ai prodotti concorrenti, non e’ venuta meno neppure nel vigore dell’articolo 21 c.p.i., quantunque la norma – che si da’ cura di rinnovare il dettato dell’articolo 6 Dir CE 89/104 che non prevede, come l’articolo 14 Dir UE 2015/2436, alcun limite in proposito – non ripeta piu’ la formula letterale del Regio Decreto n. 929 del 1942, articolo 1-bis, che tale preclusione invece autorizzava quando l’uso del patronimico avvenisse “non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva”. La ragione di cio’ – che vale anche scongiurare il possibile sospetto che una siffatta interpretazione si ponga in contrasto con il diritto unionale poiche’ l’articolo 6 Dir CE 89/104 pur sempre preclude al titolare del marchio di vietare ai terzi l’uso nella propria attivita’ del proprio nome o di altri elementi identificativi a condizione che “l’uso sia conforme agli usi consueti di lealta’ in campo industriale e commerciale” – e, dunque, la persistente necessita’ che anche nel diritto vigente l’utilizzazione commerciale del nome patronimico, corrispondente al marchio gia’ registrato da altri, debba avvenire solo in funzione descrittiva e non distintiva, e’ spiegata con la considerazione che l’avvenuta modifica normativa ad opera dell’articolo 21 c.p.i., rispetto alla previsione del Regio Decreto 929 del 1942, articolo 1-bis, ha lasciato comunque in vita la condizione che l’uso del marchio debba essere conforme ai principi della correttezza professionale (Cass., Sez. I, 6/11/2014, n. 23648) – ed e’ appena il caso di ricordare che con questa locuzione e’ stata trasfusa nel ordinamento nazionale quella utilizzata dalla norma unionale -; e cio’, ancora, per l’intuitiva ragione che consentire anche un’utilizzazione in funzione distintiva del patronimico registrato a nome altrui ben potrebbe costituire violazione dei “principi di correttezza professionale” (Cass., Sez. I, 14/03/2014, n. 6021) o risultare contrario “agli usi consueti di lealta’” (Cass., Sez. I, 24/05/2017, n. 12295).
9. Da qui, percio’, la convinzione che “l’inserimento, nel marchio, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l’abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l’abbia ceduto a terzi, non e’ conforme alla correttezza professionale se non sia giustificato, in una ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attivita’, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona che ha certo il diritto di svolgere una propria attivita’ economica ed intellettuale o creativa ma senza trasformare la stessa in un’attivita’ parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia non solo stato registrato ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva” (Cass., Sez. I, 25/05/2016, n. 10826).
10. Questa rivendicazione, laddove in particolare esclude che nel conflitto marchio-marchio possa giudicarsi conforme alla correttezza professionale l’uso parassitario e confusorio del patronimico interferente con il marchio anteriore altrui, evidenzia una sostanziale continuita’ di intenti con il quadro interpretativo lumeggiato dalla giurisprudenza Eurounitaria, dell’avviso, piu’ volte reiterato a margine dell’articolo 6 Dir CE 89/104, che “l’uso del marchio non e’ conforme agli usi consueti di lealta’ in campo industriale e commerciale, in particolare quando: – avvenga in modo tale da far pensare che esiste un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio; – pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorieta’; – causi discredito o denigrazione di tale marchio; – o il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non e’ il titolare” (Corte giust., 17/03/2005, C228/03, Gilette, 49). Valorizzando l’apporto in tal senso reso dalla giurisprudenza sovranazionale nel predisporre un catalogo puramente esemplificativo dei possibili modi in cui l’uso del marchio patronimico altrui possa essere vietato perche’ in urto con gli “usi consueti di lealta’” o con “le consuetudini di lealta’ in campo industriale e commerciale”, si e’ cosi’ da ultimo affermato che, anche facendo leva sul fatto che l’uso del patronimico, gia’ inserito in un marchio altrui, non deve pregiudicare il valore di quest’ultimo traendo un indebito vantaggio dal suo carattere distintivo e dalla sua notorieta’, l’uso descrittivo del marchio altrui consentita dal patronimico non cessa comunque di essere rilevante; “come e’ intuibile, infatti, e’ proprio l’insussistenza, in concreto, di un uso descrittivo del patronimico a determinare, almeno nella normalita’ dei casi, l’agganciamento dei segni, con il duplice effetto di consentire, da un lato, al titolare del marchio posteriore di ritrarre un’utilita’ dalla posizione acquisita sul mercato dal marchio anteriore e di attenuare, dall’altro, l’idoneita’ distintiva di quest’ultimo” (Cass., Sez. I, 24/05/2017, n. 12295).
11. A questo fascio di riflessioni si sottrae senza motivo il ragionamento decisorio alla radice del pronunciamento qui impugnato. Se per vero nulla e’ a dirsi circa l’argomento, posto dal decidente a fondamento di esso, che considera recessiva la tutela della privativa di fronte al primato del diritto al nome rimasto inattaccato dalle rimostranze ricorrenti e quindi non sindacabile in questa sede, non altrettanto si puo’ dire del fatto che, cosi’ ragionando, il decidente abbia pure correttamente e compiutamente interpretato il compito motivazionale a cui era chiamato dalla vicenda al suo esame. I precedenti di questa Corte intervenuti in relazione ad analoghe vicende intercorrenti tra le medesime parti, nell’affrontare il tema del conflitto tra marchi caratterizzati dall’uso di un patronimico comune, ne avvertono non a caso tutta la complessita’, tanto da stigmatizzare la risposta che ad esso si rende in sede di merito in quanto essa “appare monca perche’ mancante rispetto all’esigenza che l’interpretazione venisse svolta alla luce di tutti i profili di diritto implicati ed oggetto di doglianza” ovvero in quanto appare infirmata dal “ben piu’ grave errore di ritenere che il giudice di merito non sia tenuto a verificare se l’uso del patronimico “pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorieta’””.
Lo scenario che in tal modo si delinea va percio’ ben oltre i limiti della lettura operata dalla Corte d’Appello merito ed in questa direzione si arricchisce del prezioso apporto della giurisprudenza Eurounitaria, di modo che l’approccio che si pretende dal giudice di merito, onde renderne la decisione saldamente ancorata alla poliedricita’ del fatto ed, in uno, giuridicamente sostenibile, pur, mantenendo ferma la funzione descrittiva del patronimico, deve attualizzare il criterio della “correttezza professionale” o, se si vuole, quello delle “consuetuidini di lealta’ in campo industriale e commerciale” in funzione della considerazione di un piu’ ampio arco di fattori valutativi intesi, tra l’altro, a commisurare, insieme all’indebito beneficio che il terzo abbia tratto dallo sfruttamento dal patronimico figurante nel marchio altrui e dal conseguente effetti di agganciamento, il pregiudizio che in tal modo si arreca al titolare dei diritti di privativa.
12. Con il nono motivo di ricorso si lamenta un vizio di omessa pronuncia, posto che la Corte d’Appello, dichiarando che “le domande di accertamento della concorrenza sleale, non accolte in primo grado e riproposte nelle conclusioni, senza essere sorrette da alcuna argomentazione sono inammissibili per violazione dell’articolo 342 c.p.c., non si era avveduta che, essendo stata la domanda accolta in primo grado, “nessun onere di argomentazione” si sarebbe potuto percio’ ritenere gravante su essa deducente.
13. Il motivo evidenzia una fondata anomalia del giudicato d’appello, avendo la Corte distrettuale pronunciato nei termini richiamati ancorche’ nella specie, per il fatto di essere stata accolta in primo grado e per non essere stata gravata di appello della controparte, la domanda di accertamento dell’illecito concorrenziale non reclamasse alcuna nuova decisione. Se ne impone percio’ l’accoglimento.
14. Il decimo attiene alle spese e resta conseguentemente assorbito.
15. Si accolgono i motivi dal primo al nono e va assorbito il decimo.
Cassata di conseguenza la sentenza impugnata la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i motivi dal primo al nono, dichiara assorbito il decimo motivo cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Milano che, in altra composizione, provvedera’ pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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