Il D.Lgs. 480/92, interpretato in linea con la direttiva comunitaria sul ravvicinamento dei marchi d’impresa (89/104/Cee), garantisce ai marchi “notori” una protezione più ampia rispetto a quelli comuni, difendendoli dal rischio confusione che si può generare anche quando i beni in commercio non sono uguali o strettamente affini. Il fine è quello di evitare che la società meno nota metta in atto una sorta di “parassitismo” garantendosi il successo non per meriti propri ma riflessi. Dal Dlgs 480/92 emerge un chiaro “favor legis” per i marchi notori, mentre la direttiva tende a scongiurare l’effetto traino.
Suprema Corte di Cassazione
Sezione I
Sentenza 27 maggio 2013, n. 13090
Integrale
MARCHI E BREVETTI – MARCHIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24098/2006 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), gia’ (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E PROCEDURA IN CONCORDATO PREVENTIVO E CESSIONE BENI;
– intimati –
sul ricorso 27417/2006 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., gia’ (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
contro (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO E CESSIONE BENI, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
– intimati –
sul ricorso 28369/2006 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1319/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale; accoglimento del primo, secondo e terzo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) assorbiti gli altri; rigetto del primo motivo assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale Curatela.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza 23.01/13.04.02,in parziale accoglimento delle domande proposte dalla (OMISSIS) nei confronti della Spa (OMISSIS) in liquidazione e della Srl (OMISSIS), riteneva le convenute – la prima quale titolare dei marchio (OMISSIS) reg.to il 16.11.92 con il n.579701,e la seconda quale licenziataria del marchio medesimo – responsabili della violazione e contraffazione dei marchio (OMISSIS) concesso il 29.09.86 coi n. 449146 all’attrice; nonche’ responsabili delle condotte previste dall’articolo 2598 c.c., nn. 1 e 3. Per l’effetto, ordinava sia la distruzione di tutto il materiale riportante il marchio in contraffazione, sia l’inibizione di qualsiasi attivita’ avente ad oggetto detto materiale, sia, infine, la pubblicazione del dispositivo della decisione su alcuni quotidiani nazionali.
Al contempo rigettava le domande di risarcimento del danno, e di nullita’ del marchio (OMISSIS) concesso alla spa (OMISSIS) col n. (OMISSIS), pure introdotte dall’attrice.
Riteneva la decisione, in fatto, che: a) la Soc. (OMISSIS) aveva presentato nel 1980 domanda di registrazione del marchio (OMISSIS) – cui era seguito l’accoglimento in data 29.09.86 con il n. (OMISSIS) – per la classe 25 (capi di abbigliamento); b) la spa (OMISSIS) aveva presentato, il 20.11.89 analoga domanda per lo stesso marchio – ma per le classi 16 e 18 (prodotti di cartolibreria, pelletteria e valigeria) – concesso in data 16/11/92 con il n. (OMISSIS); c) le prove raccolte avevano dimostrato che le convenute,in particolare la srl (OMISSIS) quale licenziataria della spa (OMISSIS), avevano iniziato l’utilizzo del marchio a partire dall’autunno 1995.
Sosteneva la sentenza in diritto che: 1) il marchio (OMISSIS) godeva di notorieta’ (essendo associato a capi di abbigliamento esclusivi come risultava dalla pubblicita’ dell’epoca e da un’indagine di mercato condotta su richiesta dell’attrice); le convenute avevano sfruttato – come risultava dal brevetto concesso e dai cataloghi e campioni prodotti – la forza evocativa del marchio; 2) di conseguenza era applicabile, avuto riguardo all’affinita’ esistente tra la classe 25 e 18 (pelletteria) di cui sopra per quanto attiene agli zainetti col marchio (OMISSIS) commerciati dalle convenute, la disciplina di cui all’articolo lettera b) e c), Legge Marchi nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 480 del 1992, secondo cui il titolare del marchio d’impresa registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti e servizi anche non affini se il marchio registrato gode nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o reca pregiudizio allo stesso; 3) conseguentemente, doveva convalidarsi il sequestro concesso all’attrice ante causam”, oltre all’accoglimento delle domande di distruzione e di inibitoria di quanto oggetto di contraffazione. Viceversa il Tribunale riteneva che la domanda di nullita’ del brevetto rilasciato alla convenuta soc. (OMISSIS) non fosse accoglibile ostandovi la norma transitoria del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 89, che, per i marchi concessi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, rinviava alle norme precedenti, non contemplanti le ipotesi di nullita’ invocate dall’attrice; come pure non era accoglibile la domanda di risarcimento del danno da concorrenza sleale, non potendosi utilizzare il ricorso, invocato dall’attrice, al criterio equitativo di cui all’articolo 1226 c.c., nella carenza di qualsiasi prova del danno subito (sia delle asserite spese sostenute, prima del sequestro, per l’introduzione della sua attivita’ nel settore della cartolibreria e valigeria giovanile; sia delle difficolta’ di ordine economico incontrate per l’inserimento in detto settore). Invece il provvedimento di pubblicazione della sentenza poteva essere adottato come misura sufficiente ad evitare ulteriore pregiudizio all’immagine dell’attrice.
Avverso la sentenza proponevano appello – in via principale – la Curatela del fallimento Srl (OMISSIS) (nuova denominazione della srl (OMISSIS)),dichiarata nel frattempo fallita con sentenza del Tribunale di Firenze, nonche’ – in via incidentale – la spa (OMISSIS) in liquidazione, rappresentata anche dal liquidatore giudiziale della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, deducendo l’insanabile contraddizione in cui era incorso il Tribunale allorche’, da un lato, aveva dichiarato illecito l’uso, da parte di (OMISSIS) (licenziataria del marchio registrato dalla spa (OMISSIS)), del marchio medesimo, e, dall’altro, aveva accertato la legittimita’ di tale segno distintivo (rigettando la domanda di nullita’ proposta dall’attrice); al riguardo, sempre secondo gli appellanti, la sentenza aveva erroneamente fatto applicazione della norma transitoria del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 88, giacche’ tale disposizione riguardava solo i marchi di fatto (e non quelli registrati), sicche’ a nulla rilevava la dichiarata – ma comunque non provata – notorieta’ del marchio (OMISSIS) dell’attrice; mentre doveva farsi riferimento al successivo articolo89 (che esentava dalle cause di nullita’, previste dalla nuova Legge Marchi, quei marchi che fossero stati registrati prima dell’entrata in vigore di quest’ultima e, tra le cause di nullita’ stabilite dalla ” vecchia ” disciplina, non vi era quella di avere utilizzato il marchio registrato per settori produttivi non affini – tali essendo stati definiti dallo stesso Tribunale, quello della cartolibreria e l’altro dell’abbigliamento – a quelli protetti dalla notorieta’ del segno distintivo).
Infine, rilevavano che la statuizione sulla concorrenza sleale era stata affermata senza alcuna motivazione.
La Spa (OMISSIS) in liquidazione, in piu’, osservava che erroneamente il Tribunale aveva asserito che vi era affinita’ tra la classe 18 (articoli di pelletteria) e la classe 25 (abbigliamento), rilevando che gli zaini facevano parte di prodotti della “linea scuola” venduti soltanto nei negozi di cartoleria, e non senza contare che il raffronto tra prodotti, per accertarne l’affinita’ o meno, doveva essere fatto con riguardo alla destinazione degli stessi ed alla clientela cui erano diretti (sicche’ appariva evidente la non affinita’ tra zaini ed articoli di abbigliamento).
L’appellante incidentale altresi’ lamentava il mancato esame, da parte del Tribunale, dell’eccezione di decadenza dal marchio per non uso dello stesso da parte dell’attrice.
Si costituiva la (OMISSIS) resistendo al gravame e proponendo appello incidentale per sentir dichiarare la nullita’ del brevetto concesso alla spa (OMISSIS) (dovendosi applicare la nuova disciplina della Legge marchi di cui al Decreto Legislativo n. 480 del 1992, che tutela il marchio celebre anche per prodotti non affini a quelli per i quali il marchio era stato riconosciuto);e cio’ in quanto l’attivita’ della concorrente era iniziata nell’anno 1995.
Interveniva il P.G. che chiedeva l’accoglimento dell’appello.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1319/05, rigettava entrambi gli appelli.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso il fallimento della (OMISSIS) srl con atto notificato il 19-20/7/06 cui ha resistito con controricorso la (OMISSIS) che ha proposto altresi’ ricorso incidentale cui ha resistito con controricorso la curatela fallimentare.
Successivamente ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) srl con atto notificato il 17-19-20/10/10 cui ha resistito con controricorso la (OMISSIS).
Va preliminarmente osservato che, essendo il primo ricorso proposto (n. 24098/06) quello del fallimento della (OMISSIS) srl notificato il 19-20/7/06, lo stesso e’ il ricorso principale, mentre quello successivamente proposto dalla (OMISSIS) srl (n. 28369/06), con atto notificato il 17-19-20/10/10, va qualificato come ricorso incidentale.
Riveste ovviamente la natura di ricorso incidentale quello (n. 27417/06) proposto dalla societa’ (OMISSIS).
Cio’ posto i tre ricorsi vanno riuniti ex articolo 335 c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso principale il fallimento (OMISSIS) S.r.l. (gia’ (OMISSIS) S.r.l.) lamenta che la Corte d’Appello di Firenze, ha erroneamente ritenuto che il marchio n. (OMISSIS), registrato da (OMISSIS), ancorche’ concesso prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 480 del 1992, ed ancorche’ valido al momento della concessione, non potesse essere utilizzato dopo l’entrata in vigore della riforma in quanto non usato prima di essa. La ricorrente sostiene, in particolare, che la Corte di merito non ha tenuto conto che il Decreto Legge n. 480 del 1992, articoli 88 e 89, disciplinano fattispecie diverse: l’articolo 88, il regime transitorio del marchio di fatto e l’articolo 89, il regime transitorio dei marchi registrati e alla fattispecie in esame sarebbe applicabile solo l’articolo 89, trattandosi di marchio registrato da (OMISSIS) prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 480 del 1992. Con il secondo motivo la (OMISSIS) srl lamenta la violazione dell’articolo 42 L.m. che consentiva a chi aveva registrato un marchio di iniziarne l’utilizzazione senza incorrere in decadenza entro tre anni dalla data del rilascio.
Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta che la Corte d’Appello sia incorsa in un errore in procedendo allorche’ ha ritenuto non ritualmente proposta dalla (OMISSIS) l’eccezione di decadenza per non uso del marchio n. (OMISSIS) di cui (OMISSIS) e’ titolare.
Secondo la ricorrente la Corte d’Appello aveva il potere-dovere di esaminare d’ufficio la validita’ del marchio di cui la (OMISSIS) si era avvalsa nei confronti delle convenute.
Con il quarto motivo contesta la contraddittorieta’ della sentenza impugnata laddove ha confermato la sentenza del Tribunale, ma, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, ha affermato che gli zainetti da essa commercializzati potevano considerarsi prodotti affini rispetto a quelli commercializzati dalla (OMISSIS) con il proprio marchio.
Con il primo motivo di ricorso incidentale la societa’ (OMISSIS) deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello di Firenze nel respingere la richiesta avanzata di veder dichiarata la nullita’ del marchio (OMISSIS) registrato da (OMISSIS) nel 1992 Evidenzia che, a norma del Decreto Legislativo 412/1992 n. 480, articolo 1, il titolare del marchio ha diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda di tutela nello Stato e se l’uso del segno, senza giusto motivo, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio. Deduce ulteriormente che,comunque, anche prima della entrata in vigore del Decreto Legislativo 480/92, la protezione del marchio notorio si estendeva anche nei confronti dei prodotti non affini. Con il secondo motivo contesta la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni. La ricorrente (OMISSIS) srl deduce con il primo motivo di ricorso incidentale la medesima doglianza posta con il primo motivo del ricorso del fallimento (OMISSIS) lamentando l’errore della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il marchio n. (OMISSIS), registrato da (OMISSIS), ancorche’ concesso prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 480 del 1992, ed ancorche’ valido al momento della concessione, non potesse essere utilizzato dopo l’entrata in vigore della riforma in quanto non usato prima di essa.
Con il secondo motivo di ricorso lamenta che la Corte d’appello non abbia pronunciato sulla contestata notorieta’ del marchio (OMISSIS).
Con il terzo motivo di ricorso riprende le stesse doglianze di cui al secondo motivo del ricorso principale del fallimento (OMISSIS) sostenendo che tutto il sistema della legge – quale risulta anche dagli articolo 42 e 91 L.M. – non consente di ritenere che possa essere inibito l’uso di un marchio, quale quello in oggetto, perfettamente valido allorche’ sia stato utilizzato nei termini di legge.
Con il quarto motivo fa proprie le doglianza svolte dal fallimento (OMISSIS) con il terzo motivo di ricorso principale; in aggiunta contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’eccezione di nullita’ del marchio (OMISSIS) per non uso per tre anni non sarebbe stata sollevata da essa (OMISSIS) mentre invece siffatta eccezione era stata sollevata sia in primo che in secondo grado.
Con il quinto motivo riprende il quarto motivo di ricorso della curatela fallimentare.
Con il sesto motivo lamenta l’omessa pronuncia sulla propria eccezione di carenza di legittimazione passiva poiche’ la produzione e la commercializzazione degli zainetti era comunque addebitabile alla (OMISSIS) cui aveva affittato l’azienda. Va esaminato per primo, in quanto riveste carattere preliminare, il secondo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) srl con cui si contesta la violazione dell’articolo 112 c.p.c., e comunque la mancanza di motivazione in ordine alla notorieta’ del marchio (OMISSIS).
Il motivo e’ infondato e per altri aspetti inammissibile.
E’ certamente infondato per quanto concerne l’omessa pronuncia di cui all’articolo 112 c.p.c., poiche’ la Corte d’appello,a conferma della gia’ riconosciuta notorieta’ del marchio da parte della sentenza di primo grado, espressamente ne conferma il predetto carattere (v. pag 6 della sentenza) ponendo lo stesso alla base della decisione.
Quanto alla mancanza di motivazione sulla pretesa censura in ordine alla notorieta’ del marchio, il motivo e’ inammissibile.
La sentenza da atto nella parte narrativa che la sentenza di primo grado aveva accertato e riconosciuto il detto carattere e, nel riassumere poi il contenuto dell’atto di appello del fallimento (OMISSIS) srl, ha rilevato che questo sosteneva che “la sentenza aveva erroneamente fatto applicazione della norma transitoria del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 88, giacche’ tale disposizione riguardava solo i marchi di fatto (e non quelli registrati), sicche’ a nulla rilevava la dichiarata – ma comunque non provata notorieta’ del marchio (OMISSIS) dell’attrice”.
Da quanto riportato nella narrativa della impugnata sentenza non risulta in alcun modo che il fallimento odierno ricorrente principale o la ricorrente incidentale (OMISSIS) srl avessero proposto uno specifico motivo di appello con cui si contestava il carattere notorio del marchio della (OMISSIS).
La Corte d’appello ha infatti rilevato soltanto che nell’ambito di una censura rivolta a contestare l’erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 88, si era rilevato che in tale contesto la questione della notorieta’ o meno del marchio non rivestiva rilevanza alcuna mentre la questione circa la mancata prova di detta caratteristica non costituiva una doglianza specifica ma un semplice inciso dell’argomentazione.
Era pertanto onere della (OMISSIS) srl con il motivo di ricorso in esame indicare in modo specifico, riportandone il contenuto l’asserito motivo di appello che sarebbe stato proposto sul punto al fine di consentire a questa Corte, cui e’ inibito l’accesso alla visione degli atti della fase di merito, di valutare l’eventuale omessa motivazione sul punto da parte della sentenza impugnata.
Il mancato adempimento del sopradetto onere rende il motivo non sindacabile in questa sede di legittimita’.
Si aggiunge tuttavia, ancorche’ superfluamente, che in ogni caso la Corte d’appello ha fornito idonea motivazione in ordine alla notorieta’ del marchio sia pure in riferimento alla decisione relativa alla concorrenza sleale per confusione laddove ha affermato (v. pag 8) che “i consumatori, i quali, acquistando zaini ed oggetti di cartolibreria marchiati (OMISSIS) sono portati a ritenere, vedendo anche la pubblicita’ relativa, che si tratti di oggetti prodotti dalla ditta inglese (avuto riguardo al fatto che e’ innegabile-come si evince dalla documentazione in atti ed anche per fatto notorio-che il nome (OMISSIS) richiama alla mente un particolare stile di abbigliamento, divenuto famoso nel mondo occidentale, sia per essere i relativi capi indossati da i personaggi dello spettacolo o della politica ritratti su pubblicazioni usualmente acquistate da quivis de populo, sia per essere stata piu’ volte narrata la storia della famiglia che, sotto il suo nome, ha iniziato quell’attivita’ di produzione”.
Dal mancato accoglimento del motivo in esame discende che deve considerarsi definitivamente accertato in giudizio il carattere notorio del marchio (OMISSIS).
Seguendo l’ordine logico delle questioni va ora esaminato il primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) ltd. Con tale motivo si deduce, con una prima censura, l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello di Firenze, nel respingere la richiesta avanzata di veder dichiarata la nullita’ del marchio (OMISSIS) registrato da (OMISSIS) nel 1992. Evidenzia la ricorrente incidentale che, a norma del Decreto Legislativo 412/1992 n. 480, articolo 1, il titolare del marchio ha diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda di tutela nello Stato e se l’uso del segno, senza giusto motivo, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio.
La ricorrente incidentale sostiene, in sostanza, che la nuova normativa del 1992 si applichi integralmente al caso di specie per cui doveva dichiararsi la nullita’ del marchio (OMISSIS) ottenuto dalla (OMISSIS).
Il motivo si sofferma a sostenere il carattere notorio del marchio di cui essa e’ titolare, ma tali argomenti sono privi di rilevanza essendo gia’ stato accertato dalla sentenza impugnata il detto carattere.
Il ricorrente sostiene poi l’applicazione al caso di specie del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, articolo 1, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 480 del 1992, laddove prevede che “il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare: b) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
Tale assunto appare del tutto incomprensibile in quanto avulso dal contesto argomentativo della sentenza impugnata che ha di fatto applicato il predetto articolo ma tramite l’interpretazione delle disposizioni di diritto transitorio di cui al Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 88 e 89.
Deduce poi, con una seconda censura, la societa’ ricorrente incidentale che gia’ la giurisprudenza nel vigore della normativa antecedente alla riforma del 1992 prevedeva la protezione dei marchi notori in relazione ai prodotti non affini.
Tale doglianza appare fondata.
Gia’ una risalente decisione di questa Corte ha affermato che i marchi celebri, pur esplicando prevalentemente funzione distintiva del prodotto, tendono altresi’ a diffondere e far conoscere la provenienza dei prodotti o merci al consumo e vengono presi in considerazione dal pubblico per ricollegarvi non solo un prodotto, ma un prodotto di qualita’ soddisfacente. Essi, pertanto, estendono il campo di protezione al di la’ dei prodotti uguali o strettamente affini (secondo la nozione di affinita’ che interessa i marchi ordinari), dovendosi al loro riguardo accogliersi una nozione piu’ ampia di affinita’ che tenga conto del pericolo di confusione, in cui il consumatore medio puo’ cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti ovvero ritenendo falsamente l’esistenza di legami giuridici od economici tra le due imprese, sempre che non esista una rilevante distanza merceologica tra il vecchio ed il nuovo prodotto ovvero l’uno o l’altro siano altamente specializzati. (Cass. 2060/83). Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato seguito anche nella successiva giurisprudenza di questa Corte che ha osservato che il giudizio di “affinita’” di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato – anche nel sistema normativo previgente alle modifiche introdotte con il Decreto Legislativo n. 480 del 1992, e cosi’ come da interpretarsi conformemente alla direttiva n. 89/104/CEE secondo un criterio piu’ largo rispetto ai marchi comuni.
Il giudizio di affinita’ non puo’ prescindere, infatti, dalla forza individualizzante che il marchio medesimo ha conseguito sul mercato. Attraverso la divulgazione del marchio notorio, si rende partecipe il pubblico dei consumatori della stessa provenienza dei prodotti immessi al consumo ed il successo del prodotto e’ garantito, appunto, a parte le sue qualita’ intrinseche, dalla rinomanza che la fonte produttiva ha acquisito nel tempo. (Cass. 14315/99).
In siffatta circostanza, alla luce della direttiva comunitaria 89/104, si deve tener conto del pericolo di confusione che si determina quando un marchio si mette al traino di altro che sia tuttavia noto, (in cio’ infatti consiste il vantaggio di tale comportamento) per distinguere un prodotto il cui grado di affinita’ con quello contrassegnato dal marchio noto non e’ grande. Tale situazione giustifica che si tenga conto ai fini della affinita’ del pericolo che il consumatore medio attribuisca al fabbricante di un prodotto noto l’offerta di un prodotto ulteriore non rilevantemente distante sul piano merceologico, cosicche’ il prodotto meno noto si avvantaggia di quello noto e del suo segno (Cass. 23787/04).
Questa Corte ha poi rilevato che l’orientamento interpretativo assunto risultava ulteriormente rafforzato dalla tutela che il marchio rinomato aveva espressamente ricevuto dalla modifica normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 480 del 1992, da cui emergeva un vero e proprio favor legis nei confronti dei marchi notori. (Cass. 14315/99).
La sentenza impugnata,dopo avere dato atto che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che tra il marchio della (OMISSIS) e quello delle ricorrenti principali, quanto meno in relazione alle classi 25,da un lato, e 18,dall’altro, vi era affinita’, e che la (OMISSIS) e la (OMISSIS) spa avevano sfruttato la forza evocativa del marchio (OMISSIS), ha ritenuto di escludere la sussistenza di tale condizione sulla base della diversita’ della clientela e dei luoghi di smercio.
Tale motivazione non appare conforme ai principi dianzi enunciati.
La sentenza impugnata infatti non ha tenuto conto in alcun modo nel giudizio di affinita’ sommariamente espresso della estensione naturale del concetto di affinita’ che discende dalla notorieta’ del marchio ne’ del pericolo di confusione per il consumatore.
La doglianza va pertanto accolta.
Da cio’ discende l’assorbimento del primo motivo del ricorso principale, nonche’ del primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) srl, che pongono entrambi la medesima questione, essendo evidente che potra’ addivenirsi all’esame della questione di diritto transitorio posta dall’interpretazione del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articoli 88 ed 89, solo se il giudice del rinvio, nel rivalutare la questione della affinita’ dei prodotti cui si riferiscono i marchi oggetto di giudizio, non reputi che il marchio rilasciato alla (OMISSIS) srl prima della entrata in vigore del citato decreto legislativo sia non affine rispetto al quello della (OMISSIS) ltd e non sia quindi nullo alla luce della normativa antecedente al Decreto Legislativo n. 480 del 1992.
Per le medesime ragioni risultano assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS).
Entrambi i motivi pongono la medesima questione della violazione dell’articolo 42 l.m., che, per effetto del richiamo operato dal Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articolo 91, consentiva a chi aveva registrato un marchio di iniziarne l’utilizzazione senza incorrere in decadenza entro tre anni dalla data del rilascio purche’ non fosse gia’ incorso nella detta decadenza al momento della entrata in vigore del decreto legislativo.
Tale questione inerisce infatti alla questione dell’applicazione e dell’interpretazione del Decreto Legislativo n. 480 del 1992, articoli 88 e 89.
Il terzo motivo del ricorso principale puo’ essere esaminato con il quarto motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS), ponendo i motivi la medesima questione con cui si lamenta che la Corte d’Appello sia incorsa in un error in procedendo allorche’ ha ritenuto non ritualmente proposta dalla (OMISSIS) l’eccezione di decadenza per non uso del marchio n. (OMISSIS) di cui (OMISSIS) e’ titolare.
Secondo la curatela ricorrente principale nonche’ secondo la societa’ ricorrente incidentale la Corte d’Appello aveva il potere-dovere di esaminare d’ufficio a validita’ del marchio di cui la (OMISSIS) si era avvalsa nei confronti delle convenute.
Tale assunto e’ erroneo alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che il Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, articolo 42, in tema di decadenza dal brevetto, non prevede che tale decadenza possa essere rilevata dal giudice d’ufficio, ma la stessa deve essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, cioe’ da chi impugna il brevetto, il quale ha inoltre l’onere non solo di allegare la nullita’ o la decadenza, ma di fornirne la prova (articolo 58), ovvero dal pubblico ministero, in contraddittorio con gli aventi diritto al marchio, nell’Esercizio di un potere di azione (articolo 59). (Cass. 6259/82; Cass. 7583/83).
I due motivi vanno pertanto respinti.
Assorbiti risultano invece il quarto motivo del ricorso principale ed il quinto del ricorso incidentale della (OMISSIS) srl che pongono la medesima questione circa la contraddittorieta’ nella sentenza impugnata tra la motivazione ed il dispositivo laddove in quest’ultimo si confermata la sentenza del tribunale ma, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, mentre si e’ affermato nella parte motiva della sentenza che gli zainetti da esse commercializzati potevano considerarsi prodotti affini rispetto a quelli commercializzati dalla (OMISSIS) con il proprio marchio.
E’ evidente che a seguito dell’accoglimento per quanto di ragione del primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) il giudice del rinvio dovra’ riesaminare ex novo anche tale questione.
Con il sesto motivo del ricorso incidentale la (OMISSIS) lamenta l’omessa pronuncia sulla propria eccezione di carenza di legittimazione passiva poiche’ la produzione e la commercializzazione degli zainetti era comunque addebitabile alla (OMISSIS) cui aveva affittato l’azienda.
Il motivo e’ manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha motivato sul punto avendo rilevato (v. pag. 7 della sentenza) che entrambe le societa’ avevano concorso nel compimento di atti di concorrenza sleale “consentendo la prima, attraverso la concessione dell’uso del marchio alla seconda, che questa potesse commercializzare anche prodotti, come gli zaini, aventi affinita’ con quelli di abbigliamento commercializzati dalla (OMISSIS)”.
Il secondo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS), con cui contesta la sentenza impugnata laddove ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, e’ inammissibile.
Osserva il collegio che il giudice del merito ha ritenuto che la prova della esistenza del danno, ancorche’ ne sia richiesta la liquidazione equitativa spetta alla parte richiedente. Quindi ha ritenuto che tale prova non sia stata fornita. La sentenza impugnata su tale punto ha motivato diligentemente, rilevando che non era stata fornita la prova della commercializzazione di prodotti analoghi a quelli della (OMISSIS) ne’ che,per effetto della cattiva qualita’ degli zainetti venduti dalle controparti, si fosse verificato un calo delle vendite dei prodotti di essa (OMISSIS). Le censure che quest’ultima muove a siffatta motivazione sono del tutto generiche ed apodittiche limitandosi alla affermazione di uno sviamento della clientela senza alcun riferimento in ordine alle prove fornite in giudizio in ordine a siffatta circostanza. In conclusione, dunque, va accolto nei termini di cui in motivazione il primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) dichiarato inammissibile il secondo; vanno dichiarati assorbiti il primo il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigettato il terzo; vanno dichiarati assorbiti il primo, il terzo, ed il quinto motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) spa,rigettati il secondo ed il quarto ed il sesto.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta del primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) con rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione che dovra’ valutare – dandone atto con adeguata motivazione – circa l’esistenza di un rapporto di affinita’ tra i prodotti cui si riferisce il marchio della (OMISSIS) e quelli cui si riferisce il marchio della (OMISSIS) e della (OMISSIS) tenendo conto del principio di diritto, sopra enunciato, che il giudizio di affinita’ di un prodotto rispetto ad altro coperto da marchio notorio o rinomato deve essere formulato, secondo il sistema previgente interpretato in modo conforme alla direttiva n.89/104/CEE, secondo un criterio piu’ largo di quello adoperato per i marchi comuni, traendo a seguito della decisione che si assumera’ le necessarie conseguenze nella valutazione dei motivi assorbiti.
Riunisce i ricorsi. Accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) dichiarato inammissibile il secondo; dichiara assorbiti il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il terzo; dichiara assorbiti il primo, il terzo, ed il quinto motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) spa, rigettati il secondo, il quarto ed il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
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