Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 6 dicembre 2019, n. 31932.
La massima estrapolata:
L’art. 122, comma 4, del d.lgs. n. 30 del 2005, come modificato dall’art. 54 del d.lgs. n. 131 del 2010, va interpretato nel senso che l’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale ivi prevista deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali “aventi diritto”, senza che l’aggiunta “in quanto titolari di esso”, introdotta dal citato d.lgs. n. 131 del 2010, comporti l’esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo, trattandosi pur sempre di soggetti iscritti nel registro “in quanto titolari”, con conseguente insussistenza di ogni irragionevole disparità di trattamento tra titolari attuali ed originari del brevetto, portatori anch’essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità di quest’ultimo, i quali, diversamente, resterebbero, vulnerati da una declaratoria di nullità o di decadenza resa a conclusione di un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza pur essendo annotati nel registro.
Sentenza 6 dicembre 2019, n. 31932
Data udienza 10 ottobre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26742/2017 proposto da:
(OMISSIS) Societa’ di diritto svizzero, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –
avverso la sentenza n. 3720/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, del 23/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
uditi per la ricorrente principale gli l’Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;
uditi per la controricorrente e ricorrente incidentale gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale o l’accoglimento del ricorso dell’incidentale.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con sentenza depositata il 23.8.2017 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame proposto dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. ed ha confermato l’impugnata decisione di primo grado che su istanza della (OMISSIS) aveva dichiarato la nullita’ della frazione italiana del brevetto Europeo (OMISSIS), concernente un procedimento, provvisto del relativo dispositivo, per la pulizia di caldaie a caldo.
Motivava al riguardo, il decidente di primo grado che la rivendicazione 1 di esso, non prevedendo l’impiego ai fini dichiarati di “una miscela parzialmente gassosa”, non si accordava con la descrizione, di talche’ essa si estendeva oltre il contenuto della domanda in violazione dell’articolo 76, comma 1, lettera c), cod. prop. ind., mentre in relazione alle rivendicazioni indipendenti 1 e 11 non poteva riconoscersi il requisito dell’essenzialita’, rilevante per gli effetti parimenti preclusivi di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a) e b), cod. prop. ind., non essendo previsto l’impiego di un sistema di raffreddamento del sacchetto destinato a contenere la miscela esplosiva idonea a consentire l’utilizzazione del procedimento anche a caldo.
1.2. Attinta dalla soccombente la Corte distrettuale ha respinto inizialmente l’eccezione di nullita’ del giudizio di prima istanza per essersi svolto in violazione dall’articolo 122 cod. prop. ind., non avendovi preso parte il precedente titolare dei diritti di privativa; e cio’ nella consapevolezza che alla luce delle modifiche intervenute nel dettato normativo, “e’ richiesto che siano parti necessarie del giudizio soltanto coloro che risultino effettivi titolari attuali del diritto di privativa”. Sempre in via preliminare ha pure disatteso l’eccezione intesa a confutare il ragionamento decisorio di primo grado nella parte in cui il decidente del grado aveva proceduto a rilevare ex officio le dichiarate cause di nullita’ del brevetto, osservando, che “gli interessi sottesi ad una dichiarazione di nullita’ del brevetto, infatti, rispondono ad esigenze di tutela del buon funzionamento del mercato (articolo 41 Cost.), che trascendono quelli del singolo contraente e tutelano i piu’ ampi interessi della collettivita’ alla eliminazione di ingiustificati ostacoli alla concorrenza e alla liberta’ di iniziativa economica”. Nel merito ha quindi osservato, quanto alla ravvisata estensione della rivendicazione 1 oltre il contenuto della domanda, che “appare evidente come l’elisione della locuzione “parzialmente gassosa” dalla rivendicazione concessa abbia comportato un’estensione dell’oggetto del brevetto rispetto alla domanda iniziale, essendo venuta meno una rilevante limitazione sulla natura della miscela esplosiva”; e quanto alla pure rilevata mancanza di una caratteristica essenziale in ordine alle rivendicazioni 1 e 11, che “correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto nullo il brevetto per mancanza, in entrambe le rivendicazioni indipendenti, della caratteristica essenziale per il raggiungimento dello scopo del trovato”. Tardiva, infine, ha ritenuto la richiesta di riformulazione delle rivendicazioni dispiegata dalla parte solo in sede di appello.
1.3. Per la cassazione di detta sentenza la soccombente si affida a tredici motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, cui resiste con controricorso e ricorso incidentale sulla base di unico motivo la parte intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS) eccepisce la nullita’ dell’impugnata decisione per violazione dell’articolo 122, comma 4, cod. prop. ind., nella parte in cui prevede che il giudizio di nullita’ brevettuale debba svolgersi “in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso”, dato che l’intero giudizio si era svolto senza che vi fosse evocato il sig. (OMISSIS), inventore del brevetto e titolare della relativa privativa in ragione del 50% sino alla sua cessione nel gennaio 2011 in favore dell’odierna ricorrente.
3. Il motivo e’ fondato e la sua fondatezza, caducando in limine il pronunciamento della Corte territoriale e con esso l’intero giudizio per gli effetti dell’articolo 354 c.p.c., comma 1, assorbe le ulteriori ragioni di doglianze di cui ai successivi motivi, nonche’ l’unico motivo del ricorso incidentale.
Questa Corte ha gia’ enunciato l’avviso – noto allo stesso decidente del grado, ma dal medesimo ignorato nel prendere le distanze da esso – secondo cui “il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 122, comma 4, come modificato dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131, articolo 54, va interpretato nel senso che l’azione di decadenza o di nullita’ di un titolo di proprieta’ industriale ivi prevista deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali “aventi diritto”, senza che l’aggiunta “in quanto titolari di esso”, introdotta dal Decreto Legislativo n. 131 cit., comporti l’esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo, trattandosi pur sempre di soggetti iscritti nel registro “in quanto titolari”, con conseguente insussistenza di ogni irragionevole disparita’ di trattamento tra titolari attuali ed originari del brevetto, portatori anch’essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validita’ di quest’ultimo, i quali, diversamente, resterebbero, vulnerati da una declaratoria di nullita’ o di decadenza resa a conclusione di un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza pur essendo annotati nel registro” (Cass., Sez. I, 18/06/2014, n. 13915).
4. Come si e’ ricordato nell’occasione, confermando un insegnamento gia’ enunciato con riferimento al Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 59-bis (Cass., Sez. I, 6/08/1991, n. 8564), ora riprodotto nell’articolo 77, lettera b), cod. prop. ind., sono stati risolti legislativamente i dubbi dottrinari e giurisprudenziali sugli effetti della dichiarazione di nullita’ del brevetto sui contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi anteriormente a quella dichiarazione di nullita’. “La decisione, stabilisce il nuovo articolo 59-bis, ha effetto retroattivo; quei contratti non sono pregiudicati soltanto nella misura in cui siano stati gia’ eseguiti; in questo caso il giudice, tenuto conto delle circostanze, puo’ accordare un equo rimborso di importi gia’ versati in esecuzione del contratto. E’ quindi evidente l’interesse essenziale di coloro che hanno trasferito il brevetto a difendere la validita’ del brevetto; sia per l’ipotesi in cui i relativi contratti non siano stati eseguiti anche solo in parte; sia anche per l’ipotesi di gia’ avvenuta totale esecuzione, per l’eventualita’ che su richiesta del cessionario del brevetto poi dichiarato invalido, il giudice gli accordi un equo rimborso di importi gia’ versati in esecuzione del contratto, rimborso, e’ ovvio, a carico del cedente. Questo interesse non apparirebbe sufficientemente protetto per la circostanza che il convenuto attuale titolare del brevetto possa a sua volta convenire in giudizio il suo dante causa, in garanzia; o che, come e’ logico, il precedente titolare possa intervenire nel giudizio di nullita’ in corso, giudizio che vede come parti principali l’attore e il convenuto titolare attuale del brevetto. Il verificarsi dell’una e l’altra delle circostanze e’ meramente eventuale. Il titolare attuale del brevetto puo’ non volere chiamare in causa il dante causa; costui puo’ non essere a conoscenza del procedimento in corso: nell’uno o nell’altro caso puo’ ben succedere che la sentenza dichiarativa della nullita’ passi in giudicato con efficacia erga omnes e dunque il dante causa si trovi gravemente pregiudicato nell’ipotesi che il cessionario intenda agire sul presupposto della nullita’ del brevetto gia’ al momento della stipulazione del contratto di cessione. L’unico modo per evitare questo serio pregiudizio e’ assicurare la presenza necessaria al giudizio tra attore e convenuto attuale titolare del brevetto anche di coloro che in precedenza ne sono stati titolari e poi lo abbiano trasferito”.
5. Questo orientamento, che la Corte ha nuovamente reiterato di recente (Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 5963), non si presta a revisioni alla stregua delle considerazioni che il giudice del gravame ha voluto trarre dalla innovazione operata nel testo normativo dell’articolo 122, comma 4, cod. prop. ind., Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131, articolo 54, comma 1, che ha aggiunto in chiusa del comma le parole “in quanto titolari di esso”, leggendovi, anche sulla scorta della relazione di accompagnamento alla novellazione, un indicazione all’integrazione del contraddittorio nei soli confronti di coloro che sono “effettivi titolari attuali del diritto di privativa”.
Va infatti di osservato che all’interpretazione patrocinata si oppongono argomenti di varia natura: di ordine testuale, dato che essa introduce un elemento letterale (“attuali”) che nella norma non figura; di ordine teleologico, posto che l’innovazione e’ stata dettata dalla necessita’ di risolvere il dubbio, come consta dallo stesso passaggio relazionale citato dal decidente, se fosse necessaria la partecipazione al giudizio anche dell’inventore, che, ancorche’ non titolare del diritto di privativa, era pur sempre annoverabile tra gli aventi diritto, o dei titolari di diritti minori sul brevetto; e di ordine sistematico, apparendo ineludibile la correlazione della norma in questione con il gia’ citato articolo 77 cod. prop. ind., non solo perche’ la dichiarazione di nullita’ del brevetto ha efficacia retroattiva nei confronti dei contratti aventi ad oggetto l’invenzione non ancora eseguiti, ma anche perche’ i medesimi contratti che abbiano avuto esecuzione non sono immune da effetti, obbligando il dante causa a rimborsare quanto riscosso in forza della loro conclusione.
6. Ribadendo dunque il prefato principio di diritto la sentenza va debitamente cassata e la causa va rinviata avanti al giudice di primo grado per un rinnovato giudizio a contraddittorio integro.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti motivi del medesimo ricorso ed il ricorso incidentale condizionato; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Milano (sezione specializzata in materia di imprese) che, in altra composizione, provvedera’ pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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