Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 giugno 2012, n.9548. In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza

Ritenuto in fatto

Con citazione notificata il 14.2.05, G..M. , titolare dell’impresa GIEMME e E..M. rispettivamente cessionario e titolare del brevetto italiano n. 1.317.196 concesso il 27.5.2003 su domanda del 7.4.2000, convenivano in giudizio davanti il Tribunale di Milano la società CIEMME di CALABRIA FRATELLI s.n.c. affinché venisse accertato che le macchine denominate (Apollo 35, Super Apollo 2005 e Super Apollo L), da questa società poste in commercio, costituivano contraffazione del loro brevetto, con conseguenti inibitorie, sequestro, distruzione delle macchine contraffatte e risarcimento danni anche da concorrenza sleale; illustravano che questo brevetto aveva posto rimedio ad alcuni inconvenienti presenti nella tecnica nota per la raccolta dei polli e in particolare al maltrattamento degli animali e all’ingombro della macchina in fase di quiete; sostenevano che le macchine della convenuta riprendevano totalmente gli insegnamenti del di cui erano titolari ed inoltre venivano pubblicizzate come fossero le uniche sul mercato ad effettuare un carico frontale in piena sicurezza.
La società convenuta, costituendosi, assumeva il difetto di novità del brevetto azionato dagli attori, essendo le pretese invenzioni anticipate dal proprio brevetto n. XXXXXXX concesso il 29.11.2000 su domanda presentata il 30.10.1998 e pertanto ne chiedeva la dichiarazione di nullità; sosteneva inoltre che le sue macchine non interferivano con le rivendicazioni di quel brevetto. A pochi giorni dalla prima udienza di trattazione gli attori depositavano ricorso d’urgenza diretto ad anticipare gli effetti della loro domanda giudiziale. A quell’udienza il giudice istruttore disponeva immediatamente un ‘indagine tecnica per verificare la fondatezza dell’una o dell’altra pretesa. Il consulente tecnico nominato concludeva il proprio elaborato affermando la nullità parziale del brevetto GIEMME e la non interferenza della macchina Super Apollo di CIEMME. Sulla base delle osservazioni presentate dalle parti, il giudice istruttore disponeva che il consulente procedesse ad integrare le proprie conclusioni. Rimessa la causa al collegio per la decisione, il Tribunale, con sentenza n. 11420/2007 del 18 ottobre 2007, dichiarava la nullità del brevetto per invenzione industriale n. XXXXXXX, rilasciato il 27.5.2003 su domanda del 7.4.2000, di proprietà di E..M. e concesso in licenza a GIEMME di Mola Giuseppe, limitatamente alle rivendicazioni da 1 a 4; respingeva le domande di contraffazione e concorrenza sleale avanzate dagli attori nei confronti di CIEMME di F.lli Calabria S.n.c., con tutte le conseguenti richieste.
Con citazione notificata il 23 gennaio 2008 M.E. e M.G. impugnavano la sentenza, chiedendo l’assunzione delle prove dedotte in primo grado e la rinnovazione della consulenza tecnica. La Ciemme Calabria S.r.l. (già Ciemme di Calabria F.lli S.n.c.) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo in via subordinata appello incidentale. La Corte d’appello di Milano con sentenza n. 303/10 rigettava il gravame.
Avverso la detta sentenza ricorrono per cassazione M.G. e M.E. sulla base di cinque motivi cui resiste con controricorso la Ciemme Calabria srl. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata per non essere stata disposta in grado di appello l’integrazione del contraddittorio nei confronti del PM. Con il secondo motivo assumono che la sentenza in questione avrebbe affermato la nullità ‘parziale’ del brevetto limitatamente alle rivendicazioni da 1 a 4 per carenza del requisito dell’attività inventiva rispetto allo stato dell’arte rappresentato dalla precedente domanda di brevetto depositata dalla resistente in data 30 ottobre 1999 di titolarità della resistente.

Tale conclusione sarebbe errata in quanto tale brevetto non farebbe parte dello stato dell’arte ai fini del giudizio sull’attività inventiva, essendo stato pubblicato solo il 30 aprile 2000, e, cioè, dopo il deposito della domanda di brevetto di cui è causa da parte del ricorrenti, avvenuta il 7 aprile 2000.

Con il terzo motivo contestano la sentenza laddove questa, sulla base di una interpretazione di una frase contenuta nella memoria di replica, ha ritenuto che essi ricorrenti avevano affermato che l’unico aspetto tutelabile del loro brevetto concerneva la ripiegabilità dei tappeti raccogli polli.

Con il quarto motivo di ricorso, lamentano che la sentenza impugnata avrebbe dichiarato parzialmente nullo il brevetto (anche) per insufficienza di descrizione, nonostante tale causa di invalidità non fosse stata dedotta dalla resistente Ciemme Calabria. Con il quinto motivo contestano le conclusioni dell’impugnata sentenza, laddove esclude la c.d. ‘contraffazione per equivalenti’ recependo sul punto le conclusioni già in precedenza raggiunte dal perito in sede di consulenza, confermate da quest’ultimo in sede di chiarimenti ed infine recepite dalla decisione di primo grado.

Il primo motivo è infondato.

L’art. 122 del codice della proprietà intellettuale, prevede che ‘in deroga all’art. 70 c.p.c., l’intervento in causa del pubblico ministero non è obbligatorio’ nelle cause che vertono sulla decadenza o nullità di un titolo di proprietà industriale.

Il primo problema che si pone è se la norma in questione sia applicabile ratione temporis nel caso di specie. Il codice della proprietà intellettuale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005 è entrato in vigore il 19 marzo 2005 quando la causa era già pendente, essendo stato l’atto di citazione notificato il 14.2.05.

Il principio generale da applicare,ripetutamente affermato da questa Corte, è che, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina si applica non solo ai processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche ai singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sue entrata in vigore, quand’anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all’epoca di introduzione del giudizio. (da ultimo Cass. 3688/11; Cass. 20811/10).

Ciò posto, si tratta di verificare anzitutto se l’articolo 245 del decreto legislativo n. 30 del 2005, che contiene delle disposizioni di carattere transitorio che disciplinano in modo diverso l’applicabilità della nuova disciplina ad alcuni aspetti dei processi in corso, riguardi anche la fattispecie in esame. La risposta è negativa.

Il primo comma dell’art. 245 in esame prevede infatti che alcune disposizioni del rito societario di cui al d.lgs. n. 5 del 2003 (ora non più applicabili) trovavano applicazione solo ai processi in materia di diritto industriale iniziati sei mesi dopo l’entrata in vigore del codice della proprietà intellettuale.

Il secondo ed il terzo comma riguardano la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale relativamente ai processi il cui grado di appello o il cui reclamo o la cui causa di merito (in caso di provvedimenti cautelari) siano iniziati dopo l’entrata in vigore del codice.

Il quarto comma riguarda la Commissione per i ricorsi disponendo che per i processi innanzi ad essa le nuove norme si applicano un anno dopo l’entrata in vigore del codice.

Il quinto comma prevede infine che le norme di cui agli articoli 137, 146, 194, 195, 196, 198 e 200 si applicano con l’entrata in vigore del codice.

I primi quattro commi non rilevano in alcun modo nel caso di specie.

L’unico che potrebbe rilevare è il quinto comma. Esso però, come rilevato anche dalla miglior dottrina, appare privo di effettivo rilievo. Tale comma, infatti, altro non fa che disporre, in osservanza del principio generale dianzi enunciato, che le nuove disposizioni processuali trovano immediata applicazione ai processi in corso relativamente agli atti da compiere successivamente alla loro entrata in vigore.

La norma quindi non introduce alcun elemento di novità nell’ordinamento. Essa avrebbe avuto senso ed effettiva autonoma efficacia precettiva solo nel caso in cui l’articolo 245 avesse individuato altre disposizioni di carattere processuale contenute nel codice che entravano in vigore rispetto ai processi in corso in date diverse da quella della entrata in vigore del codice stesso, ma tali disposizioni mancano del tutto nel caso in esame e, in particolare, nessun riferimento è contenuto all’art. 122 c.p.i che qui interessa. Deve quindi concludersi che la partecipazione del P.M. al giudizio in esame non era più obbligatoria a partire dal 19 marzo 2005. È incontestato e risulta dalla sentenza di primo grado, riportata sul punto dal ricorrente, che nel corso del giudizio di primo grado ‘ il Pm avvisato non ha depositato richieste o note di conclusioni’.

Da ciò consegue che, essendo stato l’atto introduttivo del giudizio notificato meno di un mese prima dell’entrata in vigore del codice della proprietà intellettuale, l’avviso al PM è stato necessariamente dato in data successiva alla predetta entrata in vigore. Deve quindi ritenersi che l’avviso in questione sia stato disposto del giudice istruttore ai sensi dell’art. 71 comma 2 c.p.c., ovvero nei casi di esistenza di un litisconsorzio facoltativo in ragione della sussistenza di un pubblico interesse.

Se così è, non essendo il PM intervenuto in giudizio, deve escludersi che lo stesso sia divenuto parte in esso, con la conseguenza che nessun obbligo di citarlo in appello sussisteva a carico dell’appellante principale né dell’appellante incidentale. L’avviso dato dal giudice di primo grado al P.M. non è inoltre nel caso di specie valso a determinare un litisconsorzio processuale. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare a tale proposito che l’ordine del giudice di comunicazione degli atti del PM ha lo scopo di porre quest’ultimo in grado di compiere l’apprezzamento circa l’esistenza o meno di un interesse generale connesso con la pretesa fatta valere in giudizio, e non determina un intervento jussu judicis neppure nel caso in cui il PM sia tenuto ad intervenire, poiché il comando che in tale ipotesi ha rilievo è quello della legge e non quello del giudice.

Deve pertanto escludersi un litisconsorzio processuale, con la conseguente necessità della partecipazione al giudizio di appello anche del PM,allorquando questua seguito di comunicazione degli atti disposta dal giudice di primo grado,sia intervenuto in una causa nella quale il suo intervento era facoltativo. (Cass. 947/72). A conferma di tale principio va ricordato che il cosiddetto litisconsorzio necessario processuale,sussiste quando tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, siano parti in cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 cod. proc. civ.). In tali casi la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado (Cass. 1535/10; Cass. 13691/01). In entrambe le ipotesi la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, vizio rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità(Cass. 13691/01). Nel caso di specie la posizione processuale del Pm non è in alcun modo inscindibile o dipendente da quella di chi agisce per la nullità del brevetto o viceversa, facendo valere il PM un interesse pubblico del tutto distinto e separato da quello delle parti private.

Il motivo va in conclusione respinto.

Il secondo motivo contesta la dichiarazione di nullità ‘parziale’ del brevetto limitatamente alle rivendicazioni da 1 a 4 per carenza del requisito dell’attività inventiva rispetto allo stato dell’arte rappresentato dalla precedente domanda di brevetto depositata dalla resistente in data 30 ottobre 1999 in quanto,essendo stata pubblicata e quindi resa nota la domanda di brevetto in questione solo il 30 aprile 2000, e, cioè,dopo il deposito della domanda di brevetto di cui è causa da parte del ricorrenti, avvenuta il 7 aprile 2000,al momento del deposito di quest’ultima la domanda di brevetto della società resistente non rientrava nello stato dell’arte conosciuto.

Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata non fa cenno in alcun modo di siffatta censura. Era dunque onere del ricorrente, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, riportare il motivo di appello ove aveva proposto la doglianza dianzi riportata al fine di consentire a questa Corte, cui è inibito l’accesso agli atti della fase di merito, di valutare una eventuale carenza motivazionale da parte della sentenza impugnata, ma nulla di tutto ciò è avvenuto. La doglianza si appalesa pertanto del tutto nuova e, non può trovare pertanto ingresso in questa fase di legittimità. Infondato è il terzo motivo con cui si contesta la sentenza laddove questa, sulla base di una interpretazione di una frase contenuta nella memoria di replica, aveva ritenuto che essi ricorrenti avessero affermato che l’unico aspetto tutelabile del loro brevetto concerneva la ripiegabilità dei tappeti raccogli polli. Sostengono i ricorrenti che la motivazione, oltre ad essere insufficiente e contraddittoria, sarebbe viziata in punto di diritto perché avrebbe ritenuto sussistere una rinuncia parziale alla domanda rispetto alle conclusioni presentate che non limitavano la domanda di contraffazione al sistema di ripiegamento ; rinuncia che tra l’altro non poteva desumersi ai sensi dell’art. 116 c.p.c., dal comportamento processuale delle parti.

A tale proposito questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il giudice di primo grado è tenuto ad interpretare le conclusioni contenute nell’atto di citazione, alle quali si è riportato l’attore in sede di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall’intero complesso dell’atto che le contiene, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell’atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa. (Cass. 6048/03; Cass. 18653/04; Cass. 15802/05; Cass. 75/10).

A tali principi si è correttamente attenuta la Corte d’appello che ha ritenuto che le deduzioni e le ammissioni contenute nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c. di M.G. ed E. in data 19 giugno 2006, con la quale i predetti affermavano che ‘se controparte commercializzasse la sua macchina Apollo 2005 con il modulo anteriore raddoppiato removibile e non con il sistema M. di ripiegamento laterale, M. nulla avrebbe a che ridire. Ma così non è: le macchine di Calabria montano anteriormente un dispositivo pressoché identico a quello brevettato da M. ‘ delimitavano obiettivamente il tema della controversia, implicando il riconoscimento che 1 ‘unico carattere tutelabile e valido del brevetto M. fosse quello relativo alla ripiegabilità del tappeti, essendo tutte le altre caratteristiche già note o, comunque, di immediata evidenza per una persona esperta del ramo. Trattasi di valutazione di merito logicamente argomentata che, come tale, sfugge a qualsiasi sindacato in questa sede di legittimità. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata avrebbe dichiarato parzialmente nullo il brevetto (anche) per insufficienza di descrizione (delle rivendicazioni da 1 a 4), nonostante tale causa di invalidità non fosse stata dedotta dalla resistente Ciemme Calabria.

L’inammissibilità del motivo discende dal rigetto dei motivi due e tre.

Una volta, infatti, che la nullità delle rivendicazioni da uno a quattro è stata dichiarata correttamente per mancanza di attività inventiva,la ulteriore ratio decidendi volta ad accertare in relazione alla domanda di concorrenza sleale una ulteriore causa di nullità sotto il profilo della insufficienza della descrizione non assume rilevanza alcuna essendo già la decisione adeguatamente sorretta dalla ratio decidendi della mancanza di inventività del trovato.

Il quinto motivo contesta le conclusioni dell’impugnata sentenza, laddove, in relazione alla rivendicazione n. 5, di cui ha riconosciuto la validità inventiva, esclude la c.d. ‘contraffazione per equivalenti’ da parte della società resistente recependo sul punto le conclusioni già in precedenza raggiunte dal perito in sede di consulenza, confermate da quest’ultimo in sede di chiarimenti ed infine recepite dalla decisione di primo grado. Il motivo è infondato Questa Corte ha già affermato il principio che in tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, si da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, in questo caso soltanto potendo ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta. L’accertamento concreto dell’equivalenza della soluzione costituisce una questione di fatto, affidata all’apprezzamento insindacabile del giudice di merito, se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici. (Cass. 257/04). Peraltro è stato altresì ritenuto che, al fine di escludere la contraffazione per equivalenza, non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l’utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore. (Cass. 30234/11). Ciò significa che ‘ la contraffazione per equivalenza non potrebbe essere esclusa nel caso in cui il prodotto (o il procedimento) accusato sia riprodotto, anche solo parzialmente, con una variazione apportata ad un singolo componente, o ad una singola fase del procedimento, ancorché tale variazione debba qualificarsi non banale né ripetitiva della precedente’ (Cass. 30234/11). In tal caso infatti l’invenzione, quando pure munita dei requisiti legali di novità intrinseca ed estrinseca, non autorizza l’utilizzazione di altra invenzione brevettata senza il consenso dei titolari di questa; e, di conseguenza, l’utilizzazione non autorizzata del brevetto anteriore,ancorché allo scopo di attuare o utilizzare un’invenzione originale, costituisce contraffazione del primo (Cass. 30234/11). La sentenza impugnata appare conforme ai sopraindicati principi La motivazione fornita sul punto è la seguente. Sulla base delle osservazioni esposte, le parziali differenziazioni rilevate dal consulente tecnico nel brevetto M. (rivendicazione 5) appaiono sufficienti a far considerare lecita e non contraffattiva la produzione delle macchine Calabria cui Si riferisce l’impugnazione proposta da M.G. e E..M. . In proposito, l’ing. F. , considerando l’elemento di supporto 26, ha espresso la persuasiva opinione che nella condizione di lavoro dei tappeti la struttura che li supporta nella macchina Super Apollo è ‘inclinata’ come richiesto (peraltro senza alcun motivo logico apparente) dalla rivendicazione 2 del brevetto M. , mentre il sistema di ripiegamento dei tappeti è diverso. Da quello che si evince, nel brevetto M. è l’elemento di supporto 26 che gira per far ruotare i tappeti e portarli nella condizione ripiegata lateralmente (fig. 6 del brevetto). Al contrario, nella macchina Calabria i tappeti sono incernierati sulla relativa struttura di supporto vista sopra e, quando questa è nella posizione sollevata, essi vengono fatti ruotare manualmente intorno ai punti di incernieramento. Ora, non è chiaro come nel brevetto M. sia evitata l’interferenza tra i tappeti in fase di ripiegamento e le ruote del veicolo, tuttavia è lecito pensare che ciò dipenda dall’elemento di supporto 26, e, forse, dalla sua inclinazione ; in ogni caso non vi è traccia dell’incernieramento come nella macchina Apollo di Calabria.

In conclusione, quindi, quest’ultima differisce dall’ambito protettivo della principale rivendicazione valida del brevetto M. , cioè la quinta, per il modo con cui sono ripiegabili i tappeti lateralmente alla macchina. Aggiunge persuasivamente l’ing. F. : ‘d’altra parte è opinione del CTU che in questo caso non si possa parlare di contraffazione per equivalenti in quanto il sistema di ripiegamento dei tappeti della macchina SuperApollo si pone, rispetto a quello del brevetto M. , come un meccanismo che determina identiche prestazioni funzionali ma con mezzi strutturali diversi. Detto in parole pile semplici,lo scrivente ritiene che il brevetto M. sia stato formulato male così che il vero oggetto dell’invenzione, cioè il ripiegamento laterale dei tappeti, non emerge come avrebbe dovuto ed è anzi limitato dal particolare sistema di supporto e rotazione dei tappeti. Ne consegue pertanto che la macchina Super Apollo di cui al sopralluogo presso l’azienda Geminian del 18/11/2005 non interferisce con l’ambito di protezione attribuibile al brevetto M. . Lo stessa conclusione vale anche par l’altra macchina (sempre chiamata Super Apollo) visionata dal CTU nel corso del secondo sopralluogo del 24/11/2005 e di cui è riportata più sopra la fotografia: su questo non ci sono state contestazioni neanche da parte dell’attrice, la quale durante il sopralluogo ha avuto agio di constatare le innegabili differenze tra essa e il brevetto M. .

L’opinione del consulente è conforme alle regole di diritto che disciplinano la materia, secondo cui deve essere esclusa la contraffazione per equivalenti allorché un soggetto realizzi l’idea inventiva con un trovato significativamente diverso rispetto a quella brevettata e che, presentando una differenza tecnica strutturale, qualitativamente apprezzabile e che investe il nucleo inventivo protetto, non possa essere considerata un mero equivalente’.

Da tale motivazione si evince con chiarezza che, mentre nel brevetto M. il sistema di ripiegamento è costituito da un supporto che gira per far ruotare i tappeti e portarli nella condizione ripiegata lateralmente, nella macchina Calabria i tappeti sono incernierati nella relativa struttura di supporto e quando questa è nella posizione sollevata vengono fatti ruotare manualmente attorno ai punti di incemieramento. Ciò significa che la rivendicazione n. 5 che si assume contraffatta e che riguarda le modalità e lo strumento con cui vengono ripiegati i tappeti prevede un meccanismo del tutto diverso di quello di cui al meccanismo Calabria che non ruota meccanicamente bensì manualmente e che è basato su un sistema di incemieramento non riscontrabile nel brevetto M. .

Appaiono pertanto corrette le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata secondo cui il nucleo inventivo dei due trovati è completamente diverso per cui deve anche escludersi che vi sia una sia pur parziale utilizzazione di parti della invenzione di cui alla rivendicazione n. 5.

Il ricorso va in conclusione respinto.

I ricorrenti vanno di conseguenza condannati in solido al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in Euro 5000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.