Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 4 settembre 2017, n. 20716. In tema di regole sulla descrizione del brevetto e delle caratteristiche di un prodotto

Sentenza 4 settembre 2017, n. 20716
Data udienza 18 gennaio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi iscritti al n. 25861/2013 R.G. proposti da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dal Prof. Avv. (OMISSIS), dall’Avv. (OMISSIS) e dal Prof. Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso quest’ultimo in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

e sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale in data 6 dicembre 2013, dall’Avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso quest’ultimo in (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.P.A., come sopra rappresentata difesa e domiciliata;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 554/2013 depositata il 4 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Carlo De Chiara;

uditi gli Avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per la ricorrente principale;

udito l’Avv. (OMISSIS) per la controricorrente e ricorrente incidentale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

FATTI DI CAUSA

1. Nell’ambito di un complesso contenzioso tra la (OMISSIS), titolare dei brevetti europei (OMISSIS) per porte a pannelli scorrevoli che non si arrotolano su un rullo ma si dispongono orizzontalmente sul soffitto, e la (OMISSIS) s.p.a., che produceva e commercializzava un prodotto denominato “(OMISSIS)” in pretesa contraffazione, il Tribunale di Monza accerto’ la validita’ della porzione italiana del primo dei due brevetti sopra indicati, limitatamente alle rivendicazioni nn. 1, 2 e 18, e della porzione italiana del secondo, limitatamente ad alcune superfici di contatto tra i pannelli, accertando altresi’ che il portone “(OMISSIS)” prodotto dalla (OMISSIS) e commercializzato in Lombardia dalla (OMISSIS) s.r.l. (ora (OMISSIS) s.r.l.) nella sua versione originale era in contraffazione del primo brevetto; condanno’ quindi – per quanto ancora rileva – le convenute (OMISSIS) e (OMISSIS) a risarcire il danno nei confronti della societa’ tedesca, attrice, liquidandolo in Euro 241.742,80 (la (OMISSIS) fu condannata, per l’esattezza, solo fino alla concorrenza di Euro 50.000,00).

2. La Corte d’appello di Milano, respingendo il gravame principale delle societa’ italiane e il gravame incidentale della (OMISSIS), ha, in particolare, confermato la validita’ dei due brevetti: il primo perche’, interpretandone il contenuto avvalendosi anche dei disegni, risultava che la combinazione delle rivendicazioni individuate dalla richiedente risolvevano un problema tecnico – quello del rischio di pizzicamento delle dita della mano nelle manovra di chiusura del portone – in maniera originale, evitando la battuta tra i bordi dei pannelli; il secondo perche’, analogamente interpretando il contenuto delle rivendicazioni alla luce anche dei disegni, consentiva in maniera originale l’esatto posizionamento dei pannelli e delle cerniere, la riduzione di sfregamenti e usure, l’alleggerimento delle sollecitazioni a trazione sulle cerniere.

La Corte ha confermato, altresi’, la sussistenza del danno, ritenuta dal Tribunale insita nella commercializzazione del prodotto contraffatto, nonche’ la liquidazione eseguita dal Tribunale stesso, osservando che, pur in assenza della prova di un danno emergente, “non par dubbio che l’illecita attivita’ contraffattiva di (OMISSIS) possa avere influito in termini di lucro cessante, come documentato dalla consistente richiesta di fornitura di portoni antipizzicamento soddisfatta da (OMISSIS) nel periodo interessato dalla contraffazione” e che, non potendosi applicare, nella liquidazione, il criterio della retroversione degli utili, in difetto di idonea documentazione a causa del comportamento della convenuta, doveva ricorrersi al criterio delle royalty presunta – pure previsto dall’articolo 125 cod. prop. ind. – applicata nella misura minima, in via equitativa, considerata la limitata portata inventiva del trovato e considerato che del resto il medesimo risultato si sarebbe ottenuto applicando la royalty non gia’ all’intero fatturato della vendita dei portoni (10 milioni di euro), ma al solo minor fatturato della vendita dei pannelli (4.800.000 Euro).

La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La (OMISSIS) ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale per un motivo. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione delle regole sull’interpretazione del brevetto, di cui all’articolo 52 cod. prop. ind. (che ha sostituito il Regio Decreto 5 febbraio 1940, n. 224, articolo 5, comma 1), si lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto coperte dai brevetti per cui e’ causa anche caratteristiche del prodotto in realta’ non rivendicate, ma visibili soltanto nei disegni allegati alla descrizione, affermando che le caratteristiche non rivendicate possono costituire l’ambito di tutela brevettuale e ritenendo che la possibilita’ di interpretare le rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni significhi possibilita’ di integrare le rivendicazioni con caratteristiche ivi non presenti.

1.1. Il motivo e’ infondato perche’ la Corte d’appello non ha statuito quanto lamentato dalla ricorrente, bensi’ ha proceduto alla interpretazione delle rivendicazioni anche alla luce dei disegni. Il che e’ consentito dalla legge. Questa Corte, invero, ha gia’ avuto occasione di chiarire che la rivendicazione deve essere interpretata alla luce del dato tecnico risultante dalla descrizione (Cass. 1072/1999, 15705/2016), e dunque anche dai disegni (espressamente richiamati dall’articolo 52, comma 2, cod. prop. ind.).

2. Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli articoli 2043 e 2697 c.c., nonche’ dell’articolo 125 cod. prop. ind., si lamenta che la Corte d’appello abbia desunto la sussistenza del lucro cessante in base alle scritture contabili depositate dalla (OMISSIS) su ordine del Tribunale, con cio’ discostandosi dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui la richiesta di esibizione delle scritture contabili e’ valida ai fini della liquidazione del risarcimento, ma solo successivamente alla dimostrazione dell’esistenza di un danno e non quale sostitutivo di tale prova.

2.1. Il motivo e’ infondato.

La sussistenza del danno, sotto il profilo del lucro cessante, e’ stata dai giudici di merito ritenuta sulla base dell’accertata commercializzazione di portoni contraffatti da parte della (OMISSIS). La sufficienza della prova dell’avvenuta vendita del prodotto contraffatto, ai fini della prova del danno da contraffazione, e’ stata gia’ affermata da Cass. 4739/2012, richiamata dalla controricorrente; mentre Cass. 12545/2004, richiamata dalla ricorrente principale, ha si’ affermato la necessita’ della prova del danno, ma proprio perche’ mancava la prova dell’avvenuta commercializzazione del prodotto contraffatto.

Che, poi, l’esibizione delle scritture contabili possa essere disposta ai soli fini della liquidazione di un danno gia’ provato nell’an, e non anche ai fini della prova della sussistenza di un danno, e’ affermazione che non trova riscontro nelle norme che disciplinano tale istituto, ne’ in alcuno dei precedenti questa Corte (Cass. 16647/2008, 12545/2004, 3604/1990) richiamati dalla ricorrente principale.

3. Con il ricorso incidentale, denunciando violazione dell’articolo 125 cod. prop. ind. (in precedenza Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 86), nonche’ dei principi in materia di risarcimento da contraffazione di brevetto, si lamenta che la Corte d’appello abbia liquidato il danno senza tener conto dell’utile conseguito dal contraffattore e limitandosi ad applicare il principio della royalty virtuale, per di piu’ errando nell’applicazione di quest’ultimo criterio essendosi limitata ad applicare la royalty nella misura minima, senza applicare alcun correttivo al rialzo sul solo, apodittico rilievo della “limitata portata inventiva del trovato” e senza tenere in considerazione altri elementi della fattispecie concreta, quali la condotta della (OMISSIS), l’utile – quantomeno presunto – da essa conseguito, la lesione dell’avviamento commerciale del titolare del brevetto, lo sviamento della clientela, la mancata ripartizione di costi di sviluppo del brevetto, il danno morale. Inoltre la Corte d’appello e’ incorsa, secondo la ricorrente incidentale, in un errore di calcolo: infatti se avesse applicato la royalty maggiore il danno risarcibile sarebbe stato maggiore, e cioe’ pari ad Euro 240.000 a titolo di solo capitale, a fronte dei 150.000 invece liquidati.

3.1. La complessiva censura e’ infondata.

La Corte d’appello, infatti, nell’accertata impossibilita’ di determinare l’ammontare degli utili conseguiti dal contraffattore, ha proceduto alla liquidazione del lucro cessante secondo il criterio della royalty, espressamente previsto dall’articolo 125, comma 2, cod. prop. ind., mentre l’applicazione di correttivi al rialzo in base agli elementi indicati dalla ricorrente incidentale costituisce questione nuova, non dedotta nel giudizio di appello (nel controricorso non si riferisce di deduzioni siffatte davanti al giudice di secondo grado, ne’ di esse vi e’ traccia nella sentenza impugnata).

La denuncia, infine, dell’errore di calcolo e’ inammissibile, non rientrando essa nelle denunciate violazioni di norme di diritto, ne’ essendo dalla ricorrente incidentale articolata una censura di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato con Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, qui applicabile ratione temporis).

4. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti.

Le spese del giudizio di legittimita’ vanno compensate fra le parti per meta’, in considerazione della reciproca soccombenza, e poste, per la restante meta’, a carico della ricorrente principale, la cui soccombenza ha carattere prevalente. Esse sono liquidate per l’intero come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa tra le parti le spese processuali per meta’ e condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, della restante meta’ di tali spese, che liquida per l’intero in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico di entrambe le parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.