Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 marzo 2015, n. 4386. Non sussiste contraffazione del marchio se un'impresa decide di utilizzare un nome che è già presente sul mercato. Il tutto naturalmente a condizione che la sovrapposizione letterale non coincida anche con quella sostanziale delle attività rese dalle due imprese

REPUBBLICA ITALIANA

La (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., entrambe facenti parte del gruppo (OMISSIS), operante nel settore della distribuzione mediante grandi magazzini di vendita self-service all’ingrosso sotto l’insegna “- (OMISSIS) -“, la prima titolare, la seconda licenziataria del relativo marchio denominativo registrato in Italia il 9.1.1990 al n.581192, con rivendicazione estesa, ex multis, alla classe merceologica 16, includente periodici e giornali quotidiani, agivano innanzi al Tribunale di Torino nei confronti (OMISSIS), soc. svedese, affinche’ fossero dichiarati nulli, per difetto del requisito di novita’ ai sensi del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, articolo 1, articolo 17, lettera c) e d) e articolo 47, lettera a), i marchi ” (OMISSIS)”, registrati dalla soc. convenuta il 24.4.1996 ai nn. 744959 e 744956, l’uno denominativo, l’altro anche figurativo, rivendicati per la stessa classe 16. Domandava, altresi’, la pronuncia di contraffazione e la condanna generica della (OMISSIS) al risarcimento dei danni per concorrenza sleale, con provvisionale ex articolo 66 legge marchi, nonche’ la pubblicazione della sentenza sui quotidiani “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”.
A sostegno della domanda deduceva di produrre, fra l’altro, anche periodici pubblicitari dei prodotti messi in vendita nei suoi magazzini all’ingrosso.
La (OMISSIS), premesso di pubblicare, sotto la testata ” (OMISSIS)” (la lettera “o” espressa graficamente mediante la raffigurazione di un globo) un giornale quotidiano di informazione, attualita’ ed altro, distribuito gratuitamente nelle grandi citta’ all’interno delle reti di trasporto pubblico, negava sia l’identita’ del marchio, sia l’affinita’ del prodotto, e quindi la confondibilita’ dei marchi in questione, sia, infine, la possibilita’ di una tutela ultramerceologica del segno dalle soc. attrici.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la declaratoria di decadenza, ex articolo 42, comma Regio Decreto cit., del marchio “- (OMISSIS) -” limitatamente ai prodotti per l’informazione, quali i quotidiani, per non uso nel quinquennio dalla registrazione.
In corso di causa interveniva la (OMISSIS), con sede in Dublino, quale cessionaria del marchio “- (OMISSIS) -“, facendo proprie le domande proposte dalle societa’ attrici.
Con sentenza depositata il 27.1.2004 il Tribunale dichiarava la contraffazione del marchio ” (OMISSIS)” ad opera della (OMISSIS), la nullita’ dei marchi di quest’ultima, inibendone l’uso, e condannava la soc. convenuta a distruggere i prodotti recanti il marchio (OMISSIS), disponendo, altresi’ la pubblicazione della sentenza sulla stampa quotidiana, cosi’ come richiesta. Rigettava, invece, la domanda di danni e di accertamento della concorrenza sleale.
Il giudice di prime cure riteneva evidente l’identita’ dei marchi in oggetto sotto il profilo denominativo, fonetico e concettuale. Cio’ posto, i marchi in questione non solo contraddistinguevano prodotti appartenenti alla medesima lasse merceologica, ma altresi’ erano impiegati su prodotti rientranti nel genere degli stampati, poiche’ anche le soc. attrici realizzavano, stampavano e diffondevano un periodico denominato ” (OMISSIS)”, dal contenuto pubblicitario (irrilevante la sua distribuzione in omaggio), e dal 2001 anche un giornale, “(OMISSIS)”, avente ad oggetto temi di attualita’ e interesse generale, notizie e cronaca, di talche’ non era neppure necessario dedurre o provare il rischio di confusione.
Osservava, quindi, richiamando la giurisprudenza di merito in materia, che l’uso del marchio da parte del titolare per (classi di) prodotti registrati precludeva la dichiarazione di decadenza parziale con riferimento ai prodotti legati al primo da una relazione di affinita’. Dunque, il fatto che il marchio “- (OMISSIS) -” non fosse stato utilizzato per contraddistinguere dei quotidiani non era decisivo, poiche’ a tale ultimo prodotto non puo’ essere attribuita una reale autonomia merceologica all’interno della categoria degli “stampati”, per cui non poteva darsi decadenza parziale essendo stato adoperato il marchio per altro tipo di stampato.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo66 legge marchi, rilevava la mancata prova di un effettivo pregiudizio e l’omessa allegazione di parametri valutativi.
Escludeva, infine, l’ipotesi di concorrenza sleale, ex articolo 2598 c.c., non essendovi una reale situazione di concorrenza tra il titolare del segno imitato e il soggetto imitatore.
Avverso tale pronuncia la (OMISSIS) proponeva appello, innanzi alla Corte d’appello di Torino, con citazione notificata il 23.3.2004.
Resisteva la sola (OMISSIS) s.p.a., nelle more divenuta (da licenziataria) cessionaria del marchio, la quale proponeva impugnazione incidentale in ordine al rigetto della domanda di danni.
Dichiarata la contumacia della (OMISSIS), con sentenza 8.11/6.12.2005 la Corte d’Appello di Torino respingeva l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale e percio’ in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la (OMISSIS) al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio a favore della (OMISSIS) S.p.A..
Contro tale sentenza la (OMISSIS) ha proposto il ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi ai quali resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato la (OMISSIS).
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Va preliminarmente rigettata l’istanza di riunione avanzata nella memoria della ricorrente non ricorrendo i requisiti di cui all’articolo 274 c.p.c..
Con il primo motivo la ricorrente si duole che la Corte d’Appello di Torino abbia qualificato come identici i marchi in conflitto postulando erroneamente una equivalenza fra la perfetta identita’ ed una diversita’ di valenza differenziatrice ritenuta praticamente nulla. La ricorrente si duole peraltro che la diversita’ sia stata fatta consistere unicamente nella interpunzione trascurando altre diversita’ pur in fatto accertate ed in particolare quella grafica costituita dal fatto che la lettera “o” nella testata del giornale e’ espressa mediante la raffigurazione di un globo.
Il motivo e’ infondato.
In realta’ i giudici di merito hanno rilevato che il segno (OMISSIS) della ricorrente era identico al marchio (OMISSIS) della resistente essendo differenziato soltanto dai segni di interpunzione dopo ogni lettere.
Cio’ comportava che a livello visivo e fonetico oltre che concettuale, i due marchi erano identici.
Tale motivazione appare del tutto adeguata e logicamente corretta avendo la Corte d’appello escluso che un diversa forma grafica potesse costituire elemento di differenziazione tra i due segni tale da evitare un pericolo di confusione tra gli stessi.
La Corte d’appello ha dato rilevanza predominante nella sua valutazione alla identita’ fonetica dei due segni ritenuta elemento imprescindibile di identita’ degli stessi.
Trattasi di valutazione di merito che non risulta sindacabile in questa sede di legittimita’.
La ricorrente lamenta inoltre che non si sia tenuto conto del fatto che la lettera O del proprio segno era espressa graficamente mediante la raffigurazione di un globo.
Tale doglianza e’ inammissibile dal momento che la ricorrente avrebbe dovuto dedurre, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, di avere riproposto tale aspetto con l’atto di appello trascrivendo nel ricorso il brano ove tale questione veniva proposta. In assenza di tale adempimento la questione deve ritenersi nuova e non proponibile in questa sede.
In ogni caso la doglianza sarebbe infondata in ragione della gia’ menzionata predominanza fonetica posta dalla Corte d’appello a fondamento della valutazione della somiglianza’ dei segni.
Con il secondo motivo la ricorrente si duole che la Corte d’Appello di Torino non abbia considerato precluso dal giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione del rigetto da parte del giudice di primo grado della domanda di sleale concorrenza, l’accertamento della cosiddetta “affinita’ ristretta” dei prodotti contraddistinti con i marchi in conflitto. Sostiene infatti la ricorrente che, non avendo (OMISSIS) raggiunto la prova della concorrenza prossima tra gli imprenditori in lite, ed essendosi formato un giudicato interno a questo riguardo, non poteva essere introdotto nella causa d’appello l’accertamento relativo alla “affinita’ ristretta” fra i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto.
Il motivo e’ infondato.
In primo luogo risulta dalle conclusioni delle allora appellate che esse avevano insistito per la domanda di concorrenza sleale.
A prescindere da cio’, la sentenza di primo grado aveva escluso l’ipotesi di concorrenza sleale non gia’ per l’insussistenza di affinita’ dei prodotti bensi’ sostenendo che la contraffazione del marchio non costituiva di per se’ concorrenza sleale, sussistendo quest’ultima solo se ricorrevano le condizioni di cui all’articolo 2598 c.c., nella specie non presenti non sussistendo una situazione di concorrenza tra il titolare del segno imitato e l’imitatore.
E’ appena il caso di rammentare a tale proposito che l’autorita’ del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, e presuppone che tra la causa precedente e quella in atto vi sia identita’ di soggetti, oltre che di “petitum” e “causa petendi”. (Cass. 15222/05; Cass. 9043/11).
Nel caso di specie, non e’ dubbio che tra l’azione di contraffazione del marchio e quella di concorrenza sleale non vi e’ necessaria coincidenza di causa petendi ne’ di petitum per cui risulta corretta la valutazione del giudice di secondo grado che ha implicitamente ritenuto non sussistere alcun giudicato.
In particolare, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’azione di contraffazione del marchio d’impresa ha natura reale, e tutela il diritto assoluto all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilita’ dei marchi, mentre prescinde dall’accertamento della effettiva confondibilita’ tra prodotti e delle concrete modalita’ di uso del segno, accertamento riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale. (Cass. 9617/98; Cass. 16647/08; Cass. 3639/09).
Il motivo non puo’ quindi trovare accoglimento.
Con il terzo motivo la ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia ravvisato l’affinita’ non soltanto in violazione del gia’ formatosi giudicato interno ma anche incorrendo in omissioni e contraddizioni. Il primo errore e’ stato quello di avere ravvisato, in contrasto con la giurisprudenza regolatrice, la affinita’ tra servizi e prodotti e, nella specie, tra il servizio della distribuzione (OMISSIS) ed i cataloghi dei prodotti che vengono offerti nello svolgimento di tale servizio. Secondo la ricorrente il catalogo di un’impresa di grande distribuzione non ha alcuna autonomia funzione rispetto al servizio prestato dall’impresa stessa, nel senso che la suddetta diffusione e’ meramente strumentale alla distribuzione dei prodotti secondo la tecnica selfservice. La ricorrente si duole inoltre del fatto che la Corte d’Appello sia incorsa in tre contraddizioni: la prima e’ quella di avere ricavato l’ambito della tutela del marchio da quello della comunicazione stampata dopo avere concesso la irrilevanza del supporto cartaceo ;la seconda e’ quella di avere affermato che la comunicazione sia del catalogo come del giornale sia caratterizzata da comuni “fini economici” dopo avere dato atto che il quotidiano della ricorrente contiene articoli di cronaca, politica, costume ed altro; la terza contraddizione e’ quella di ricondurre i “fini economici” del giornale al fatto che esso vive di inserti pubblicitari e di avere cosi’ confuso tra finanziamento dell’informazione e promozione delle vendite degli articoli della grande distribuzione. E di avere inoltre ravvisato la periodicita’ come caratteristica comune delle due comunicazioni stampate nonostante che gli inserti pubblicitari non abbiano periodicita’ di alcun genere.
Va preliminarmente rammentato che la tutela contro la contraffazione di marchi e’ configurabile solo fra prodotti identici od affini, cioe’ appartenenti allo stesso genere, in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati, ai bisogni che tendono a soddisfare.
Tale affinita’ implica la comunanza di una qualita’ ontologica dei prodotti, e non la mera appartenenza ad un medesimo ambito di origine culturale o di costume.
L’indagine sulla ricorrenza dell’affinita’ fra prodotti non e’, peraltro, vincolata al riscontro dell’inclusione, o meno, dei prodotti nella medesima classe merceologica fra quelle elencate dalla tabella “C” allegata al Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 949 (sostituita dalla Legge 10 aprile 1954, n. 129), in quanto le indicazioni di tale tabella non hanno carattere tassativo e perseguono finalita’ prevalentemente fiscali. (Cass. 23787/04; Cass. 3639/09).
Piu’ in particolare, l’indagine sull’affinita’ consiste nella circostanza che i beni o i prodotti di cui si parla siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui l’affinita’ funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dal dato meramente estrinseco costituito dall’eventuale identita’ dei canali di commercializzazione. L’identita’ delle esigenze che spingono all’acquisto dei prodotti di cui si afferma l’affinita’ merceologica non puo’ tuttavia essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l’esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, etc.), rischiandosi altrimenti di smarrire il nesso che, anche secondo nozioni di comune esperienza, deve potersi presumere esistente tra l’identita’ dei bisogni cui quei beni sono preordinati e l’unicita’ della loro fonte di provenienza, che costituisce la vera ragione di tutela del marchio. (Cass. 21013/06).
Nel caso di specie, il giudizio di affinita’ ristretta formulato affermativamente dal Tribunale e confermato dalla Corte d’appello riguarda il raffronto tra i cataloghi stampati della (OMISSIS), contenenti unicamente l’elencazione di prodotti messi in vendita nei magazzini ” (OMISSIS)” e dei relativi prezzi, ed il giornale quotidiano a diffusione gratuita distribuito dalla (OMISSIS), contenente articoli di cronaca, politica, costume ed altro.
Sul punto, il giudice di seconde cure,esclusa la rilevanza del supporto di tipo cartaceo impiegato per realizzare sia gli uni che l’altro, ha ritenuto che “i due prodotti in questione son affini dal punto vista merceologico, perche’ soddisfano entrambi, sia pure con modalita’ diverse,un analogo bisogno di informazione reso al pubblico, in maniera pur occasionale, ma ripetuta a intervalli di tempo regolari. La differente informazione resa, l’una (quella del quotidiano “(OMISSIS)”) di carattere generalista, l’altra (quella dei cataloghi “(OMISSIS)”) di tipo squisitamente commerciale, non toglie che i’ due prodotti incrocino il medesimo ambito, che e’ quello proprio della comunicazione stampata a fini economici. Si noti, infatti, che anche il quotidiano ” (OMISSIS)”, proprio perche’ diffuso gratuitamente grazie ai presumibili proventi delle inserzioni, costituisce un indiretto veicolo di promozione pubblicitaria”.
Tale motivazione non appare sufficientemente argomentata ed e’ per certi aspetti lacunosa in ordine all’esame delle diverse esigenze dei consumatori che l’uno e l’altro prodotto tendono a soddisfare.
Non risulta infatti analizzato il pubblico di riferimento dei due giornali, l’uno costituito dai clienti dei magazzini commerciali (OMISSIS) e l’altro indifferenziato costituito dai passeggeri dei mezzi di trasporto pubblico. Non risulta neppure analizzato il tipo di bisogno che essi intendono soddisfare e non viene individuata la differenza che esiste tra una informazione specializzata, rivolta ad un pubblico di acquirenti dei prodotti della stessa societa’ che pubblica il periodico, ed una generalista rivolta fini di informazione quotidiana, sia pure contenente messaggi pubblicitari di vario genere che pero’ non si riferiscono a prodotti messi in vendita dall’editore. Infine non vengono effettuate valutazioni sulla prevalenza della funzione informativa rispetto a quella pubblicitaria e sulla possibile diversita’ che esiste tra il pubblico interessato a conoscere le notizie quotidiane e quello interessato esclusivamente alla pubblicita’ dei prodotti.
Il motivo merita dunque accoglimento, dovendo la Corte d’appello argomentare in modo piu’ adeguato in ordine alla ritenuta affinita’ dei prodotti.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole che sia stata rigettata la sua domanda di decadenza parziale per non uso da parte della controricorrente del suo marchio per contraddistinguere un prodotto editoriale con una motivazione omessa e contraddittoria e, cioe’, per avere la Corte territoriale ravvisato un uso effettivo sufficiente ad impedire la decadenza parziale consistente nella apposizione del marchio sui cataloghi senza verificare la affinita’ dei suddetti cataloghi con il prodotto editoriale ed in contrasto con un giudicato interno gia’ formatosi in relazione al difetto di rapporto concorrenziale come presupposto della domanda di concorrenza sleale per tale ragione respinta.
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia accolto la domanda di condanna generica con una motivazione inappropriata perche’ riferita al “danno da volgarizzazione” sinonimo di quello da c.d. “annacquamento”, inconfigurabile nella specie data la distanza merceologica rispetto ai prodotti ed ai servizi contraddistinti con il marchio che si suppone celebre.
Inoltre l’articolo 278 c.p.c., subordina la condanna generica al fatto che sia accertata la sussistenza di un diritto sicche’ la norma non sarebbe applicabile quando, come nella specie, si afferma non gia’ che il danno e’ probabile ma che il pregiudizio non puo’ escludersi. Aggiunge la ricorrente che e’ onere di chi chiede la condanna generica formulare integralmente le proprie conclusioni ed indicare i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per la determinazione del quantum, di guisa che, non avendo la controricorrente assolto a tale onere, la sentenza dovrebbe essere cassata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.
Entrambi i motivi restano assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo.
Quanto al ricorso incidentale condizionato,con cui ci si duole del mancato riconoscimento della natura forte del marchio e della sua rinomanza, resta anch’esso assorbito.
In conclusione dunque i primi due motivi del ricorso principale vanno respinti. Va accolto invece il terzo motivo, restando assorbiti gli altri cosi’ come il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione che provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Rigetta i primi due motivi del ricorso principale; accoglie il terzo motivo, dichiara assorbiti gli altri; dichiara parimenti assorbiti i motivi del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione