REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1690/2021 R.G. proposto da:

(OMISSIS) SRL, SOCIETA’ UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente e controricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), ( (OMISSIS)), (OMISSIS) ( (OMISSIS)), per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2629/2020 depositata il 20/10/2020;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

La scelta del consulente tecnico d’ufficio è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano con sentenza del 14 gennaio 2016 accerto’ la contraffazione del brevetto “tasca per indumento, metodo di confezionamento della tasca e relativo indumento”, relativo a pantalone, in titolarita’ di (OMISSIS) s.r.l. societa’ unipersonale, ad opera della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.p.a., inibendo alle stesse la prosecuzione delle attivita’ illecite, ordinando il ritiro dal mercato del pantalone contestato e disponendo una penale per ogni giorno di ritardo, condannando altresi’ le convenute alla restituzione degli utili conseguiti, nella misura di Euro 1.783.432,00, oltre interessi, e disponendo la pubblicazione del dispositivo della sentenza su di un quotidiano nazionale.

Adita dalla (OMISSIS) s.p.a., la Corte d’appello di Milano con sentenza del 20 ottobre 2020, n. 2629, in riforma della decisione impugnata, dopo avere rinnovato ed esteso gli accertamenti peritali, mediante una nuova c.t.u., ha accertato la parziale nullita’ del brevetto nella sua formulazione originaria ed accolto l’istanza di limitazione, proposta in corso di causa ex articolo 79, comma 3, cod. propr. ind., sostituendo all’originario testo brevettuale quello riportato in dispositivo; ha, inoltre, accertato che non sussiste l’indicata contraffazione ad opera delle convenute, revocando le condanne conseguenti e ponendo le spese del doppio grado a carico della originaria attrice.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:

a) e’ valido il brevetto in titolarita’ della (OMISSIS) s.r.l. societa’ unipersonale, come riformulato in corso di causa ai sensi dell’articolo 79, comma 3, cod. propr. ind., in quanto esso e’ dotato di novita’ ed inventivita’; peraltro, tale profilo neppure e’ stato piu’ contestato dalla (OMISSIS) s.p.a., che non ha piu’ coltivato la tesi della nullita’ delle nuove rivendicazioni, ma ha insistito unicamente sull’assenza di contraffazione;

b) non sussiste contraffazione da parte di (OMISSIS) s.p.a. con il modello di pantalone “back up”, come accertato dal c.t.u., le cui conclusioni non sono smentite dalle critiche di controparte: la quale ha infondatamente dedotto sia l’omessa individuazione di un sarto come esperto del ramo, quale unico consulente idoneo ad offrire il suo contributo nell’interpretazione delle rivendicazioni brevettuali; sia la mancanza di riferimenti nel brevetto alla posizione del vertice del taglio nella regione posteriore del jeans; sia la contraffazione per equivalenti, mediante la pince nel pantalone di (OMISSIS) s.p.a.. Ha ritenuto che, invero, tali rilievi non siano idonei a superare le risultanze della seconda c.t.u., posto che l’interpretazione delle rivendicazioni del brevetto per cui e’ causa ben poteva essere compiuta anche da un ingegnere, come avvenuto nella specie, capace di rilevare l’applicazione delle regole della geometria, non essendo coinvolta invece la stretta tecnica sartoriale; la questione della posizione del vertice del taglio nell’a’mbito della tutela brevettuale e’ stata adeguatamente risolta dal c.t.u., tenuto conto che l’articolo 51, comma 1, e articolo 52, comma 2, cod. propr. ind. riconoscono alla descrizione ed ai disegni allegati alla domanda di brevetto una fondamentale funzione interpretativa; il collegamento delle cuciture per mezzo di una pince, realizzato dalla controparte, non integra neppure una contraffazione per equivalenti, non riscontrandosi ivi i mezzi che il brevetto tutelato rivendica come essenziali, al fine di accrescere la convessita’ del pantalone.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione da (OMISSIS) s.r.l. societa’ unipersonale, sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso l’intimata, proponendo ricorso incidentale per un motivo, cui resiste con controricorso la ricorrente.

Le parti hanno depositato altresi’ la memoria.

La scelta del consulente tecnico d’ufficio è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 51, comma 2, articolo 52, comma 2, cod. propr. ind., articoli 69 e 83 C.b.e. (Convenzione sul brevetto Europeo o Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, riveduta il 29 novembre 2000, ratificata con L. n. 224 del 2007), del Protocollo sull’interpretazione dell’articolo 69 cit. e dell’articolo 8.3 Conv. Strasburgo del 27 novembre 1963, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante che l’interpretazione delle rivendicazioni brevettuali non sia stata compiuta da un sarto, ma da un ingegnere meccanico che ha redatto la c.t.u., restando apodittico tale assunto: in tal modo, essa ha violato le norme ricordate, le quali richiedono che il brevetto sia interpretato secondo l’oggetto delle rivendicazioni, mediante la descrizione ed alla luce delle competenze di un esperto del ramo; mentre la sentenza impugnata non fa nessuna menzione della descrizione e delle competenze di un esperto del ramo, in tal modo compiendo un error in iudicando nella sua attivita’ interpretativa.

Con il secondo motivo, deduce violazione o la falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’articolo 51, comma 2, e articolo 52, comma 2, cod. propr. ind., in quanto la sentenza impugnata ha recepito le conclusioni del c.t.u., il quale, tuttavia, non si e’ attenuto alle norme che regolano l’interpretazione dell’invenzione, non ponendosi neppure il problema del settore tecnico sartoriale di riferimento.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullita’ della sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, esponendo essa una motivazione apodittica, laddove ha ritenuto che si trattasse di comprendere principi di “mera geometria” come definenti l’ambito di pertinenza dell’invenzione, nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nella pertinenza invece dell’invenzione all’ambito della sartoria, reputando appunto che il brevetto presupporrebbe mere competenze di geometria, in tal modo avendo quindi la Corte territoriale omesso di coinvolgere un esperto del ramo nell’espletamento della c.t.u..

Con il quarto e quinto motivo, congiuntamente formulati, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 52, comma 2, cod. propr. ind., e articolo 69 C.b.e., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte territoriale ha limitato la “rivendicazione 1” mediante l’utilizzo della “figura 7”, nonche’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione assente: essa, infatti, ha inammissibilmente limitato l’ambito della rivendicazione mediante il ricorso ad un disegno che, invece, valeva solo ad illustrare, non a limitare l’ambito della protezione; mentre tutti gli elementi della rivendicazione erano ricompresi nel pantalone di (OMISSIS) s.p.a..

La scelta del consulente tecnico d’ufficio è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice

Con il sesto motivo, deduce la violazione o la falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 52, comma 3-bis, cod. propr. ind., e articolo 69 C.b.e., in quanto la Corte territoriale ha escluso la contraffazione del brevetto per equivalenza, in considerazione dell’assenza, nel pantalone di controparte, di un’unica caratteristica brevettata (la sovrapposizione di cuciture della tasca e del pantalone, sostituita da una pince), quando, invece, secondo la S.C. la contraffazione per equivalenza postula l’utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore, non rilevando le modifiche apportate come meri espedienti per evitare la contraffazione del brevetto.

2. – Nel suo ricorso incidentale, la ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli articoli 48 e 76 cod. propr. ind., perche’ le invenzioni di combinazione si caratterizzano per uno sforzo inventivo, capace di cogliere elementi gia’ noti con un risultato nuovo, mediante un quid pluris dato da tale combinazione che palesi un contributo inventivo ulteriore rispetto alla semplice continuita’ tecnica: alla luce di tali regole, il brevetto di controparte doveva considerarsi invalido.

3. – I primi cinque motivi possono essere congiuntamente trattati, in quanto volti ad esporre la medesima sostanziale censura.

Essi, infatti, mirano a censurare l’affidamento delle operazioni di c.t.u. – pur trattandosi di un brevetto concernente una soluzione tecnica nel settore dell’abbigliamento – ad un ingegnere, invece di affidarne l’esecuzione (o mediante consultazione) ad un esperto del ramo sartoriale, il quale procedesse alla corretta interpretazione dell’ambito delle rivendicazioni brevettuali interessate; in particolare, si censura l’interpretazione dell’oggetto di rivendicazione operata anche mediante uno dei disegni ad essa allegati.

3.1. – Le censure, concernenti la violazione di legge sostanziale e processuale, nonche’ il vizio di motivazione e l’omesso esame di fatto decisivo, non sono fondate.

3.2. – Con riguardo deduzione del vizio della sentenza nella sostanza derivante dalla nullita’ dell’atto di nomina del c.t.u., avente la qualifica di ingegnere, che sarebbe nell’assunto inadeguata allo svolgimento degli accertamenti brevettuali sul tema oggetto di controversia, occorre ricordare che l’elaborazione di questa Corte sui poteri del giudice di merito nella nomina del consulente tecnico d’ufficio ne valorizza la facolta’ di scegliere, tra le soluzioni processuali possibili, quella funzionalmente idonea ad ottenere, nel modo piu’ consono al caso concreto, il necessario parere tecnico dell’ausiliare.

La scelta del consulente tecnico d’ufficio è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice

Le norme relative alla scelta del consulente tecnico d’ufficio, poste in particolare dall’articolo 61 c.p.c., articoli 13 e 22 disp. att. c.p.c., hanno natura e finalita’ esclusivamente direttive, sicche’ la scelta e’ riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice che la dispone e non e’ sindacabile in sede di legittimita’, neanche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste (Cass. 9 aprile 2020, n. 7763, non mass.; Cass. 20 febbraio 2020, n. 4439; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2884, non mass.; Cass. 4 marzo 2019, n. 6222, non mass.; Cass. 8 marzo 2016, n. 4493, non mass.; Cass. 28 settembre 2015, n. 19173; Cass. 14 marzo 2014, n. 6007, non mass.; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17498; Cass. 17 giugno 2011, n. 13385; Cass. 30 marzo 2010, n. 7622; Cass. 12 marzo 2010, n. 6050; Cass. 12 aprile 2001, n. 5473; fra le altre).

Peraltro, va evidenziato che la supposta invalidita’ dell’atto di nomina e’ sottoposta alla formulazione della necessaria eccezione ad istanza della parte interessata, nella prima istanza o difesa successiva all’adozione dell’atto stesso o alla conoscenza di esso, ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., comma 2 (Cass. 22 ottobre 2020, n. 23138, in motiv.; Cass. 13 ottobre 2020, n. 22095, in motiv.; Cass. 22 giugno 2020, n. 12108; Cass. 15 giugno 2018, n. 15747; Cass. 3 agosto 2017, n. 19427; Cass. 25 febbraio 2014, n. 4448).

Ne’ giova alla ricorrente ricordare, in memoria, il recente approdo di Sez. un., n. 3086 del 2022, in particolare laddove afferma che l’accertamento di fatti principali, diversi da quelli dedotti dalle parti, da parte del c.t.u. viola il principio della domanda e il principio dispositivo, donde la nullita’ assoluta rilevabile d’ufficio della c.t.u.: tutt’altro il caso in esame, dove si lamenta soltanto la nomina di un soggetto non adeguatamente esperto in materia sartoriale o la mancata consultazione di un sarto a fini di ausilio interpretativo del brevetto, questione affatto estranea a quella contemplata dall’invocato principio.

Al contrario, questa Corte ha rilevato pure che, per esigenze di economia, nel rispetto del principio di lealta’ processuale che deve connotare il processo civile (cfr. articolo 88 c.p.c.), la parte ha l’onere di avanzare le sue obiezioni immediatamente dopo la nomina del c.t.u. e prima dell’inizio delle operazioni peritali, non, percio’, all’esito delle stesse, dopo aver constatato che le indagini esperite non abbiano concluso in senso conforme alle sue aspettative (cfr. Cass. 14 marzo 2014, n. 6007, non mass.; Cass. 12 marzo 2010, n. 6050).

3.3. – La ricorrente, peraltro, espone le sue censure al fine specifico di concludere che gli stessi apprezzamenti espressi dalla sentenza impugnata risulterebbero viziati, essendosi essa affidata ad un c.t.u. inidoneo a compiere l’interpretazione brevettuale, come richiesta dalla controversia, e non avendo proceduto ad interpretare il brevetto secondo le cognizioni sartoriali.

3.3.1. – Occorre premettere che l’interpretazione del brevetto per invenzione industriale, a qualunque effetto sia resa, si risolve in un accertamento di fatto circa la determinazione della portata dell’invenzione e la volonta’ del soggetto che domanda il brevetto in ordine al contenuto del diritto di esclusiva, il quale e’ rimesso al giudice del merito e non e’ soggetto a controllo da parte della Corte di cassazione in via diretta e primaria, ma solo mediatamente, attraverso la verifica della correttezza logica e giuridica delle ragioni poste a fondamento del convincimento espresso dal giudice.

3.3.2. – I criteri interpretativi del brevetto, dalla ricorrente invocati, prevedono che alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbano unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza, dovendo l’invenzione essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche’ ogni persona esperta del ramo possa attuarla (articolo 51, commi 1 e 2), e che la descrizione e i disegni servano ad interpretare le rivendicazioni (articolo 52, comma 2); essi aggiungono, altresi’, che occorre garantire, nel contempo, un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi (articolo 52, comma 3).

Dunque, la descrizione ed i disegni assolvono alla funzione di interpretare le rivendicazioni, il che deve avvenire secondo una regola di contemperamento, ossia in modo da garantire, nel contempo, un’equa protezione al titolare dell’invenzione e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi (cfr. Cass. 4 gennaio 2022, n. 120).

Questa Corte ha gia’ avuto occasione di chiarire che la rivendicazione va interpretata alla luce del dato tecnico risultante dalla descrizione (Cass. 4 settembre 2017, n. 20716, non massimata; Cass. 28 luglio 2016, n. 15705; Cass. 8 febbraio 1999, n. 1072) e, dunque, anche dai disegni, espressamente richiamati dall’articolo 52, comma 2, cod. propr. ind. (Cass. n. 20716 del 2017, cit.).

Ne’ tali criteri impediscono naturalmente che tale valutazione sia compiuta da soggetto diverso dal tecnico del ramo, secondo i canoni ermeneutici della lettera della rivendicazione, dei dati tecnici descritti e dei disegni allegati.

Come prevede la legge, nell’interpretazione del brevetto si deve fare, invero, riferimento alle cognizioni ed al linguaggio di un tecnico esperto del ramo; ma cio’ non implica che solo questi sia in grado di comprendere le descrizioni, ne’, in particolare, che solo un sarto sia idoneo a comprendere le descrizioni di tagli e cuciture, salva la prova di situazioni eccezionali, nella specie neppure prospettate.

Del resto, l’interpretazione del brevetto va compiuta secondo il nucleo di principi di razionalita’ ermeneutica, utilizzabili nell’ambito delle interpretazioni anche di atti diversi dal negozio giuridico, alla cui stregua occorre tenere in considerazione il tenore letterale delle parole tecniche usate nelle rivendicazioni ed il significato logico delle stesse, secondo il senso complessivo del contenuto del brevetto, riportato nelle rivendicazioni e nella descrizione, nonche’ alla luce del criterio esposto del contemperamento tra protezione al titolare e sicurezza giuridica per i terzi. Ne deriva un’evidente contiguita’ tra le regole speciali e quelle generali di corretta interpretazione degli atti.

3.3.3. – Nella specie, la Corte d’appello non ha esorbitato da tali criteri, come lamentato dalla ricorrente, ma ha, da un lato, affidato le valutazioni ad un tecnico ingegnere, adeguatamente giustificando tale scelta, e, dall’altro lato, proceduto all’interpretazione delle rivendicazioni anche alla luce dei disegni.

Pertanto, la Corte territoriale non ha affatto violato il metodo indicato dalla legge, atteso che questa consente l’ausilio interpretativo delle prime (le rivendicazioni) per mezzo delle seconde (descrizione e disegni), ne’ impone al giudice, ogni volta che sia coinvolto un brevetto nell’ambito merceologico dell’abbigliamento, di consultare un esperto di sartoria, spettando poi sempre al giudice del merito apprezzare le concrete capacita’ del consulente da lui nominato.

Per ogni altro profilo, i motivi si palesano inammissibili, laddove mirano ad una nuova valutazione del fatto, esorbitando dalla mera censura di violazione dei canoni ermeneutici ricordati.

4. – Il sesto motivo e’ infondato.

Con esso, la ricorrente deduce che la mera soluzione data da una pince nel pantalone progettato dalla (OMISSIS) s.p.a. non fosse modificazione sufficiente, ma integrasse una contraffazione per equivalenti del brevetto.

4.1. – Occorre ricordare il principio, di recente affermato dalla Corte (Cass. 4 gennaio 2022, n. 120; e gia’ Cass. 7 febbraio 2020, n. 2977, ed altre ivi citate), secondo cui in tema di brevetti per invenzioni industriali, ai fini della verifica della contraffazione per equivalenza, il giudice, in applicazione dell’articolo 52, comma 3-bis, cod. propr. ind. (inserito dal Decreto Legislativo n. 131 del 2010), deve preliminarmente determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto individuando analiticamente le singole caratteristiche del trovato, cosi’ come espressamente rivendicate nel testo brevettuale interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e, successivamente, accertare se ogni elemento, cosi’ rivendicato, si ritrovi nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, intendendosi come tali quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell’inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato.

Come indicato nella ricordata decisione, infatti, ai sensi del comma 3-bis citato, per determinare l’a’mbito della protezione conferita dal brevetto, si deve tenere nel dovuto conto “ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni”: regola, questa, conforme al Protocollo interpretativo dell’articolo 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo, revisionato nel 2000.

In tal modo, si e’ dato riconoscimento alla cosiddetta “dottrina degli equivalenti”, secondo cui un prodotto o procedimento, pur formalmente diverso dall’invenzione brevettata, puo’ essere ricondotto nell’ambito di esclusiva conferito dalla privativa, evitando che modeste e non significative varianti, apportate dal contraffattore, possano consentire l’elusione della tutela conferita dal brevetto in questione.

4.2. – La sentenza impugnata ha escluso la contraffazione del brevetto per equivalenza da parte del pantalone “back up” di (OMISSIS) s.p.a., senza mende che possano far ritenere violati i principi enunciati da questa Corte.

Essa ha preso in esame, al riguardo, le critiche della titolare del brevetto, precisando che il collegamento delle cuciture per mezzo della pince realizzata da (OMISSIS) s.p.a. non costituisce una contraffazione per equivalenti, non riscontrandosi ivi i mezzi che il brevetto tutelato rivendica come essenziali, al fine di accrescere la convessita’ della parte posteriore del pantalone.

Tale conclusione, da un lato, corrisponde ad un accertamento di fatto, qui non ripetibile; dall’altro lato, la ricorrente non considera che, una volta individuato l’obiettivo di rendere piu’ marcata una parte anatomica destinata ad essere coperta dal pantalone, il diverso produttore non titolare del brevetto puo’ intendere raggiungerla attraverso diversi mezzi tecnici, non necessariamente costituenti contraffazione del brevetto, pur raggiungendo o mirando al medesimo fine.

5. – Il motivo del ricorso incidentale e’ inammissibile, sia in quanto la ricorrente non censura la ratio della decisione impugnata, secondo cui tale profilo neppure e’ stato coltivato, quanto alla nullita’ delle nuove rivendicazioni, perche’ essa ha insistito unicamente sul profilo dell’assenza di contraffazione; sia in quanto, pur sotto l’egida della violazione o falsa applicazione degli articoli 48 e 76 cod. propr. ind., mira in verita’ a riproporre un giudizio sul fatto circa gli elementi caratterizzanti del brevetto di controparte.

6. – Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale.

7. – Le spese vengono interamente compensate, per la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale, compensando per intero fra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

Da’ atto che sussistono i presupposti, a carico del ricorrente principale e di quello incidentale, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, ove dovuto.