La rivendicazione principale il cui contenuto è del tutto generico in ordine alla concessione del brevetto

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Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 4 settembre 2019, n. 22079.

La massima estrapolata:

E’ affetta da nullità, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005 la rivendicazione principale il cui contenuto, del tutto generico, non possa essere interpretato neppure mediante il ricorso alla descrizione ed ai disegni allegati alla domanda di concessione del brevetto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata laddove, ai fini della validità del brevetto avente ad oggetto un manto erboso artificiale, aveva fatto ricorso al riassunto della domanda per interpretare la portata delle rivendicazioni principali) .

Sentenza 4 settembre 2019, n. 22079

Data udienza 31 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28121/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, Fallimento (OMISSIS) S.p.a., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 659/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 26/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/2019 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito, per la ricorrente (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell’incidentale;
uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS) S.p.a., gli avvocati (OMISSIS) che hanno chiesto l’accoglimento del proprio incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito, per il controricorrente (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento dei propri scritti.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2008, la (OMISSIS) s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., deducendo di avere ricevuto dalla (OMISSIS) una diffida nella quale la medesima lamentava la contraffazione del brevetto italiano n. 1.346.845, di titolarita’ del (OMISSIS) e sfruttato in licenza dalla (OMISSIS), avente ad oggetto sia un manto di erba artificiale ed il relativo intaso, sia il relativo procedimento di formazione del campo. L’attrice chiedeva, pertanto, accertarsi la nullita’ di tale brevetto per difetto di novita’, altezza inventiva, sufficiente descrizione, e per avere il titolare del medesimo apportato modifiche al testo brevettuale che eccedevano quello della domanda originalmente depositata; deduceva, comunque, la non interferenza con detto brevetto del procedimento da essa adoperato sul mercato per la realizzazione di manti in erba sintetica.
1.1. I convenuti si costituivano deducendo, a loro volta, di avere riscontrato che, ad una importante fiera di settore, la (OMISSIS) s.p.a. aveva presentato un prodotto per intasamento di campi in erba sintetica da essa commercializzato, denominato “(OMISSIS)”, costituente attuazione del brevetto n. (OMISSIS), e che era stato messo in opera dalla medesima – in collaborazione con altri soggetti e, segnatamente, con la (OMISSIS) s.r.l., la (OMISSIS) s.r.l., la (OMISSIS) s.r.l., la (OMISSIS) s.p.a., la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l. – in non meno di sessantasette campi da calcio su tutto il territorio nazionale. Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. chiedevano, quindi, di evocare in giudizio le predette societa’, e spiegavano, nei confronti delle medesime e della (OMISSIS) s.p.a., domanda riconvenzionale, chiedendo accertarsi che la produzione e la commercializzazione di campi da calcio in erba sintetica, dotati del prodotto denominato “(OMISSIS)”, cosi’ come il metodo impiegato per la realizzazione dei medesimi, costituivano contraffazione del brevetto italiano 0, n. (OMISSIS), nonche’ atto di concorrenza sleale sotto diversi profili, inibirsi la prosecuzione dell’attivita’ illecita e condannarsi i convenuti in riconvenzionale al risarcimento dei danni, con pubblicazione dell’emananda sentenza.
1.2. I terzi chiamati in causa si costituivano tutti chiedendo il rigetto della domanda del (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.p.a., ed – in via riconvenzionale – la nullita’ del brevetto in discussione, R. spiegando, altresi’, domanda di manleva nei confronti della (OMISSIS) s.p.a..
1.3. Il Tribunale adito, con sentenza n. 2560/2014, riconosceva la validita’ del brevetto n. (OMISSIS), respingendo, pertanto, le domande di nullita’ di tale brevetto, proposta dalla (OMISSIS)
accertava che il prodotto “(OMISSIS)” presentava “la premiscellazione delle tre componenti dell’intaso, oggetto, in se’ considerata, delle rivendicazioni indipendenti del brevetto (OMISSIS), di cui quindi costituisce attuazione”, e tuttavia escludeva la contraffazione di detto brevetto, rilevando che il prodotto “(OMISSIS)” presentava ulteriori caratteristiche che lo rendevano un perfezionamento dell’invenzione di cui il (OMISSIS) e la (OMISSIS) erano titolare e licenziataria.
2. Con sentenza n. 659/2016, depositata il 26 aprile 2016, la Corte d’appello di Firenze respingeva, altresi’, il gravame proposto dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza di primo grado. Il giudice di appello – pur confermando la validita’ del brevetto per cui e’ causa – riteneva che il prodotto (OMISSIS) non costituisse un “perfezionamento derivativo” del brevetto (OMISSIS), ne’ tanto meno costituisse un prodotto equivalente, offrendo il prodotto “(OMISSIS)” “una soluzione tecnica diversa alla stessa domanda del consumatore”. Tanto che a siffatto prodotto era stato concesso un autonomo diritto di privativa, essendo stato riconosciuto al “(OMISSIS)” di (OMISSIS), nonostante “la strenua opposizione del (OMISSIS)”, sia un brevetto Europeo che un brevetto nazionale.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di (OMISSIS), della (OMISSIS) s.p.a., della (OMISSIS) s.r.l., del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., della (OMISSIS) s.r.1., del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l. affidato a tre motivi. I resistenti (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. hanno replicato con controricorso, il primo prestando adesione al ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., il secondo proponendo, altresi’, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
4. La (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a. hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale – che, in quanto investe una questione di merito decisa dal giudice di appello, avente carattere preliminare rispetto a quelle costituenti oggetto del ricorso principale, deve essere esaminato con priorita’ rispetto a quest’ultimo (Cass., 21/12/2002, n. 18225; Cass., 26/09/2003, n. 14333; Cass., 03/04/2007, n. 8293; Cass., 24/01/2008, n. 1582; Cass., 31/10/2014, n. 23271; Cass., 19/04/2018, n. 9671) – la (OMISSIS) s.p.a. denuncia la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articoli 51 e 52 e articolo 76, comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte d’appello incorrendo nella violazione delle norme succitate – abbia ritenuto valido il brevetto n. (OMISSIS), e segnatamente le rivendicazioni principali (indipendenti), nn. 1 e 8 (rispettivamente di prodotto e di merito), facendo ricorso ad elementi esterni alle suddette rivendicazioni, ossia il riassunto e la descrizione, “non gia’ per “interpretare” il brevetto, ma per definire i connotati essenziali che in quanto tali avrebbero, invece, dovuto essere inclusi nelle rivendicazioni”. La Corte territoriale, invero, sebbene avesse ritenuto insufficiente la definizione del brevetto contenuta nelle rivendicazioni nn. 1 ed 8, avrebbe fatto ricorso alla descrizione ed addirittura al riassunto, onde trarne elementi di maggiore specificazione delle rivendicazioni medesime, di per se’ assolutamente generiche, quanto all’indicazione dei limiti della protezione. Siffatta descrizione – ad avviso della ricorrente – sarebbe stata, per contro, idonea a chiarire il contenuto della sola rivendicazione n. 7 (ex 11), e non anche delle rivendicazioni nn. 1 e 8. Per il che solo la rivendicazione n. 7 avrebbe dovuto essere dichiarata valida dalla sentenza impugnata, in quanto sufficientemente specificata e dettagliata dalla relativa descrizione.
1.2. Il motivo e’ fondato.
1.2.1. Deve rilevarsi – al riguardo – che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 51, “1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza. 2. L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche’ ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto”. A norma del successivo articolo 52, nel testo applicabile ratione temporis, “1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o piu’ rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, cio’ che si intende debba formare oggetto del brevetto. 2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni”.
L’articolo 76, comma 1, stabilisce, infine, che “Il brevetto e’ nullo: a) (…); b) se, ai sensi dell’articolo 51, l’invenzione non e’ descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla”.
1.2.2. Facendo applicazione del suesposto quadro normativo di riferimento, questa Corte ha affermato che, ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale si richiede, sotto il profilo sostanziale, che l’invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novita’ estrinseca) e da esprimere un’attivita’ creativa dell’inventore, che non sia semplice esecuzione di idee gia’ note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novita’ intrinseca); sotto il profilo formale, e’ invece necessaria la descrizione chiara e completa, consistente nell’indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attivita’ inventiva o comunque dell’utilita’ che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non puo’ essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validita’ del brevetto (Cass., 04/11/2009, n. 23414).
Sotto il profilo formale si e’, peraltro, altresi’ precisato che l’individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 52, comma 2, e’ enucleabile – in via di interpretazione e di chiarificazione sussidiaria – sia attraverso la descrizione che attraverso i disegni del brevetto stesso, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata (Cass., 05/03/2019, n. 6373; Cass., 28/07/2016, n. 15705).
1.2.3. Tanto premesso, deve ritenersi che, nel caso di specie, la Corte d’appello non abbia fatto corretta applicazione di tali principi. Il giudice di seconde cure muove, invero, dal rilievo secondo cui come chiarisce il testo delle rivendicazioni brevettuali in esame, e come e’ incontroverso tra le parti – “l’invenzione del (OMISSIS) consiste nell’aggiunta di materiale organico vegetale al conglomerato d’intasamento”. La Corte prosegue col considerare che – secondo le osservazioni del c.t.u. – la domanda di brevetto del (OMISSIS) “fornisce in realta’ ben poche indicazioni circa la natura di questo materiale”, limitandosi a qualificarlo “di origine vegetale naturale sfibrato”. Tanto che il consulente si era indotto ad affermare che la censura di genericita’, mossa dalle altre parti, “non e’ priva di fondamento ed in effetti sotto questo profilo l’elaborato brevettuale pare assai lacunoso”. Ed, in effetti, dall’esame delle rivendicazioni indipendenti nn. 1 e 8, riprodotte nel ricorso principale della (OMISSIS) s.p.a., si evince esclusivamente che i limiti della protezione, sia con riferimento al prodotto che al metodo, riguardano “un materiale sfuso di origine vegetale naturale sfibrato con granulometria compresa tra 1,0 e 2,0 mm”.
La Corte territoriale rileva, quindi, che il c.t.u. e’ riuscito a superare tale assoluta genericita’ della rivendicazione, facendo riferimento ad un referente soggettivo – peraltro assolutamente non contemplato dal Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articoli 51 e 52, ai fini della validita’ del brevetto – costituto dalla figura dell’esperto incaricato della realizzazione del trovato, il quale non potrebbe non orientarsi verso la scelta di “sostanze congrue”; di talche’, a parere del c.t.u., “benche’ assai scarna e certamente non esemplare da un punto di vista di chiarezza e completezza”, la descrizione allegata alla domanda di brevetto (OMISSIS) sarebbe comunque “dotata del requisito della sufficiente descrizione”. Tali conclusioni del consulente non persuadono il giudice d’appello – sia pure non per considerazioni fondate sulle prescrizioni normative succitate, che esigono la precisione e puntualita’ delle rivendicazioni, bensi’ per mere constatazioni di tipo pragmatico – al punto che la Corte territoriale non puo’ esimersi dal rilevare che “una selezione ad excludendum tanto approssimativa” – affidata alla evanescente figura del “tecnico del ramo” – “non basta per giungere in positivo ad una sufficiente descrizione” (p. 16.) Di piu’, nella pagina successiva, la stessa Corte rileva che, se ci si fermasse alla mera rivendicazione, “tutto rientra nel brevetto (OMISSIS), se lo si associa a qualunque materiale di origine vegetale, ma cosi’ inteso il brevetto sarebbe nullo per genericita'”.
1.2.4. Nondimeno, il giudice di seconde cure perviene alla soluzione di considerare valido il brevetto (OMISSIS) facendo ricorso – estrapolandolo dal parere tecnico obiettivo prodotto dalla (OMISSIS), che lo aveva riprodotto – al “riassunto della domanda”, nel quale si fa riferimento ad un “materiale vegetale naturale derivante dalla sfibratura di parte di piante arboree, biodegradabile, esente da materiali estranei”, e dove si precisa altresi’ che “tale materiale presenta colore bruno, e’ inodore, e viene impiegato in forma di granuli di forma irregolare con una dimensione media (granulometria) da 1,0 a 2,0 mm., il contenuto di umidita’ variabile dal 5% al 20%”. Senonche’ tale descrizione – secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente principale (p. 13) – concerne esclusivamente la rivendicazione subordinata n. 7 (gia’ 11), nella quale soltanto viene richiamato il tasso di umidita’, e non certo le rivendicazioni principali (indipendenti) nn. 1 e 8, nelle quali – al di la’ di un riferimento del tutto generico al materiale vegetale – non vi e’ riferimento alcuna al suddetto coefficiente di umidita’.
1.2.5. Da quanto suesposto deve, pertanto, inferirsi che la Corte territoriale e’ incorsa nella violazione del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articoli 51, 52 e 76, avendo utilizzato la descrizione – per di piu’ contenuta nel riassunto – relativa ad una sola delle dichiarazioni (la subordinata n. 7), onde trarne elementi di specificazione e di chiarimento della portata del testo delle rivendicazioni principali nn. 1 e 8. In tal modo il giudice di appello ha adoperato la descrizione per uno scopo non consentito dall’articolo 52, comma 2 citato, secondo cui la descrizione serve ad interpretare la rivendicazione, ma non certo a determinarne ii’ contenuto, peraltro facendo ricorso alla descrizione relativa ad una rivendicazione subordinata, diversa da quelle indipendenti. Per il che la Corte avrebbe potuto dichiarare la validita’ della sola rivendicazione subordinata n. 7 e dichiarare nulle le altre rivendicazioni.
1.3. Per tali ragioni il mezzo va accolto.
2. Resta assorbito il ricorso principale, avente ad oggetto la pretesa contraffazione del marchio in discussione da parte delle societa’ resistenti ed intimate.
3. L’accoglimento de ricorso incidentale comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che dovra’ procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto: “ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 52, comma 2, la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale valgono esclusivamente a chiarire e ad interpretare la rivendicazione, ma non possono in alcun modo determinarne il contenuto, laddove questo sia del tutto generico con riferimento all’indicazione dei limiti della protezione”; “ai fini di chiarire ed interpretare il contenuto di una o piu’ rivendicazioni principali (indipendenti), non puo’ farsi ricorso alla descrizione relativa ad una rivendicazione subordinata, diversa da quelle indipendenti”; “e’ affetta da nullita’, ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 76, comma 1, la rivendicazione principale il cui contenuto, del tutto generico, non possa essere interpretato neppure mediante il ricorso alla descrizione ed ai disegni allegati alla domanda di concessione del brevetto”.
4. Il giudice di rinvio provvedera’, altresi’, alla liquidazione delle spese dei presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata; rinvia falla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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