In tema di proprietà industriale

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Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 marzo 2021| n. 5666.

In tema di proprietà industriale, il soggetto titolare del diritto di privativa pregiudicato può chiedere il risarcimento del danno patito appellandosi al criterio rappresentato dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato conseguito dal danneggiante, di cui all’art. 125 d.lgs. n.30/2005 (c.d. codice della proprietà industriale, così come modificato dall’art.17 d.lgs. n.140/2006). Invero, l’articolo 125 del codice della proprietà intellettuale detta il principio per cui, in casi di violazione di un diritto di privativa, il danno va liquidato tenendo conto, tra gli altri criteri applicabili in materia, anche degli utili conseguiti in violazione del diritto, ovverosia valutando il margine di profitto realizzato dal danneggiante, al netto dei costi sostenuti. Nel dettaglio, in tale ambito, il criterio della c.d. “giusta royalty” o “royalty virtuale” stabilisce un limite minimo del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che tuttavia non si applica qualora il danneggiato indichi criteri equitativi ulteriori, diversi e ragionevoli, e ciò con il precipuo scopo di garantire una piena riparazione del danno subito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale.

Ordinanza|2 marzo 2021| n. 5666

Data udienza 8 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà industriale – Contraffazione – Titolare del diritto di privativa – Diritto al ristoro – Liquidazione – Criteri – Utili realizzati in violazione del diritto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25306/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio Dott. (OMISSIS) di (OMISSIS);
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio Dott. (OMISSIS) di (OMISSIS);
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1128/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 01/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2021 dal cons. IOFRIDA GIULIA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1128/2016, depositata il 1/7/2016 – in controversia promossa, nel luglio 2005, a seguito di procedimento cautelare ante causam (conclusosi con rigetto delle misure cautelari richieste), dalla (OMISSIS) spa, impresa operante nel settore delle macchine ed attrezzature per pulizia e raccolta di liquami e rifiuti urbani liquidi e nella produzione di camion-cisterna attrezzati per l’espurgo di pozzi neri e titolare del brevetto Europeo n. 1.050.634, concesso il 25/2/2005, su priorita’ italiana del 3/5/1999, reso efficace in Italia il 1/3/2005 (relativo ad “attrezzo che consentiva al braccio guidatubo del tubo aspiratore di muoversi dall’alto in basso, cosi’ da evitare di generare curve troppo strette e di danneggiarsi nella fase di riavvolgimento”), nei confronti dell’impresa concorrente (OMISSIS) spa (incorporante la (OMISSIS)), per sentire accertare la contraffazione della porzione italiana della propria privativa industriale, posta in essere da quest’ultima con la fabbricazione e commercializzazione di un camion denominato commercialmente “Canal jet”, che installava un dispositivo avvolgitubo (detto “naspo”), sulla sommita’ del veicolo, nonche’ per sentire condannare la convenuta al risarcimento del danno, oltre ad inibitoria, applicazione di penale e pubblicazione della decisione, con domanda riconvenzionale della convenuta di nullita’ della porzione italiana del suddetto trovato (OMISSIS), per carenza di novita’, per pre-divulgazione, e di altezza inventiva, e conseguente domanda dell’attrice, in via subordinata, di conversione della porzione italiana del proprio brevetto per invenzione, in modello di utilita’, – ha parzialmente riformato la decisione definiva di primo grado del gennaio 2015, che aveva accolto le domande attrici.
Piu’ precisamente, il Tribunale di Torino, con sentenza non definitiva del 2013, aveva rigettato la domanda di nullita’ del brevetto (anche all’esito di un procedimento di opposizione dinanzi all’EPO, definito nel febbraio 2012, ove il brevetto era stato mantenuto, con il n. 19332 BE/2013, ma in forma modificata, con successivo deposito della traduzione italiana presso l’UIBM da parte della (OMISSIS)), non condividendo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che, in due elaborati depositati nel 2006 e nel 2013, aveva ritenuto il titolo di privativa valido non come brevetto ma come modello di utilita’; il Tribunale aveva affermato che il trovato (OMISSIS) era dotato di idonea altezza inventiva, nonche’ aveva accertato la contraffazione ad opera della Farid, disposto inibitoria, applicazione di penale e pubblicazione della sentenza, rimettendo la causa in istruttoria, per l’espletamento di consulenza tecnica di natura contabile.
Con la successiva sentenza definitiva del 2015, il Tribunale aveva, preliminarmente, ritenuto che la durata della contraffazione si fosse protratta sino al momento della costituzione di (OMISSIS) nel giudizio di merito, come emergente dalla non contestazione specifica della convenuta, la quale si era limitata ad invocare, in sede di costituzione in giudizio, la nullita’ dell’altrui brevetto e che l’ampia linea di veicoli da essa commercializzati, denominata “Canal Jet”, non fosse “interamente costituita da veicoli dotati di naspo superiore”, con “braccio guidatubo”, interferente con l’altrui privativa industriale, e sino addirittura agli iniziali accertamenti peritali, condotti in sede di prima consulenza tecnica, svolta sul trovato (OMISSIS); ad avviso del giudice di primo grado, l’eccezione sollevata dalla convenuta, solo con memoria di replica del settembre 2013, dopo la sentenza non definitiva ed a seguito di ordine di esibizione, nonche’ nel corso della consulenza tecnica contabile, in ordine al fatto che, dal 2005, essa aveva prodotto e commercializzato solo tre autoveicoli incorporanti la tecnologia brevetta, su 1345 mezzi appartenenti alla linea commerciale “Canal Jet”, comprendente anche automezzi privi di tale dispositivo, e che solo 184 mezzi “Canal Jet” erano dotati di naspo superiore, con diverse tipologie (“A, B, C e Combi”, o altri ancora diversi da tali tipologie, dei quali solo il modello A costituiva contraffazione dell’altrui brevetto), implicando un fatto impeditivo dell’illecito, quale la cessazione della produzione di veicoli interferenti con il brevetto (OMISSIS), era tardiva e comunque non provata (considerato, come contestato dalla (OMISSIS), che: la documentazione esibita da (OMISSIS) era priva di data certa, essendo stata tratta da archivio “di lavoro” realizzato da (OMISSIS) nel 2008 e da disegni, “estratti a campione dall’archivio della convenuta”; la classificazione delle tipologie di naspi era stata fatta seguendo una memoria tecnica del consulente di (OMISSIS), redatta solo nel 2014; non era stato possibile verificare ex post l’effettiva appartenenza dei mezzi ad una tipologia o all’altra ovvero con certezza l’epoca della presunta cessazione della condotta illecita, non avendo la (OMISSIS) apportato modifiche ai codici interni dei prodotti identificativi delle varie tipologie di naspi, oggetto di produzione e vendita, cosicche’ tale scelta non poteva “in difetto di altre prove che era onere della parte convenuta fornire costituire un vantaggio in termini di prova per il contraffattore che vi ha dato causa”); si doveva quindi presumere che, rispetto ai 1345 camion della linea “Canal Jet”, fossero in contraffazione tutti i n. 184 dotati di naspo superiore prodotti e commercializzati nel periodo controverso (dalla data della domanda a quella di pubblicazione della sentenza non definitiva, che aveva inibito alla convenuta l’ulteriore produzione dei mezzi in contraffazione).
Il Tribunale aveva quindi condannato la convenuta a risarcire il danno all’attrice, liquidato, in complessivi Euro 591.403,96, oltre rivalutazione ed interessi, secondo il criterio residuale della royalty presunta equa (per tecnologie simili, non avendo l’attrice allegato contratti di licenza), di cui al comma 2 dell’articolo 125 c.p.i., nell’impossibilita’ di determinare in concreto il danno subito dalla (OMISSIS), e quindi applicando un valore del 3% sul fatturato medio ricavato dalla vendita di ciascun veicolo (intero, essendo il naspo una parte fissa essenziale del veicolo), pari ad Euro 296.401, abbattuto equitativamente, tenendo conto dei soli costi incrementali di produzione (in misura del 20%), ed in rapporto a n. 184 camion.
I giudici d’appello, investiti di gravame principale da parte di (OMISSIS), avverso le sentenze, non definitiva e definitiva, di primo grado e di gravame incidentale della (OMISSIS), hanno, per quanto qui ancora interessa: a) ritenuto che il trovato (OMISSIS), per come risultante dalla limitazione in sede EPO, pur considerate le anteriorita’ descritte, disponesse di sufficiente altezza inventiva, in quanto “per la prima volta ha consentito di impiegare, nel settore di riferimento (sistemi di spurgo – aspirazione di liquami montati su di un veicolo) contemporaneamente tre funzionalita’, fruibili, fino a quel momento, in modo separato”, vale a dire “elevata flessibilita’ di posizionamento del tubo, senza rischi di strozzamento, utilizzo semplice, funzionale e multiforme, struttura robusta che ne consentisse adeguata ed efficace guidabilita’ sia in fase di srotolamento sia in fase di riavvolgimento, adattabilita’ a svariate tipologie di automezzi e cisterne, costi competitivi rispetto ad attrezzature analoghe”, cosi’ costituendo una valida invenzione “di combinazione”, tramite una serie di interventi che implicavano attivita’ non evidenti allo stato della tecnica per l’esperto del ramo; b) in ordine al quantum liquidato, non si poteva condividere il ragionamento seguito dal Tribunale, in merito alla tardivita’ ed al difetto di prova dell’eccezione sollevata da (OMISSIS) in punto di cessazione in corso di causa, gia’ a fine 2005, della contraffazione ed avvio della produzione di dispositivi, con tipologia di naspi modificati in modo da non interferire con il brevetto dell’attrice, ed in ordine al fatto che la scelta di (OMISSIS), di non apportare modifiche ai codici interni dei prodotti, cosi’ da consentirne la verifica ex post dell’effettiva appartenenza ad una tipologia o ad altra (essendo pacifico che i camion della linea Canal Jet attrezzati con naspo superiore dotato di braccio guidatubo radiale erano di differenti tipologie – A, B, C e C Combi – e solo il modello A costituiva contraffazione del trovato (OMISSIS)), “non poteva risolversi in un vantaggio per il contraffattore”; c) invero, ad avviso della Corte d’appello, l’omessa tempestiva contestazione, da parte di (OMISSIS), dell’avvenuta produzione dei camion in contraffazione del trovato (OMISSIS) (avendo scelto la convenuta di imperniare le sue difese sulla nullita’ del brevetto) e l’omessa tempestiva allegazione della cessazione della produzione dal 2005 (effettuata solo dopo la sentenza non definitiva e dopo l’ordine di esibizione delle scritture contabili ed in sede di memoria di replica depositata nel settembre 2013) erano dipesi dal fatto che l’attrice non aveva allegato e provato, anche solo in via ipotetica, quale fosse l’entita’ dell’effettiva altrui produzione commerciale illecita, cosicche’ la “non contestazione non copre anche il numero di esemplari prodotti e venduti da valutarsi al fine di
liquidare i danni”; d) in ordine all’eccepita inammissibilita’ del
gravame principale di (OMISSIS), in punto di quantum del risarcimento del danno (e di erroneo conteggio del numero dei prodotti ritenuti in contraffazione, determinati in 184 anziche’ in soli 3), per formazione di giudicato interno – non avendo effettivamente l’appellante (OMISSIS) impugnato il capo della sentenza di primo grado, con il quale era stata accertata la tardivita’ dell’eccezione della stessa convenuta, di cessazione della produzione e vendita del modello di camion della linea Canal Jet, dotato delle caratteristiche interferenti con il brevetto (OMISSIS), sin dal 2005 -, l’eccezione non poteva essere condivisa dal Collegio, in quanto “il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha ritenuto tardiva l’affermazione di (OMISSIS) di avere diversificato la produzione di camion Canal Jet dotati di naspo superiore di tipo A” non implicava alcun conseguenza in ordine all’accertamento del danno risarcibile, accertamento positivo demandato alla consulenza tecnica contabile, che aveva riguardato proprio la produzione e commercializzazione del “Canal Jet” da parte di (OMISSIS), nel periodo dal 2005 al 2013, e dalle cui risultanze era emerso nettamente (senza che alcuna oggettiva confusione fosse derivata dalla mancanza di idonei e differenziati codici di prodotto o che i consulenti avessero ritenuto inattendibile totalmente l’archivio (OMISSIS)) che, dei 1345 esemplari di Canal Jet prodotti nel periodo in esame, solo 80 consistevano in modelli Canal Jet con naspo superiore di tipo A, B, C e C Combi, mentre 104 erano addirittura privi di naspo superiore di quelle tipologie, e solo tre incorporavano la tecnologia brevettata dal (OMISSIS) (naspo superiore del tipo A); e) l’articolo 125 c.p.i. non introduce una deroga totale al principio generale secondo cui l’onere della prova in ordine ai danno ed alla loro entita’ grava sempre sul danneggiato, in quanto, essendo in ogni caso richiamati gli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c., detta disposizione speciale consente il ricorso all’equita’ ed alle presunzioni solo per la liquidazione del danno, ma non anche per a prova dell’entita’ della contraffazione e del danno, che grava sempre sulla parte danneggiata, dovendosi respingere “ogni tentativo di introdurre nel nostro ordinamento i c. d. danni punitivi”; f) le presunzioni utilizzate dal Tribunale non erano gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’articolo 2729 c.c., non essendovi sufficienti motivi per ritenere dimostrate l’inottemperanza di (OMISSIS) all’ordine di esibizione, l’inattendibilita’ dell’archivio informatico elaborato da (OMISSIS) nel 2008 (alla luce della CTU contabile che li aveva positivamente valutati) e l’erroneita’ delle valutazioni peritali, cosicche’ era emerso, dall’accertamento tecnico espletato, che, dei 1345 esemplari di camion Canal Jet prodotti da (OMISSIS) nel periodo in esame, solo tre, non 184 come ritenuto in primo grado, incorporavano la tecnologia brevettata da (OMISSIS), quelli sicuramente appartenenti al tipo A; g) il criterio del “lucro cessante reale”, indicato, nel gravame incidentale di (OMISSIS), come alternativo a quello della giusta royalty, essendo, ad avviso dell’appellante incidentale, quello della giusta royalty un criterio minimale di risarcimento, da operare quale extrema ratio, di applicazione, al ricavo unitario della (OMISSIS) per la vendita di ciascun esemplare di camion “Canal Jet” (Euro 197.593), moltiplicato per il numero di unita’ rilevanti, del margine di utile realizzato dal titolare del brevetto sui prodotti fabbricati secondo il titolo di privativa, pari al 25% del fatturato, riguardante tutto il complesso diversificato della sua produzione, non poteva essere applicato, non avendo l’attrice mai dimostrato di avere subito concretamente un lucro cessante da calo delle vendite nella misura invocata, “al di la’ comprovata messa in commercio da parte di (OMISSIS) dei tre esemplari per cui vi e’ accertamento giudiziale” e, in difetto di indicazione da parte della (OMISSIS) della royalty usualmente applicata ai propri brevetti in caso di concessione; h) era corretto il criterio della royalty presunta (nella specie stimabile nel 5%, con riguardo ai prezzi normalmente praticati nel settore per licenze relative a tecnologie similari), da applicarsi sul ricavo unitario di (OMISSIS) per la vendita di ciascun esemplare Canal.ilet, moltiplicato per tre, e senza abbattimento per i costi incrementali, in mancanza di prova certa.
Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 7/9/2016, la (OMISSIS) spa propone ricorso per cassazione, notificato il 27/10/2016, affidato a otto motivi, nei confronti della (OMISSIS) spa, che resiste con controricorso e ricorso incidentale in unico motivo, notificato il 2/12/2016. La ricorrente ha replicato con controricorso all’avverso ricorso incidentale. Il PG ha depositato requisitoria scritta, L onciudendo per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente principale lamenta: 1) con il primo motivo, error in procedendo, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, consistente nell’omessa applicazione dell’articolo 167 c.p.c. per avere la Corte d’appello, nel ridurre a soli tre esemplari del prodotto denominato “Canal jet” la base di calcolo del danno da contraffazione, anziche’ i 184 esemplari che il Tribunale aveva ritenuto essere stati commercializzati dalla (OMISSIS) nel periodo rilevante, ritenuta ammissibile sia la deduzione difensiva della (OMISSIS), tardivamente svolta dalla convenuta, rispetto a quanto affermato (ed alle contestazioni svolte) in sede di comparsa di costituzione e risposta, solo con la quarta memora di replica, nel 2013, dopo che si era chiusa la fase istruttoria della consulenza tecnica d’ufficio brevettuale, in ordine alla cessazione della produzione del modello oggetto delle domande attoree, avendolo modificato, dalla fine del 2005, sia la allegazione di una serie di documenti contabili, in sede di consulenza tecnica contabile, tesi a dimostrare che solo tre camion commercializzati nel periodo rilevante installavano il modello di naspo dotato di braccio mobile contestato; 2) con il secondo motivo, l’error in procedendo, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, consistente nell’omessa applicazione degli articoli 180 e 183 c.p.c., nel testo vigente ante Riforma del 2005, in relazione all’articolo 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello rilevato che la convenuta avrebbe dovuto allegare la propria eccezione, di merito, sul fatto impeditivo consistente nella cessazione della commercializzazione dalla fine del 2005 (cosicche’ il prodotto Canal jet non presentava ormai piu’, a partire da tale epoca, le caratteristiche tecniche individuate dall’attore nell’atto di citazione) o nella memoria ex articolo 180 c.p.c. o nella prima udienza di trattazione o, al piu’ tardi, nelle successive memorie assegnate dal giudice alle parti ex articolo 183 c.p.c., vigente all’epoca; 3) con il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 125, e dell’articolo 1226 c.c., in punto di valutazione equitativa del danno da contraffazione (a) con il terzo e quarto motivo, sotto il profilo della mancata valutazione complessiva e necessariamente equitativa di tutti gli elementi istruttori, al fine della definizione del risarcimento, sulla base del “principio secondo cui l’impossibilita’ di disaggregare i dati relativi ai prodotti in contraffazione da quelli estranei al giudizio contenuti nella documentazione offerta dal contraffattore e’ circostanza le cui ricadute probatorie negative non possono che gravare sul contraffattore stesso”, nella fattispecie in esame operante poiche’ la convenuta (non avendo apportato, nei propri documenti aziendali, modifiche della denominazione commerciale o dei codici prodotto, al fine di consentire una certa individuazione, tra i prodotti fabbricati e commercializzati nel periodo, di quelli recanti la modifica delle caratteristiche tecniche del naspo installato, oggetto di lite) non aveva consentito una verifica certa e sicura dell’identita’ dei diversi modelli di prodotto commercializzati con il medesimo nome commerciale, non essendo decisive le successive verifiche “a campione” compiute in sede di CTU contabile; b) con il quinto e sesto motivo, sempre sotto il profilo della mancata valutazione complessiva e necessariamente equitativa di tutti gli elementi istruttori, al fine della definizione del risarcimento, sulla base del principio secondo cui, tra i diversi criteri che devono essere presi in considerazione per la liquidazione del risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 125 c.p.c., comma 2, indicati dall’attore in contraffazione, il giudice deve prescegliere il criterio “che conduce ad un risarcimento superiore a quello ottenuto mediante l’applicazione del criterio minima/e della giusta royalty” (e, nella specie, l’attrice aveva indicato, come criterio preferenziale per la liquidazione del danno da lucro cessante, quello dell’applicazione del “margine utile realizzato dal titolare del brevetto sui prodotti fabbricati secondo il titolo di privativa”, nella specie il 25%, al fatturato dei prodotti contraffatti realizzato dal contraffattore); c) con il settimo e l’ottavo motivo, sempre sotto il profilo della mancata valutazione, complessiva e necessariamente equitativa, di tutti gli elementi istruttori, al fine della definizione del risarcimento, sulla base del principio secondo cui
giudice non puo’, nella materia industriale, esaurire la propria valutazione sul punto della verifica della prova diretta o presuntiva dell’effettivo pregiudizio sofferto dall’attore per effetto dell’illecito e, nell’applicazione del criterio del c.d. prezzo del consenso (che rappresenta sempre un “punto di partenza”, un criterio minimale), una volta individuato il margine di royalty mediamente praticato nel settore rilevante e salvo non vi ostino circostanze particolari, deve utilizzare, ai fini del calcolo del danno, un margine di royalty piu’ elevato, cosi’ da evitare che la situazione del contraffattore non risulti ci fatto “sostanzialmente equiparata a quella di un legittimo licenziatario” (nella specie, l’attrice aveva proposto di raddoppiare la royalty media del settore individuata, pari al 5%)).
2. La ricorrente incidentale svolge un unico motivo, lamentando, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 82 c.p.i., e articolo 2592 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la validita’ della porzione italiana del brevetto Europeo (OMISSIS), da ritenersi, invece, nullo per difetto dei requisiti di legge, trattandosi di innovazione che incrementa solo l’efficacia e comodita’ di funzionamento dell’automezzo per l’espurgo, nell’ambito quindi del miglioramento del gia’ noto, evitando la strozzatura del tubo di aspirazione dell’impianto di scarico ed espurgo dei pozzi neri, attraverso un meccanismo radiale di svolgimento/avvolgimento del tubo, senza alcuna effettiva soluzione di un “problema tecnico”, tutelabile quindi soltanto come valido modello di utilita’; si denuncia quindi, in particolare, la falsa applicazione dell’articolo 82 c.p.i., essendo la stata la norma, pur correttamente interpretata, applicata ad un fatto da essa non regolato.
La stessa (OMISSIS) poi, per il solo caso in cui venissero accolte le prime due doglianze del ricorso principale di (OMISSIS), richiama il contenuto delle doglianze da essa mosse con l’atto di appello anche in relazione all’affermata, in primo grado, tardivita’ della allegazione della cessazione dell’uso dei naspi in contraffazione, chiedendo che, non potendosi essersi formato alcun giudicato interno, venga riformata sul punto la sentenza della Corte d’appello, pur non svolgendo specifica impugnazione, per essere la stessa parte comunque risultata vittoriosa in merito al numero di camion dotato di naspo in contraffazione.
3. L’unica censura del ricorso incidentale, avente rilievo pregiudiziale, involgendo la questione della nullita’ del trovato (OMISSIS), e’ inammissibile.
Questa Corte (Cass. 3932/1984; Cass. 16949/2016; Cass. 33232/2019) ha ripetutamente affermato che l’accertamento: a) della validita’ o meno di un’invenzione o di un modello di utilita’; b) dei requisiti costitutivi della loro novita’ intrinseca ed estrinseca (fondandosi l’invenzione industriale sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti, c.d. novita’ estrinseca, e da esprimere un’attivita’ creativa dell’inventore, che non sia cioe’ semplice esecuzione di idee gia’ note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti, prescindendosi dalla maggiore o minore novita’ del risultato, c.d. novita’ intrinseca, mentre per i modelli di utilita’ deve sussistere sempre il requisito della novita’ intrinseca, ma in grado minore, operando sul piano dell’efficacia e della comodita’ di impiego degli stessi); c) dei caratteri peculiari utilizzabili ai fini della loro differenziazione, e’ rimesso all’apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimita’, se congruamente – ora nei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 – e logicamente motivato.
La Corte d’appello ha ritenuto, confermando sul punto le valutazioni del giudice di primo grado, che il naspo per il riavvolgimento dei tubi per l’attivita’ di spurgo di fogne, montato su camion fosse dotato di altezza inventiva, in quanto il trovato (OMISSIS) era l’unico in grado di risolvere contemporaneamente tre funzionalita’ che altri risolvevano singolarmente. Invero, il trovato (OMISSIS), “per la prima volta, ha consentito di impiegare nel settore di riferimento (sistemi di spurgo aspirazione di liquami montati su di un veicolo) contemporaneamente tre funzionalita’, fruibili, fino a quel momento, in modo separato”, vale a dire: “elevata flessibilita’ di posizionamento del tubo, senza rischi di strozzamento; utilizzo semplice, funzionale e multiforme; struttura robusta che ne consentisse adeguata ed efficace guidabilita’, sia in fase di srotolamento, sia in fase di riavvolgimento; adattabilita’ a svariate tipologie di automezzi e cisterne; costi competitivi rispetto ad attrezzature analoghe”, cosi’ costituendo una valida invenzione “di combinazione”, dovendosi escludere che per una persona esperta del ramo fosse evidente giungere allo stesso risultato ottenuto dalla (OMISSIS).
Orbene, questa Corte (Cass. 5553/1983) ha, da tempo, chiarito che, “in tema di brevetti per invenzioni industriali, il requisito della novita’ intrinseca non postula un grado di creativita’ ed originalita’ assolute rispetto a precedenti cognizioni ed invenzioni, ma puo’ ravvisarsi anche nel caso di un coordinamento originale ed ingegnoso di elementi e mezzi gia’ conosciuti, con risultato tecnicamente nuovo ed economicamente utile (cosiddetta invenzione di combinazione), sempre pero’ che la combinazione di elementi gia’ acquisiti realizzi una novita’ rispetto alla normale utilizzazione del patrimonio comune della tecnica ed all’ordinario sviluppo delle pregresse invenzioni, che vada oltre l’incremento quantitativo dell’efficacia e della comodita’ d’impiego (proprio del modello di utilita’), e presenti caratteri qualitativi, nel senso che la novita’ si traduca nella modificazione dei livelli tecnici conosciuti con riferimento sia al momento della creazione intellettuale sia a quello della sua pratica trasfusione in un risultato economico-industriale” (cfr. anche Cass. 8777/1998 e Cass. 17907/2010, ove si e’ evidenziata l’irrilevanza della conoscenza delle idee inventive di base, nel caso si accerti che la somma di tali idee non e’ alla portata di qualsiasi tecnico, in quanto non risulta evidente dallo stato della tecnica).
Cosi’, si e’ affermato (Cass. 12510/2015) che “per la sussistenza del requisito della novita’ intrinseca dell’invenzione non e’ richiesto un grado di novita’ ed originalita’ assoluto rispetto a qualsiasi precedente cognizione, ma e’ sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi gia’ noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile” (nella specie, questa Corte ha ritenuto che il brevetto di un procedimento di ossidazione di fanghi e liquami, con ossigeno puro a mezzo di eiettori per la miscelazione del liquido, fosse valido pur in ragione della presenza di due sole note di originalita’ che, combinate con altri aspetti di pubblico uso e dominio, lo rendevano suscettibile di tutela nel suo complesso).
In conclusione, mentre sono brevettabili come modello di utilita’ i trovati che incrementano la comodita’ d’uso, grazie a soluzioni che migliorano l’efficacia di un prodotto noto, senza introdurre modifiche rivolte a risolvere specifici problemi di funzionamento delle versioni precedenti di quello, sono brevettabili come “invenzioni di perfezionamento o di combinazione” tutti quei trovati che consistono in modifiche rappresentanti, ad un tecnico medio del ramo, una soluzione nuova e non evidente ad uno specifico problema posto dal funzionamento dei precedenti prodotti analoghi.
Orbene, poiche’ le cosiddette “invenzioni di combinazione” sono caratterizzate dall’esplicito utilizzo di tecniche e procedimenti in tutto o in parte gia’ noti, raggiungendosi un risultato nuovo attraverso la loro coordinazione originale, rispetto ad esse i requisiti di novita’ ed originalita’ vanno valutati proprio in relazione al quid pluris rappresentato dalla combinazione ed utilizzazione dei suddetti elementi (ancorche’ non nuovi), al fine di ravvisare la sussistenza di un contributo inventivo ulteriore rispetto alla pura e semplice continuita’ tecnica e, trattandosi di questione di fatto, tale accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se adeguatamente motivato, ora nei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Quanto dedotto dalla ricorrente incidentale non configura violazioni o false applicazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, cosicche’ il riferimento alle norme civili (articolo 82 c.p.i., e articolo 2592 c.c.) risulta palesemente inconferente, giacche’ quel che viene in discussione e’ unicamente il modo in cui a Corte di merito, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti. Si e’ trattato, dunque, di una valutazione di merito, come tale di stretta competenza della Corte territoriale, adeguatamente motivata. 4. Le prime due censure del ricorso principale, involgenti errores in procedendo, sono inammissibili.
La ricorrente (OMISSIS) lamenta l’erroneita’ della decisione impugnata nella parte in cui la Corte d’appello, incorrendo nel vizio di omessa applicazione degli articoli 167 c.p.c. e 180-183 c.p.c., ha dato ingresso nel giudizio alla tardiva contestazione – da parte di (OMISSIS) – sul fatto di avere interrotto la produzione del tipo di camion “Canal Jet”, interferente con il trovato (OMISSIS), gia’ dal 2005, cosicche’ il prodotto “Canal jet” non presentava ormai piu’, a partire da tale epoca, le caratteristiche tecniche individuate dall’attore nell’atto di citazione, tanto che solo tre dei camion dotati di “naspo avvolgitubo” erano risultati effettivamente interferenti con la rivendicazione n. 1 del trovato (OMISSIS).
Ora, la Corte d’appello, nell’esame del motivo di appello principale sub 3.1 della (OMISSIS) (inerente all’erroneo conteggio da parte del Tribunale dei prodotti ritenuti in contraffazione), al fine di superare anche l’eccezione, di violazione del giudicato interno, sollevata dalla (OMISSIS) (non avendo la (OMISSIS) impugnato specificamente il capo della sentenza di primo grado relativo alla tardivita’ dell’eccezione di (OMISSIS) di cessazione della produzione e commercializzazione del modello di camion “Canal Jet”, con naspo superiore dotato delle caratteristiche indicate dalla (OMISSIS) nell’atto di citazione introduttivo), ha affermato che: a) il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado, che ha ritenuto tardiva l’affermazione di (OMISSIS) di avere diversificato la produzione di camion “Canal Jet” dotati di naspo superiore del tipo A, “a braccio radiale”, “non implica alcuna conseguenza in ordine all’accertamento del danno risarcibile”, accertamento demandato alla consulenza tecnica contabile e che riguardava la produzione e commercializzazione del camion “Canal Jet”, nel periodo tra il 2005 (epoca della domanda) ed il 2013 (epoca della sentenza non definitiva contenente l’ordine inibitorio alla convenuta in contraffazione); b) l’affermazione della (OMISSIS), pacificamente effettuata solo nel settembre 2013, in ordine all’avvenuta diversificazione della produzione, successivamente alla contestazione mossale dalla (OMISSIS), sin dal 2005, quindi, e la scelta difensiva della convenuta di non dedurla in giudizio nella prima difesa, poteva incidere sul giudizio inerente la sussistenza o meno dell’attivita’ di contraffazione per violazione della privativa (accertata con la sentenza parziale del 2013), non oggetto di specifica impugnazione, ma non rilevava sull’accertamento del quantum di danno da risarcire, implicante la necessaria verifica di quanti fossero i camion “Canal Jet”, prodotti e commercializzati da (OMISSIS), tra il 2005 ed il 2013, in contraffazione perche’ dotati di naspo superiore con braccio mobile potenzialmente radiale, interferente con l’altrui privativa industriale; c) in ogni caso, tale scelta difensiva neppure implicava una vera e propria eccezione relativa a un fatto impeditivo, non avendo l’attrice, su cui gravava comunque l’onere di dare la prova dell’esistenza di un danno risarcibile e della sua possibile quantificazione (salva liquidazione in via equitativa), mai indicato “elementi da cui inferire quanti camion fossero stati prodotti ed immessi in circolazione ex adverso” e, quindi, mai dedotto quale fosse l’entita’ dell’altrui contraffazione, cosicche’ la convenuta non aveva alcun onere di specifica contestazione avente ad oggetto il numero degli esemplari posto in commercio ne’ tanto meno di allegare di avere prodotto anche veicoli di tipologia differente rispetto a quelli che le erano contestati; d) in via ulteriore, l’entita’ effettiva della contraffazione era emersa dalle, condivisibili, risultanze peritali e, a fronte dei dati contabili acquisiti, ritualmente, nella consulenza tecnica d’ufficio contabile in merito al quantum del danno da liquidare, anche su ordine di esibizione documentale, ottemperato da (OMISSIS), dalle presunzioni su cui il Tribunale aveva fondato il proprio giudizio (e dall’essere tutti i 184 camion dotati di naspo superiore in contraffazione), che non erano gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’articolo 2729 c.c., contrastando con i suddetti dati contabili acquisiti nella CTU.
Ora la prima, la seconda e la quarta ratio decidendi non risultano efficacemente censurate dalle due doglianze mosse dalla ricorrente principale, la quale, anche nella memoria, individua “il cuore del problema di diritto” nella questione circa l’ambito di allegazione delle parti nella materia della tutela delle privative industriali, implicando la domanda di contraffazione la sola deduzione in giudizio di un illecito unitario “di durata”, non di un fascio di singoli illeciti “di evento”, cosicche’ l’attore e’ tenuto solo ad allegare l’elemento materiale della violazione brevettuale, vale a dire la commissione dell’illecito (la fabbricazione e/o la vendita di un prodotto dotato di certe caratteristiche tecniche) ad opera del convenuto, tenuto, invece, ad allegare tempestivamente il fatto impeditivo rappresentato dalla cessazione della condotta di cui l’attrice si duole e che rappresenta il fatto costitutivo dell’illecito contestato.
Il tutto attiene solo alla ratio sub c) sopra descritta e rende inammissibile la censura per carenza di interesse.
5. Occorre quindi passare all’esame delle ulteriori doglianze del ricorso principale, tutte fondate sulla violazione dell’articolo 125 c.p.c., involgenti sia alcuni errores in procedendo (per avere la Corte d’appello, dopo l’affermazione che gli elementi indiziari forniti dall’attore non erano sufficienti ai fini di una prova del preciso ammontare del danno da lucro cessante patito, omesso di procedere ad una liquidazione equitativa) sia altri errores in iudicando (non avendo la Corte di merito applicato corretti criteri di liquidazione del danno da contraffazione secondo equita’).
La ricorrente principale lamenta specificamente: a) nel terzo e quarto motivo, che la Corte d’appello – a fronte di una verifica condotta dal CTU solo a campione (consistita nell’esame dei disegni costruttivi di sole 50 unita’, su 1345 esemplari, di camion denominati Canal Jet, pacificamente prodotti e commercializzati da (OMISSIS) nel periodo in contestazione, 2005-2013), da cui residuava ancora incertezza oggettiva sull’effettivo numero dei prodotti della contraffazione, dunque non decisiva in punto di prova contraria, per fatto oltretutto imputabile al contraffattore, non avendo (OMISSIS), a suo tempo, denominato diversamente i mezzi dotati di naspo superiore con meccanismo radiale di svolgimento/avvolgimento del tubo (chiamandoli sempre “Canal Jet”) ne’ modificato i codici prodotto – non aveva proceduto ad una valutazione complessiva ed equitativa del danno (ad es. aumentando il numero dei camion rilevanti per il calcolo del danno), facendo ricadere sull’attore in contraffazione l’onere di provare il numero esatto di esemplari frutto della contraffazione e ritenendo irrilevante la questione dei codici prodotto o codici disegni; b) con il quinto ed il sesto motivo, che la Corte d’appello – pur rappresentando il criterio della giusta royalty un “criterio minima/e”, dovendo il giudice, ove l’attore in contraffazione fornisca elementi che consentano di adottare criteri differenti, che potenzialmente portano ad una definizione di un risarcimento maggiore, preferire questi ultimi – non abbia applicato, in via preferenziale, il criterio individuato dalla Cappeliotto, ossia quello del margine di utile realizzato dai titoiare dei brevetto sul fatturato dei prodotti contraffatti conseguito dal contraffattore (che, supponendo un margine di utile del 25% del fatturato e tenuto conto del ricavo unitario tratto da (OMISSIS) per la vendita di ciascun esemplare di camion Canal Jet, pari a 197.593 Euro, avrebbe condotto il giudice a liquidare un risarcimento di Euro 148.000,00, ben superiore a quello riconosciuto), ritenendo che l’attore non avesse dimostrato di avere subito concretamente un lucro cessante da calo delle vendite nella misura pretesa; c) nel settimo ed ottavo motivo, che la Corte d’appello, dopo avere individuato nel 5% la giusta royalty media del settore, praticata quindi sul mercato rilevante per la concessione in licenza di invenzioni analoghe, da applicare secondo il criterio di valutazione equitativa prescelto, non abbia proceduto al suo raddoppio o comunque al suo aumento, sulla base della semplice considerazione secondo cui il nostro ordinamento non ammette i danni punitivi.
6. Viene, in sostanza, in esame la questione della liquidazione, nella materia della proprieta’ industriale, del danno, in particolare, da lucro cessante (non essendo qui in discussione il risarcimento del danno emergente o del danno morale), patito dal titolare della privativa industriale contraffatta.
6.1. L’articolo 125 c.p.i., di cui al Decreto Legislativo n. 30 del 2005, nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 140 del 2005, articolo 17, recante norme di attuazione della dir. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprieta’ intellettuale (c.d. direttiva Enforcement), cosi’ recita: “Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione). – 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e’ liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c., tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo” farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante e’ comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso puo’ chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.
La disposizione, regolando il risarcimento dei danni da contraffazione e concorrenza sleale, per la loro liquidazione fa rinvio, al comma 1, agli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c., “tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”; nel comma 2, la norma consente di parametrare, in via equitativa, il danno da lucro cessante ai canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare se avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso, mentre la disposizione contenuta nel comma 3 prevede, come ulteriore criterio, “in ogni caso”, quello della restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al danno da lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale voce di danno.
L’articolo 125 c.p.i. e’ stato modificato dal Decreto Legislativo n. 140 del 2006, articolo 17, il quale ha recepito, a sua volta, l’articolo 13 della Dir. 29.04.2004, n. 2004/48/CE cd. Direttiva Enforcement (“Sul rispetto dei diritti di proprieta’ intellettuale”). Secondo l’articolo 13 della direttiva: “1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorita’ giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attivita’ di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorche’ l’autorita’ giudiziaria fissa i danni: a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; b) oppure in alternativa alla lettera a) puo’ fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprieta’ intellettuale in questione. 2. Nei casi in cui l’autore della violazione e’ stato implicato in un’attivita’ di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilita’ che l’autorita’ giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati”.
La Direttiva, quindi, aveva previsto che le competenti autorita’ giudiziarie degli Stati membri potessero, su domanda del danneggiato, condannare l’autore della violazione, consapevole o con ragionevoli motivi per essere tale, al risarcimento dei danni adeguati “al pregiudizio effettivo” subito dal titolare della privativa violata, tenendo conto, nella liquidazione, di una serie di “indicatori” pertinenti (“le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”) o, in alternativa, riconoscendo una somma forfettaria, per lo meno non inferiore all’importo dei diritti dovuti ove il contraffattore avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprieta’ intellettuale violato; quanto invece all’autore della violazione “inconsapevole”, gli Stati membri potevano contemplare il solo recupero dei profitti o il pagamento di danni anche predeterminati.
Gia’ in sede di Accordo TRIPs, adottato a Marrakech 15 aprile 1994, relativo agli aspetti dei diritti di proprieta’ intellettuale attinenti al commercio, ratificato dall’Italia con L. 29 dicembre 1994, n. 747, con l’articolo 45 si prevedeva la necessita’ per il giudice di liquidare, secondo una tradizionale funzione compensativa della responsabilita’ civile, “una somma adeguata per risarcire i danni che quest’ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprieta’ intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole”.
6.2. L’Accordo Trips e la direttiva 2004/48/CE, pur non comportando un obbligo corrispondente, non vietano ai singoli Stati nazionali di introdurre, in aggiunta a quanto gia’ previsto, anche una funzione punitiva del risarcimento del danno (cfr. Corte Giustizia 25/1/2017, Causa C-367/15, in rapporto a normativa polacca, contemplante la possibilita’ per il titolare del diritto di proprieta’ intellettuale violato di richiedere il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata, che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera interessata).
6.3. Il danno da lucro cessante corrisponde al mancato guadagno o profitto del titolare, dato dalla differenza tra i flussi di vendita che lo stesso avrebbe avuto senza la contraffazione e quelli che ha effettivamente ricevuto. Si parla, ai fini di quantificare il guadagno perso, anche di utile marginale, costituito dalla differenza tra il ricavo che sarebbe derivato da unita’ di prodotto aggiuntive, rispetto a quelle in concreto commercializzate, ed il costo marginale, comprensivo di tutti i costi che sarebbero stati sostenuti per produrre quelle unita’ aggiuntive.
L’articolo 125, comma 1, citato rinvia, oltre che all’articolo 1223 (che include, nel risarcimento, il danno emergente ed il lucro cessante, conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito, secondo le regole della causalita’ giuridica e materiale, ai sensi dell’articolo 41 c.p.) e articolo 1227 (che prevede la diminuzione del danno risarcibile, per fatto colposo del danneggiato, e l’esclusione del risarcimento, per i danni evitabili usando l’ordinaria diligenza) c.c., anche all’articolo 1226 c.c. e quindi consente, secondo le regole generali, il ricorso alla valutazione equitativa del danno non suscettibile di essere provato nel suo esatto ammontare.
Tale valutazione equitativa risulta tanto piu’ necessaria nell’ambito della lesione di diritto di proprieta’ industriale, concepito come diritto di vietare a terzi determinate attivita’ senza autorizzazione del titolare, essendo difficile quantificare gli effetti pregiudizievoli della condotta contraffattiva, dovendosi, di frequente, ipotizzare quale sarebbe stato lo sviluppo del mercato in assenza della violazione, secondo un giudizio controfattuale.
Il comma 1 della disposizione in esame individua, tuttavia, dei parametri da cui potere desumere indirettamente il danno, sia pure in via di approssimazione (quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione): si fa rinvio, tra i criteri da seguire per determinare l’entita’ del pregiudizio subito dal titolare della privativa, non soltanto al tradizionale pregiudizio di tipo patrimoniale, ma anche alla categoria del danno morale, quale il danno all’immagine commerciale dell’imprenditore, o la perdita di investimenti pubblicitari, ed al parametro dei benefici ricavati dal contraffattore (indipendentemente quindi dalla retroversione degli utili, di cui al comma 3, della disposizione in esame, che puo’ essere chiesta in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura eccedente tale risarcimento), in un’ottica non solo indennitaria ma anche riparatoria, giustificata dall’obiettivo di tutela di una corretta attivita’ di mercato. Si tratta, in buona sostanza, di una regola speciale nell’ambito del rimedio risarcitorio, di norma volto a compensare per equivalente, attraverso un pagamento commisurato alla perdita et ricchezza sopportata, chi ha subito la violazione.
E tali parametri devono essere presi in considerazione anche ai fini della liquidazione equitativa in una somma “globale”, nella quale quindi non deve essere neppure specificata l’incidenza dei singoli elementi presi in esame per la quantificazione del dovuto.
L’articolo 125 c.p.i., comma 2, detta, quindi, una regola speciale di liquidazione equitativa, consentendo che il giudice liquidi il danno “in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano”; il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l’altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa “semplificata” del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettivita’ della compensazione; cio’ costituisce, di certo, elemento di semplificazione nella liquidazione del danno, giacche’ il giusto prezzo del consenso e’ per lo piu’ sempre accertabile con indagini di mercato sui compensi negoziati tra imprese analoghe per privative analoghe.
6.4. Questa Corte, prima dell’emanazione dell’articolo 125 c.p.i. e con riguardo all’articolo 1226 c.c., aveva affermato il principio di diritto secondo cui, “in tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione di privativa non e’ “in re ipsa”, ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell’illecito rispetto anche alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all’equita’” (Cass. 19430/2003; conf. Cass. 1000/2013). Secondo tale giurisprudenza, anche nella materia della proprieta’ intellettuale, condizioni per il ricorso alla liquidazione equitativa del danno sono sempre la certezza della sua esistenza e l’assoluta impossibilita’ pratica di provarne l’ammontare. Invero, si era ribadito che la valutazione equitativa del lucro cessante, prevista dall’articolo 2056 c.c., comma 2, “non implica alcuna relevatio dall’onere probatorio quanto alla concreta esistenza dei pregiudizio patrimoniale, riguardando il giudizio di equita’ solo l’entita’ di quel pregiudizio, in considerazione dell’impossibilita’ o della grande difficolta’ di dimostrarne l’esatta misura” (Cass. 12812/2016, con richiamo a Cass. 12545/2004), in fattispecie nella quale non operava il codice di proprieta’ industriale e il Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 125.
Tuttavia, sempre in controversia nella quale non era applicabile l’articolo 125, comma 3, c.p.i., questa Corte (Cass. 4048/2016) aveva, gia’, affermato la regola iuris secondo cui, “in tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno, non e’ precluso al giudice il potere-dovere di commisurarlo, nell’apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall’attivita’ vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo”.
6.5. Alla luce del nuovo dettato dell’articolo 125 c.p.i., di cui al Decreto Legislativo n. 30 del 2005, deve ormai darsi rilievo alla specifica disciplina dettata dal comma 2, in base al quale il giudice puo’ liquidare il danno in una “somma globale stabilita’ in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano”, sulla base, quindi, anche solo di elementi indiziari offerti dal danneggiato e, nel caso il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, il lucro cessante potra’ essere liquidato con il ricorso al metodo alternativo della giusta royalty o royalty virtuale, senza l’onere per il titolare della privativa di dimostrare quale sarebbe stata la certa royalty pretesa in caso di ipotetica richiesta di una licenza da parte dell’autore della violazione, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un c.d. “minimo obbligatorio”.
Ai sensi, poi, dell’articolo 125 c.p.i., comma 3, nella formulazione conseguente al recepimento della Direttiva 2004/48/CE (ma anche prima di tale intervento normativo, l’articolo 125 prevedeva, al comma 1, che il risarcimento del danno andasse liquidato “anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto” e cio’ era consentito pure nella vigenza della I.m., di cui al RD. N. 942/1942, e, nella disciplina della legge d’autore, L. n. 633 del 1941, nel periodo anteriore alla modificazione, ad opera del Decreto Legislativo n. 140 del 2006, articolo 5, dell’articolo 158), inoltre, il titolare danneggiato potra’ chiedere il risarcimento del danno nella forma alternativa della restituzione degli utili del contraffattore.
Si tratta sempre di una forma di ristoro, forfettario, del lucro cessante, che puo’ quindi cumularsi al danno emergente e che puo’ essere chiesta o in via alternativa al risarcimento del mancato guadagno o nella misura in cui gli utili del contraffattore superino il suddetto pregiudizio subito.
Rispetto alla Direttiva comunitaria, che contemplava il ricorso alla voce dei profitti realizzati dal contraffattore solo come componente del danno risarcibile e che autorizzava gli Stati membri ad introdurre l’istituto della restituzione degli utili nelle ipotesi di “violazioni inconsapevoli”, il nostro legislatore ha previsto, invece, sia che, alla luce del comma 1, degli utili del contraffattore si debba tener conto sempre, ai fini della quantificazione del risarcimento, affinche’ sia integralmente riparato il danno patito dal titolare della privativa, sia che, alla luce del comma 3, possa essere chiesta la condanna dell’autore della violazione alla reversione di tutti gli utili conseguiti per effetto della violazione dell’altrui privativa intellettuale.
Anche per il comma 3 della disposizione in esame, ci si trova indubbiamente di fronte non ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l’illecito consistito nell’indebito sfruttamento del diritto di proprieta’ intellettuale altrui.
Le Sezioni Unite (Cass. 16601/2017) hanno, al riguardo, chiarito, proprio richiamando la normativa nazionale in materia di tutela della proprieta’ intellettuale, che, nel vigente ordinamento nazionale, “alla responsabilita’ civile non e’ assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiche’ sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicche’ non e’ ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi”, purche’ la misura si regga “su basi normative che garantiscano la tipicita’ delle ipotesi di condanna, la prevedibilita’ della stessa ed i suoi limiti quantitativi” (nella specie, si discuteva del riconoscimento di una sentenza straniera).
Questa Corte (Cass. 8944/2020) ha poi, di recente, rilevato che l’utile percepito dal contraffattore non corrisponde all’intero ricavo derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, ma al margine di profitto conseguito da colui che si e’ reso responsabile della lesione del diritto di privativa, deducendo i costi sostenuti (produttivi e di c.i.istribuzione) dal ricavo totale.
6.6. Nella materia della proprieta’ intellettuale, il controllo sull’accertamento dei presupposti per la valutazione equitativa del danno non e’ dunque sempre e solo controllo della motivazione, vale a dire sul processo logico e valutativo seguito, come ritenuto in generale con riguardo agli articoli 1226 e 2056 c.c., perche’ implicante un giudizio di fatto (Cass. 4788/2001; Cass. 23233/2013). Cio’ accade, quando non si rivolga una critica al concreto esercizio del potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno da parte del giudice, sindacabile nei soli ristretti limiti del vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, ma si denunci una violazione di legge, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dei criteri speciali dettati dall’articolo 125 c.p.i., specificamente dal secondo e dal comma 3, per la liquidazione del danno da illecita contraffazione.
Il che vale a rendere ammissibile, sotto tale profilo, la censura di violazione di legge e dell’articolo 125 c.p.i., nello specifico.
6.7. Tanto premesso, le censure di cui al terzo e quarto motivo sono, sotto altro profilo, inammissibili.
Invero, la Corte d’appello ha motivato la propria conclusione sull’adeguatezza dei codici dei prodotti o dei disegni, rilevando che tale questione, “mai valorizzata nel corso delle operazioni peritali”, non aveva creato alcuna confusione nei consulenti tecnici, che avevano ritenuto la documentazione digitale, di cui all’archivio informatico aziendale, in uno con la documentazione di dettaglio prodotta, valida ed attendibile, aggiungendo che il consulente tecnico incaricato aveva nettamente indicato che, dei 1345 esemplari di camion “Canal)et”, prodotti da (OMISSIS), nel periodo in contestazione, solo tre incorporavano la tecnologia brevettata da (OMISSIS).
Non vi e’ stata quindi alcuna necessita’ di “disaggregare” i dati relativi alla contraffazione, affermando la decisione impugnata che le risultanze della CTU contabile sono state univoche e precise.
Trattasi di valutazione di merito non efficacemente censurata.
6.8. Le censure di cui al quinto e al sesto motivo sono, invece, fondate.
In merito alla mancata applicazione del criterio preferenziale indicato dalla (OMISSIS), rispetto a quello della royalty virtuale, del “lucro cessante reale” (secondo quanto indicato nella decisione impugnata) o di una sorta di retroversione degli utili del contraffattore (secondo quanto indicato in ricorso per cassazione ed in memoria della (OMISSIS)), avendo la titolare del brevetto offerto un criterio alternativo di risarcimento, invocando l’applicazione del margine di utile del titolare del brevetto (il 25%) al fatturato dei prodotti contraffatti realizzato dal contraffattore, doglianza formulata dalla (OMISSIS) con il primo motivo dell’appello incidentale, in effetti, la sentenza impugnata si limita ad affermare che la (OMISSIS) non avrebbe “dimostrato di avere subito concretamente un lucro cessante da calo delle vendite nella misura che pretende di essere risarcita al di la’ della comprovata messa in commercio, da parte di (OMISSIS), dei tre esemplari per cui vi e’ accertamento giudiziale”.
La (OMISSIS), nel primo motivo del gravame incidentale, aveva lamentato di avere indicato in primo grado, un criterio alternativo a quello della giusta royalty, ritenuto piu’ aderente alle dimensioni del danno realmente supportato dalla titolare della privativa industriale, quello del c.d. “lucro cessante reale”, corrispondente alla somma che avrebbe ricavato il titolare del brevetto “se avesse venduto lui (invece del contraffattore) i prodotti contraffattori al medesimo prezzo a cui li ha invece commercializzati il contraffattore”, attraverso l’applicazione del margine di utile lordo di (OMISSIS) sui camion realizzati secondo il brevetto al fatturato realizzato da (OMISSIS), a fronte delle unita’ di camion contraffattori, “Canal Jet” montanti naspo modello “A”, venduti.
Assumeva ed assume la (OMISSIS) che il criterio della royalty media rappresenta solo “il minimo sindacale” del risarcimento del danno da contraffazione, equiparandosi con esso il contraffattore ad un legittimo licenziatario, che non deve essere utilizzato laddove l’attore abbia indicato diversi, ragionevoli, criteri equitativi.
Ora, l’affermazione della Corte territoriale, in risposta alla doglianza, risulta non conforme al disposto dell’articolo 125 c.p.i., essendo sancito, dal comma 1 di questa previsione, che si debba sempre tener conto, nella liquidazione del danno, anche degli utili del contraffattore, e, dal comma 2, che il criterio della giusta royalty costituisca comunque una misura “minimale e residuale” nonche’, dal comma 3, che, in via alternativa al risarcimento del danno da lucro cessante, il titolare del diritto leso possa chiedere la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore.
La ricorrente aveva in effetti offerto un ragionevole criterio alternativo, di liquidazione del danno, sempre in via equitativa, consistente nell’applicazione del proprio margine operativo lordo, il c.d. MOL (incrementale), formula che esprime il concetto di reddito addizionale derivante dallo sfruttamento del brevetto, rapportato al volume delle vendite dei prodotti ottenuti dal contraffattore mediante il brevetto contraffatto, che – se applicato – avrebbe portato ad una maggiore liquidazione del danno, piu’ rispondente ad una congrua ed effettiva riparazione del pregiudizio patito capace di tenere conto di tutti gli aspezti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, ed i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione.
La doglianza va pertanto accolta e va affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di proprieta’ industriale, il titolare del diritto di privativa leso puo’ chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui al Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 125, (c.d. “codice della proprieta’ industriale”, nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 140 del 2006, articolo 17), alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore dei risarcimento del danno liquidato in via equitativa che pero’ non puo’ essere essere utilizzato a fronte dell’indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell’obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprieta’ intellettuale “.
6.9. I motivi settimo ed ottavo, attinenti all’applicazione in concreto del criterio residuale della giusta royalty ed alla mancata maggiorazione della royalty media individuata, sono infondati.
La giurisprudenza di merito ritiene sovente equa una congrua maggiorazione (in termini almeno di raddoppio) dell’importo della royalty ricavabile dall’analisi del mercato di riferimento, tenuto conto anche del fatto che il contraffattore non assume i costi ed i rischi di un licenziatario e puo’ pertanto permettersi anche di offrire il prodotto o il servizio alla clientela ad un prezzo ridotto.
La ricorrente principale lamenta che la Corte d’appello, individuata la giusta royalty da applicare, quale royalty media del settore, al fatturato rilevante, non abbia proceduto ad un suo doveroso aumento sulla base della suddetta giurisprudenza di merito e di considerazioni equitative.
La doglianza non puo’ essere condivisa, nella sua impostazione di fondo, di una “doverosita’” di maggiorazione della royalty.
La Corte di Giustizia e’, di recente, intervenuta (sentenza 25/1/2017, Causa C 367/2015), al riguardo, essendo stata investita di questione pregiudiziale sollevata da un giudice polacco, in relazione alla compatibilita’ con l’articolo 13 della direttiva 2004/48 di normativa nazionale che contemplava, nella materia del risarcimento del danno da violazione del diritto d’autore, la possibilita’ per il titolare del diritto leso di chiedere la condanna del contraffattore al pagamento di una somma di denaro “dell’importo equivalente al doppio o, nel caso di violazione colposa, al triplo della remunerazione adeguata” (da rilevare, tuttavia, che, successivamente al rinvio pregiudiziale, la disposizione polacca e’ stata dichiarata parzialmente incostituzionale, nella parte in cui consentiva al titolare di un diritto patrimoniale d’autore che fosse stato violato di richiedere, nel caso di violazione colposa, il versamento di una somma corrispondente al triplo della remunerazione adeguata), ed ha precisato che: “l’articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta’ intellettuale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale il titolare di un diritto di proprieta’ intellettuale che sia stato violato puo’ chiedere all’autore della violazione di tale diritto o il risarcimento del danno subito, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti del caso di specie, o, senza che detto titolare debba dimostrare il danno effettivo, il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera di cui trattasi”.
La Corte UE ha ribadito, in particolare, che: a) la direttiva 2004/48 sancisce uno “standard minimo” per il rispetto dei diritti di proprieta’ intellettuale e non impedisce agli Stati membri di prevedere misure di protezione piu’ incisive; b) quello espressamente previsto all’articolo 13, paragrafo 1, comma 2, lettera b), della direttiva 2004/48 e’ un “risarcimento forfettario”, non esattamente proporzionale al danno effettivamente subito dalla parte lesa; c) il mero versamento, nell’ipotesi di una violazione di un diritto di proprieta’ intellettuale, del canone ipotetico non e’ idoneo a garantire un risarcimento dell’integralita’ del danno effettivamente subito, non garantendo, ad es., il rimborso di eventuali spese legate alla ricerca e all’identificazione di possibili atti di contraffazione, ne’ il risarcimento di un eventuale danno morale, ne’ ancora il versamento di interessi sugli importi dovuti; d) in punto di necessaria dimostrazione, per il danneggiato, del nesso di causalita’ tra il fatto generatore della violazione del diritto d’autore ed il danno subito, non bisogna ricorrere ad una nozione eccessivamente restrittiva del concetto di “causalita’”, “secondo la quale il titolare del diritto violato dovrebbe stabilire un nesso di causalita’ tra tale fatto e non solo il danno subito, ma altresi’ l’importo preciso al quale esso ammonta”, interpretazione questa “inconciliabile con l’idea stessa di una fissazione forfettaria del risarcimento e, quindi, con l’articolo 13, paragrafo 1, comma 2, lettera b), della direttiva 2004/48, che consente tale tipo di risarcimento”.
Gia’ in precedenza (sentenza 17/3/2016, Causa C-99/15) la Corte di Giustizia aveva affermato, sempre in relazione al criterio di valutazione forfettaria del danno, che “l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta’ intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso consente alla persona lesa da una violazione del suo diritto di proprieta’ intellettuale, che chieda il risarcimento del danno materiale subito, calcolato, conformemente al comma 2, lettera b), del paragrafo 1 di tale articolo, sulla base dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprieta’ intellettuale in questione, di chiedere anche il risarcimento del danno morale di cui al paragrafo 1, comma 2, lettera a), di detto articolo”.
Giova, inoltre, rammentare che il legislatore comunitario ha abbandonato l’originaria formulazione dell’articolo 13 della proposta di direttiva del 2003, in cui si prevedeva che il giudice potesse “alla luce della gravita’ e del carattere intenzionale o meno dell’infrazione” disporre “un risarcimento del danno pari al doppio del valore dei diritti” e che, nel Considerando n. 26 della Direttiva 2004/48, si legge espressamente che “il fine non e’ quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l’individuazione della violazione e relative ricerche”.
Non vi sono, in definitiva, specifici riferimenti normativi da cui dedurre una doverosita’, nell’ordinamento nazionale, della maggiorazione della royalty normalmente praticata nel mercato di riferimento, atteso che l’articolo 125 c.p.i., comma 2, si limita a dettare una regola di semplificazione della valutazione equitativa, per le ipotesi in cui sia difficile determinare l’importo dell’effettivo danno subito, ponendo il criterio del presumibile prezzo del consenso come limite “minimo” al risarcimento del danno da lucro cessante, in considerazione della regola generale, dettata dal comma 1, secondo cui l’autore della violazione deve risarcire, al titolare del diritto, danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione, in relazione a tutte le specificita’ del caso.
7. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del quinto e sesto motivo del ricorso principale, inammissibili il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo ed infondati i motivi settimo ed ottavo e respinto il ricorso incidentale, va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvedera’ alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale, inammissibili il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo ed infondati i motivi settimo ed ottavo, e respinge il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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