I marchi sono “deboli” quando risultano concettualmente legati

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Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 ottobre 2021| n. 26872.

I marchi sono “deboli” quando risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata la fantasia che li ha concepiti oltre il rilievo di un carattere o di un elemento dello stesso; lo sono anche per l’uso di parole di comune diffusione che non possono essere oggetto di diritto esclusivo. La debolezza del marchio non incide sull’attitudine alla registrazione ma sull’intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte.

Ordinanza|4 ottobre 2021| n. 26872. I marchi sono “deboli” quando risultano concettualmente legati

Data udienza 10 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Beni immateriali – Marchio – Riconosciuta debolezza del marchio – Utilizzo di aggettivi o sostantivi molto comuni – Concorrenza sleale – Non sussiste

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. RUSSO Rita – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6684/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. – Societa’ Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.r.l. Societa’ Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), in persona titolare pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
(OMISSIS) S.r.l., gia’ (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.r.l. – Societa’ Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso principale;
– controricorrente ai ricorsi incidentali –
avverso la sentenza n. 175/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 08/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/09/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

I marchi sono “deboli” quando risultano concettualmente legati

RILEVATO

che:
la corte d’appello di Firenze, con sentenza in data 8 febbraio 2016, non notificata, ha confermato la decisione del tribunale della stessa citta’ che aveva ravvisato il carattere debole del marchio “(OMISSIS)”, registrato dall’attrice (OMISSIS) s.r.l., in quanto corrispondente a un sostantivo comune e a toponimo diffuso in ambiente toscano, peraltro dotato di una certa capacita’ distintiva, ed escluso l’illiceita’ della condotta di contraffazione e concorrenza sleale ascritta alla convenuta (OMISSIS) s.r.l. (incorporante la (OMISSIS) s.r.l.) e alle chiamate in causa (OMISSIS) (titolare della ditta (OMISSIS)) e (OMISSIS) s.r.l. in conseguenza della commercializzazione di vini da parte loro con marchio in parte riproducente il termine ” (OMISSIS)”;
la corte d’appello ha ritenuto il marchio debole perche’ non svincolato dai caratteri dell’azienda e del prodotto, ne’ assurto a chiara fama, essendo corrispondente a un termine che, nell’idioma toscano, indica una particolare conformazione orografica del terreno, non di rado associata al posizionamento di vigne, che si rinviene in molte indicazioni toponomastiche di poderi, tenute e borghi si’ da esser divenuta di uso comune nell’ambiente;
ha dunque osservato che legittimamente il termine poteva essere utilizzato da altri imprenditori vinicoli con varianti idonee, come nella specie, a evitare confusione, mediante adozione di accorgimenti distintivi collaterali di tipo estetico/grafico e con indicazione della specifica casa produttrice, che non potevano sfuggire all’attenzione del consumatore del prodotto vinicolo di qualita’;
in questa stessa prospettiva la corte territoriale ha escluso che potesse configurarsi una concorrenza sleale cd. dipendente, ai sensi dell’articolo 2598 c.c., n. 1, non avendo l’attrice neppure dedotto gli elementi aggiuntivi idonei a integrarla, rispetto al mero utilizzo della parola ” (OMISSIS)”;
quanto ai gravami incidentali proposti dalle due parti chiamate in causa, limitatamente al capo della sentenza di primo grado relativo alla compensazione delle spese, la corte d’appello li ha egualmente respinti ritenendo alfine comprensibili le tesi contrapposte a fronte della sottolinea linea di demarcazione giuridica tracciata, con compensazione anche delle spese del grado in ragione, sotto questo profilo, della soccombenza reciproca;
la societa’ (OMISSIS) ha proposto ricorso contro sentenza, deducendo tre motivi illustrati da memoria;
la societa’ (OMISSIS), da un lato, e le intimate (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altro, hanno replicato con controricorsi e proposto, ciascuna, un motivo di ricorso incidentale relativamente al capo sulle spese processuali;
queste parti hanno depositato anche memorie.

 

I marchi sono “deboli” quando risultano concettualmente legati

CONSIDERATO

che:
I. – i motivi di ricorso principale sono cosi’ articolati:
(i) violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articoli 13 e 21 (codice della proprieta’ industriale, c.p.i.), del Regio Decreto n. 929 del 1942, articolo 18, articoli 7 e 12 del Regolamento (CE) n. 207 del 2009, perche’ palesemente errato sarebbe qualificare “(OMISSIS)” come marchio debole, attesa la mancanza di aderenza concettuale con i vini, a fronte invece del principio per cui i marchi aventi a oggetto toponimi sono forti se costituiti da nomi geografici di regioni o di localita’ che, per i consumatori, non abbiano una portata descrittiva o evocativa di qualita’ o caratteristiche dei prodotti o servizi; donde la circostanza che la parola ” (OMISSIS)” indichi la conformazione di un terreno (“fosso scavato dalle acque in un luogo scosceso”) e il fatto che in Toscana esistano localita’ con questo nome, non rileverebbe affatto, non avendo la corte d’appello considerato, peraltro, che la funzione distintiva del marchio si era rafforzata grazie all’uso ininterrotto dal 1999, ed essendosi invece limitata a sottolineare la irrilevante circostanza della non avvenuta assunzione delle caratteristiche del marchio come di chiara fama; requisito che tuttavia non occorre per ritenere un marchio rinomato, essendo sufficiente al riguardo che esso sia semplicemente noto;
(ii) violazione o falsa applicazione dell’articolo 20 del codice della proprieta’ industriale (c.p.i.) e articolo 9 Regolamento (CE) n. 207 del 2009 sotto due profili: perche’ la corretta qualificazione del marchio “(OMISSIS)” come marchio forte avrebbe dovuto portare necessariamente a ravvisare nei marchi avversi il rischio di confusione; e perche’, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il rischio confusorio avrebbe dovuto essere accertato in astratto, oltre tutto in rapporto al consumatore medio Europeo (essendo stata lamentata una contraffazione di marchio comunitario), senza rilevanza quindi dell’argomentazione per cui esso poteva in concreto essere evitato con opportuni accorgimenti.
(iii) violazione o falsa applicazione dell’articolo 2598 c.c., perche’, a onta di quanto affermato in sentenza, la legge non richiede che la confondibilita’ per l’uso di segni uguali o simili debba essere accompagnata da una confondibilita’ determinata anche da ulteriori “aspetti di contorno”;
II. – il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato, anche se talune imprecise affermazioni della sentenza d’appello vanno corrette;
per consolidata giurisprudenza i marchi sono “deboli” quando risultano concettualmente legati al prodotto, per non essere andata la fantasia che li ha concepiti oltre il rilievo di un carattere o di un elemento del prodotto stesso; lo sono poi anche per l’uso di parole di comune diffusione, che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo;
naturalmente la debolezza del marchio non incide sull’attitudine alla registrazione ma soltanto sull’intensita’ della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilita’ anche lievi modificazioni o aggiunte (v. Cass. n. 12368-18; Cass. n. 1267-16 e molte altre);
e’ invece marchio geografico, o toponimo, quel marchio (al quale pure la sentenza allude) che opera il riferimento a una specifica localita’ mediante il nome geografico, che, almeno di regola, non ha una capacita’ distintiva proprio perche’ descrive semplicemente la provenienza geografica del prodotto o del servizio di riferimento;
da questo punto di vista quindi va detto, a parziale correzione di quanto sostenuto nella sentenza d’appello, che non e’ propriamente un marchio geografico quello che indica una semplice caratteristica morfologica di un elemento naturale, come la conformazione del terreno, trattandosi in tal caso di una mera indicazione di comune linguaggio;
III. – tanto precisato, giova dire che nella specie la sentenza impugnata ha infine comunque specificato in qual senso il marchio “(OMISSIS)” dovesse esser intendersi come marchio debole, essendo incentrato per l’appunto su un termine (” (OMISSIS)”) indicativo di un elemento morfologico e naturalistico del terreno; e questa Corte, in separate controversie tutte riferibili alla tutela del citato marchio, ne ha confermato la conclusione in base al fatto che l’uso di un vocabolo indicativo di una determinata conformazione del territorio, sovente tipica proprio dei luoghi di produzione del vino, e’ a tal punto di uso comune da appartenere, in pratica, al linguaggio quotidiano (Cass. n. 4254-19, Cass. n. 10980-21);
ne segue che il primo motivo di ricorso, che tale affermazione intende criticare, si palesa – senza corredo di nuovi argomenti – in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (articolo 360-bis c.p.c.);
IV. – il secondo motivo e’, per la prima parte della censura, egualmente infondato per effetto del rigetto del primo, poiche’ si basa sull’errato presupposto che il marchio in questione dovesse esser considerato come marchio forte;
e’ invece del tutto inammissibile quanto al rischio confusorio affermato nella seconda parte;
l’apprezzamento della confondibilita’ fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (v. Cass. n. 8577-18, Cass. n. 1906-10), e il relativo giudizio e’ rimesso al giudice del merito (v. Cass. n. 21086-05), potendo esser sindacato in cassazione solo a riguardo della completezza e congruenza della motivazione esibita;
dirimente e’ quindi constatare che nessun vizio di motivazione sia stato dedotto dalla ricorrente, secondo l’ottica dell’attuale articolo 360 c.p.c., n. 5;
V. – il terzo motivo e’ manifestamente infondato poiche’ la corte d’appello di Firenze, quanto all’illecito concorrenziale dovuto all’uso del segno distintivo da parte delle convenute, si e’ limitata a trarre le conseguenze del gia’ svolto accertamento in ordine alla non confondibilita’ dei prodotti, stante la circostanza dell’avvenuta distinzione degli aspetti di contorno dei prodotti commercializzati rispetto al comune nucleo lessicale ” (OMISSIS)”, in esatta aderenza ai sopra riportati principi dettati da questa Corte;
VI. – venendo ai ricorsi incidentali e’ da rilevare che tutte le controricorrenti hanno prospettato una identica censura a proposito dell’avvenuta compensazione delle spese processuali: in particolare hanno dedotto la violazione (o falsa applicazione) di legge rispetto all’articolo 92 c.p.c.;
le impugnazioni vanno tuttavia distinte nel fondamento delle ragioni rispettivamente spese, perche’ le controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), nel comune controricorso, hanno affermato che non ricorrevano le condizioni di compensazione ne’ per il primo ne’ per il secondo grado, e in quest’ultimo neppure in virtu’ della reciproca soccombenza, giacche’ tutte le domande di merito della societa’ (OMISSIS) erano state respinte; mentre la societa’ (OMISSIS) ha evidenziato di non essere stata soccombente in appello, non avendo essa impugnato la decisione di primo grado nel capo relativo alla compensazione;
VII. – i ricorsi incidentali delle controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) sono inammissibili;
la valutazione della corte d’appello confermativa della compensazione delle spese di primo grado e’ insindacabile, siccome tratta da giustificati motivi puntualmente indicati;
la compensazione delle spese del secondo grado e’ rettamente sostenuta dalla reciprocita’ della soccombenza, avendo le citate ricorrenti proposto difatti impugnazione incidentale poi rigettata;
VIII. – il ricorso incidentale della societa’ (OMISSIS) e’ invece fondato;
non pertiene a questa societa’ la motivazione della corte territoriale, essendo codesta essenzialmente basata, per le spese del grado, sulla reciprocita’ della soccombenza in appello;
viceversa dalla stessa sentenza risulta che nessun appello era stato proposto dalla societa’ (OMISSIS);
ne segue che la sentenza va cassata nel capo afferente;
non sono al riguardo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sicche’ la Corte puo’ decidere anche nel merito quanto a codesta parte, regolando le spese secondo soccombenza e liquidandole come da dispositivo;
IX. – le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate nel rapporto tra la ricorrente principali e le ricorrenti incidentali parimenti soccombenti;
quelle sostenute dalla societa’ (OMISSIS) seguono la soccombenza della ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale delle controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS); accoglie il ricorso incidentale della societa’ (OMISSIS); cassa l’impugnata sentenza in relazione a tale ricorso e, decidendo nel merito, condanna (OMISSIS) s.r.l. a rifondere a questa societa’ le spese processuali relative al grado d’appello, liquidandole in 8.200,00 Euro, di cui 3.000,00 Euro, per diritti e 200,00 Euro per esborsi; compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e le controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) e condanna la ricorre principale alle spese processuali della menzionata societa’ (OMISSIS) anche relative al giudizio di cassazione, liquidandole in 10.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro, per esborsi, con aggiunta in tutti i casi (per il giudizio d’appello e per quello di cassazione) degli accessori di legge e del rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale prevista.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali (OMISSIS) e (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo ai rispettivi ricorsi, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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